Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Senatspräsidentin Dr. Hofer-Zeni-Rennhofer als Vorsitzende sowie die Hofrätinnen und Hofräte Hon.-Prof. Dr. Faber, Mag. Pertmayr, Dr. Weber und Mag. Nigl LL.M. als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei M* GmbH, *, vertreten durch CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die beklagte Partei W*, vertreten durch Brauneis Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Übertragung von Marken und Duldung, über die Revisionen der klagenden und der beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 23. Jänner 2025, GZ 3 R 181/24w-62, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 27. August 2024, GZ 11 Cg 21/23k-54, bestätigt wurde, den
Beschluss
gefasst:
I. Der Revision der beklagten Partei wird Folge gegeben.
Die Urteile der Vorinstanzen werden aufgehoben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurückverwiesen.
II. Die klagende Partei wird mit ihrer Revision auf diese Entscheidung verwiesen.
III. Die Kosten des Revisionsverfahrens bilden weitere Kosten des Verfahrens erster Instanz.
Begründung:
[1] Die Beklagte ist seit 2002 und 2003 Inhaberin bestimmter Marken.
[2] Sie gründete im Jahr 2006 mit der Firma „M*gesellschaft mbH“ die Klägerin. Diese betreibt seit 2007 die Privatuniversität M*, mittlerweile auch mit einer Niederlassung in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bei der Gründung war die Beklagte Alleingesellschafterin der Klägerin, seit 2020 hält sie noch 10 % der Gesellschaftsanteile (offenes Firmenbuch).
[3] Bereits vor der Gründung der Klägerin betrieb die Beklagte eine Tourismusausbildungsstätte unter dem Namen „M*“.
[4] Eine Werbeagentur entwarf im Jahr 2007 über Auftrag der Klägerin ein bestimmtes Logo, in dem mit weiteren Zusätzen eine grafische Aufarbeitung auch der bereits eingetragenen Marke der Beklagten erfolgte. Das „Logo“ wurde fortan ausschließlich durch die Klägerin verwendet.
[5] Im Jahr 2008 wurde der Firmenwortlaut der Klägerin abgeändert und mit „M* GmbH“ im Firmenbuch eingetragen (offenes Firmenbuch).
[6] Da die Beklagte beabsichtigte, ihre Anteile an der Klägerin zu verkaufen, sollte eine Markenanmeldung vorgenommen werden. Grundlage sollte das „Logo“ sein, wobei jedoch wegen des beabsichtigten Anteilsverkaufs der Hinweis auf die Beklagte entfallen sollte.
[7] Im Jahr 2018 erfolgte für die Beklagte als Inhaberin eine auf Teilen des „Logos“ beruhende Eintragung von Wort-Bild-Marken (in Österreich, in Großbritannien und als internationale Marke bei der WIPO) jeweils in den Klassen 16, 35, 41 und 42.
[8] Die Beklagte erbrachte an die Klägerin dafür keine (Gegen-)Leistung. Sie übernahm nur die Kosten der Markeneintragungen. Die Marken wurden in der Folge ausschließlich von der Klägerin, nicht jedoch von der Beklagten benützt. Die Parteien schlossen über die Nutzung der Marken durch die Klägerin einen Lizenzvertrag.
[9] Gegenstand des Verfahrens sind eine behauptete unzulässige Einlagenrückgewähr an die Beklagte durch ihre Eintragung als Inhaberin dieser Marken und der daraus resultierende, behauptete Anspruch der Klägerin auf Übertragung dieser Marken im Wege der „Naturalrestitution“.
[10] Die Klägerin begehrt – soweit noch Gegenstand des Revisionsverfahrens – die Einwilligung der Beklagten in die Übertragung der Marken an sie, in eventu die Löschung, sowie die Duldung der Neueintragung und der uneingeschränkten und lastenfreien Benutzung dieser Bezeichnungen im geschäftlichen Verkehr zu ihren Gunsten. Das Logo sei von der Klägerin seit 2007 im Geschäftsverkehr als Unternehmenskennzeichen verwendet worden und ein betriebsnotwendiger, nicht ersetzbarer Bestandteil ihrer Corporate Identity bzw Vermögens mit überregionaler Geltung und Bekanntheit inner- und außerhalb Österreichs. Die Klägerin habe geplant, es als Marke in mehreren Staaten anzumelden. Die Beklagte habe die Geschäftsführung der Klägerin angewiesen, die Markenrechtseintragung zu ihren Gunsten vorzunehmen. Die Überlassung einer Marke oder anderer Unternehmenskennzeichen durch eine GmbH an ihren (ausscheidenden) Gesellschafter ohne (adäquate) Gegenleistung stelle eine verbotene Einlagenrückgewähr dar.
[11] Die Beklagte bestritt und trug vor, das Zeichen „M*“ bzw „M*“ werde von ihr mit verschiedenen Zusätzen seit mehr als hundert Jahren im Rahmen ihres Bildungsauftrags verwendet. Das Logo sei im Jahr 2007 maßgeblich von ihr mitentwickelt worden. Dass es sich um ein ihr gehöriges Zeichen handle, werde durch den Bestandteil „W*“ deutlich. Die Beklagte habe die Klägerin angewiesen, das der Beklagten gehörige Logo in Abstimmung mit ihr für den Betrieb einer Universität im Bereich Tourismus und Hospitality Management zu nutzen. Die Klägerin behaupte nicht, an den Marken ein Werknutzungsrecht erworben zu haben, sondern nur am Logo. Die Klägerin habe keine Rechte am Logo erworben. Durch den Lizenzvertrag habe die Klägerin ein unkündbares, unbefristetes und dauerhaft gesichertes, ausschließliches Recht, die Marken zu verwenden. Selbst wenn die Klägerin am Logo ein Werknutzungsrecht erworben hätte, liege keine verbotene Einlagenrückgewähr vor, weil es nie als Marke registriert gewesen sei und die Verwendung des Bestandteils über den Hinweis auf die Beklagte durch Dritte nicht zulässig gewesen wäre.
[12] Das Erstgericht gab dem Hauptbegehren zu bestimmten Marken statt. Ein Mehrbegehren zu bestimmten weiteren Marken (insoweit rechtskräftig) sowie das (Eventual-)Löschungs- und die Duldungsbegehren wies es ab. Der durch das eingetragene Kennzeichen begründete Vermögenswert sei materiell der Klägerin zuzuordnen. Die Anordnung der Alleingesellschafterin, dass sie selbst und nicht die Klägerin Markeninhaberin werden solle, komme einer teilweisen rechtswidrigen Rückführung der Stammeinlage gleich.
[13] Das Berufungsgerichttrat der Beurteilung durch das Erstgericht bei und gab den Berufungen der Klägerin und der Beklagten nicht Folge. Die ordentliche Revision erklärte es für zulässig, weil Rechtsprechung dazu fehle, ob die originäre Begründung von Immaterialgüterrechten zugunsten des Gesellschafters unter Verletzung bestehender Rechte (wie zB Werknutzungsrechte oder Schutzrechte gemäß § 9 UWG, § 43 ABGB und § 37 UGB) eine unzulässige Einlagenrückgewähr darstelle.
[14] Dagegen richten sich die jeweils beantworteten Revisionen der Klägerin, mit der sie eine Klagsstattgebung auch im Umfang der Duldungsbegehren anstrebt, und der Beklagten, mit der sie eine volle Klagsabweisung anstrebt. Hilfsweise stellen beide jeweils einen Aufhebungsantrag.
[15] Die Revision der Beklagten ist aus dem vom Berufungsgericht genannten Grund zulässig , sie ist auch berechtigt . Die Klägerin ist mit ihrer Revision auf die Aufhebung der Urteile der Vorinstanzen zu verweisen.
I. Zur Revision der Beklagten
1. Zum Verbot der Einlagenrückgewähr
[16] 1.1. Nach gefestigter Rechtsprechung statuiert § 82 Abs 1 GmbHG nicht nur einen Schutz der Kapitaleinlagen, sondern eine umfassende Vermögensbindung. Unzulässig ist jeder Vermögenstransfer von der Gesellschaft zum Gesellschafter in Vertragsform oder auf andere Weise, die den Gesellschafter aufgrund des Gesellschaftsverhältnisses zu Lasten des gemeinsamen Sondervermögens bevorteilt (RS0105540 [T6]), ausgenommen solche in Erfüllung des Dividendenanspruchs (Gewinnverwendung) sowie sonstiger gesetzlich zugelassener Ausnahmefälle und Leistungen auf der Grundlage fremdüblicher Austauschgeschäfte (6 Ob 233/24v Rz 58; 6 Ob 234/21m Rz 5; 6 Ob 71/21s ErwGr 4.1.; 6 Ob 26/21y ErwGr 3.2.; 6 Ob 195/18x ErwGr 1.). Stehen dabei die Leistung der Gesellschaft und die Gegenleistung des Gesellschafters in einem objektiven Missverhältnis, so ist das Geschäft nichtig (RS0105532 [T11]).
[17]Das Verbot der Einlagenrückgewähr ist wirtschaftlich zu betrachten (RS0105532 [T15, T17, T27]). Es verbietet jede Leistung der Gesellschaft an den Gesellschafter, die nicht als Gewinn ausgewiesen ist und die eine Vermögenseinbuße, das heißt eine Minderung der Erwerbsaussichten oder eine Vermehrung der Risken der Gesellschaft bewirkt (6 Ob 226/09t ErwGr 5.1.). Unzulässig sind sämtliche Zuwendungen und Vergünstigungen aller Art, die einem Fremdvergleich nicht standhalten (6 Ob 98/24s Rz 33; RS0105532 [T30]). Generell ist bei der Beurteilung, ob gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr verstoßen wurde, nicht auf einzelne Sachverhaltsabschnitte abzustellen, sondern auf die gesamte Konstruktion (den „Gesamtplan“), der einer wirtschaftlichen Gesamtbetrachtung zu unterziehen ist (1 Ob 28/15x ErwGr 7.).
[18]Der Tatbestand der verbotenen Einlagenrückgewähr (§ 82 Abs 1 GmbHG) enthält keine subjektiven Tatbestandsmerkmale (RS0105532 [T19]). Er ist verschuldensunabhängig (vgl 6 Ob 233/24v Rz 112).
[19] 1.2. Die Klägerin stützt ihr Hauptbegehren auf Übertragung und ihr Eventualbegehren auf Löschung in Verbindung mit der Duldung der Neueintragung zu ihren Gunsten auf einen der Beklagten zuzurechnenden Verstoß gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr und führt dafür die Entscheidung des OLG Frankfurt am Main zu 6 U 192/91 ins Treffen.
[20] 1.3. In der Lehre besteht die einhellige Meinung, die (unentgeltliche) Übertragung einer Marke an einen Gesellschafter könne eine verbotene Einlagenrückgewähr verwirklichen ( Foglar-Deinhardstein in Foglar-Deinhardstein/Aburumieh/Hoffenscher-Summer , GmbhG 2[2024] § 82 GmbHG Rz 80; Huemer , Scheingeschäfte im Gesellschaftsrecht, GRAU 2021, 100 [103]; Artmann in Artmann/Karollus, AktG I 6 [2018] § 52 Rz 17; Saurer in Doralt/Nowotny/Kalss, AktG 3 [2021] § 52 Rz 56; Reich-Rohrwig , Grundsatzfragen der Kapitalerhaltung bei der AG, GmbH&Co KG [2004] 123 f; Hügel , Verdeckte Gewinnausschüttung und Drittvergleich im Gesellschafts- und Steuerrecht, in Kalss/U. Torggler , Einlagenrückgewähr [2014] 19 [53]; vgl auch Cahn/v. Spannenberg in Stilz/Veil, BeckOGK AktG [2025] § 57 Rz 35).
[21] 1.4. Foglar-Deinhardsteinspricht auch die allfällige originäre Begründung von Immaterialgüterrechten zugunsten des Gesellschafters unter Verletzung bestehender Rechte der GmbH (zB Werknutzungsrechte oder Schutzrechte gemäß § 9 UWG, § 43 ABGB und § 37 UGB) als Beispiel einer verbotenen Einlagenrückgewähr an und begründet das mit den Entscheidungen des OLG Frankfurt am Main vom 30. 11. 1995 zu 6 U 192/91 (BB 1996, 445; BeckRS 1996, 00369) und des VwGH zu Ra 2020/15/0031 (vgl Foglar-Deinhardstein in Foglar-Deinhardstein/Aburumieh/Hoffenscher-Summer, GmbHG 2[2024] § 82 GmbHG Rz 80).
[22] 1.5. Weder der Entscheidung des OLG Frankfurt am Main noch jener des VwGH lag eine bloße originäre Eintragung einer Marke zugrunde. Es waren vielmehr mit Warenzeichen bzw einer Gemeinschaftsmarke in unmittelbarem Zusammenhang stehende Verträge zu beurteilen:
[23] Das OLG Frankfurt am Main qualifizierte zu 6 U 192/91 (BB 1996, 445; BeckRS 1996, 00369) die in einem „Warenzeichenvertrag“ begründete Verpflichtung der dortigen Klägerin zur Einschränkung ihrer eingetragenen Warenzeichen und zur Duldung der Neueintragung zugunsten ihrer Aktionärin, der Beklagten, als eine unzulässige Einlagenrückgewähr gemäß §§ 57 Abs 1 Satz 1 und 62 Abs 1 Satz 1 dAktG. Folge dieses Verstoßes sei die Nichtigkeit des Warenzeichenvertrags. Die Nichtigkeit erfasse aber nicht das Erfüllungsgeschäft, weil die Warenzeichen für die Beklagte „originär“ eingetragen worden seien. Das OLG Frankfurt am Main verpflichtete die Beklagte in der Folge zur Duldung von Warenzeichenneuanmeldungen durch die Klägerin und nach deren Eintragung dazu, die Löschung ihrer Warenzeichen zu beantragen.
[24]Der VwGH führte in seiner Entscheidung zu Ra 2020/15/0031 aus, dass der Revisionswerberin unabhängig davon, ob sie das Firmenschlagwort originär erwarb oder es im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf sie übertragen wurde, die gegenüber der Gemeinschaftsmarke prioritätsälteren kennzeichenrechtlichen Schutzrechte aus dem Firmenschlagwort nach § 9 Abs 1 UWG, § 43 ABGB und § 37 UGB selbst zukamen, sodass sie der Eintragung als Gemeinschaftsmarke widersprechen oder deren Nichtigerklärung hätte begehren können. Der VwGH erkannte die Beurteilung durch das Bundesfinanzgericht, dass dies der Fremdüblichkeit des zwischen der Revisionswerberin und den Gesellschafter-Geschäftsführern vereinbarten Kaufvertrags über die Gemeinschaftsmarke durch die Revisionswerberin entgegenstehe, nicht als rechtswidrig. Ein gewissenhafter, nur auf die Interessen der Revisionswerberin Bedacht nehmender Geschäftsführer hätte in Anbetracht der prioritätsälteren Kennzeichenrechte der Revisionswerberin die Gemeinschaftsmarke nicht gekauft.
2. Zur Marke
[25]Der Erwerb des Markenrechts erfordert die Eintragung der Marke in das Markenregister (§ 2 Abs 1 MSchG). Das Markenrecht entsteht mit dem Tag der Eintragung (Registrierung; § 19 Abs 1 MSchG). Die Eintragung einer Marke in das Register weist unter der Prämisse des Registerprinzips konstitutive Wirkung auf ( Asperger in Kucsko/Schumacher , marken.schutz 3[2020] § 2 Rz 4). Registrierte Marken sind vermögenswerte Rechte (RS0046756 vgl [T11]).
[26] Hier erfolgte die Registrierung zugunsten der Beklagten als Inhaberin.
3. Zu gewerblichen Schutzrechten
[27]Gemeinhin werden unter gewerblichen Schutzrechten (ieS) aus Normen des gewerblichen Rechtsschutzes (iwS) ableitbare, subjektive Ausschließlichkeitsrechte an gewerblichen Leistungen oder Kennzeichen mit Vermögenswert verstanden. Sie zählen damit neben dem Urheberrecht zu den „Immaterialgüterrechten“ (RS0076817; RS0127137). Der in § 9 Abs 1 UWG vorgesehene Immaterialgüterrechtsschutz der Firma beispielsweise erfüllt diese Definition (4 Ob 239/18b ErwGr 5.1.).
4. Zum vorliegenden Fall
[28] 4.1. Hier ist auf Sachverhaltsebene völlig ungeklärt, ob mit der Markenregistrierung für die Beklagte überhaupt in bestehende ältere (vermögenswerte) Rechte der Klägerin eingegriffen wurde. Diese Rechtsfragen können auf Basis der bisherigen Sachverhaltsgrundlage auch nicht abschließend beurteilt werden.
[29] Die Vorinstanzen setzten bei ihrer Prüfung am 2007 erstellten Logo an und ließen die darin verwendeten (Teile der noch) älteren Marken der Beklagten ebenso unberücksichtigt wie die Feststellung, dass die Beklagte bereits vor der Gründung der Klägerin eine Tourismusausbildungsstätte mit dem Namen „M*“ betrieb.
[30] 4.2. Welche Vereinbarungen die Parteien trafen, insbesondere ob beispielsweise die Beklagte der Klägerin die Nutzung ihrer älteren Marken erlaubte und in welchem Umfang (vgl RS0062431 [T2]), ist ungeklärt geblieben. Davon abhängig ist aber, ob und welche Rechte die Klägerin am Logo überhaupt erwerben konnte. Es wird auch zu klären sein, wie die Wahl des Firmenwortlauts zustande kam und welche Vereinbarungen darüber zwischen den Parteien getroffen wurden.
[31] Das Erstgericht wird sich daher insbesondere mit den bereits 2002 und 2003 eingetragenen Marken der Beklagten und den Vereinbarungen rund um deren Eingang in das 2007 erstellte Logo und in den Firmenwortlaut der Klägerin, den bezüglich allfälliger Nutzungen zwischen den Parteien getroffenen Vereinbarungen und dem Vermögenswert der kennzeichenrechtlichen Schutzrechte (vor der Markeneintragung) sowie der gegenständlichen Marken auseinanderzusetzen und die Sachverhaltsgrundlage dazu zu verbreitern haben.
[32] Ausgehend von der so ergänzten Sachverhaltsgrundlage wird das Erstgericht zu beurteilen haben, ob die Klägerin überhaupt zulässigerweise vermögenswerte gewerbliche Schutzrechte erworben hat, in die durch die gegenständliche Markenregistrierung eingegriffen wurde, oder ob die älteren Schutzrechte der Beklagten zukommen und einem Erwerb durch die Klägerin entgegenstehen. Davon abhängig ist auch die Beurteilung, ob im Vermögen der Klägerin überhaupt ein Vermögenswert entstehen und auf die Beklagte übertragen werden konnte.
[33] 4.3. Die Entscheidungen der Vorinstanzen sind daher aufzuheben und die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung an das Erstgericht zurückzuverweisen.
II. Zur Revision der Klägerin
[34] Infolge der Aufhebung der Entscheidungen der Vorinstanzen im Umfang des auf Übertragung in eventu Löschung gerichteten Klagebegehrens, hat die Beurteilung der daran anknüpfenden Duldungsbegehren derzeit offen zu bleiben. Die Klägerin ist mit ihrer Revision darauf zu verweisen.
III. Kostenentscheidung
[35] Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 Abs 1 ZPO.
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