Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Mag. Rendl als Vorsitzenden, den Richter Dr. Nowak und den Kommerzialrat Layr in der Rechtssache der klagenden Partei A* KG, **, vertreten durch Lansky, Ganzger, Goeth Partner Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider die beklagte Partei B* e.U., **, vertreten durch Peters Ortner Partners Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen EUR 31.204,75 samt Nebengebühren, über die Berufung der klagenden Partei gegen das Urteil des Handelsgerichtes Wien vom 28.4.2025, C*-50, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei die mit EUR 3.266,10 (darin enthalten EUR 544,35 USt) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.
Entscheidungsgründe :
Die Streitteile sind Großhändler für Tabakwaren in Österreich und stehen zueinander in einem Wettbewerbsverhältnis.
Zwischen den Streitteilen war beim Handelsgericht Wien zu D* in der gleichen Rollenverteilung ein Verfahren auf Unterlassung, Rechnungslegung sowie Urteilsveröffentlichung nach dem Markenschutzgesetz über den Vertrieb des Wasserpfeifentabaks „E*“ anhängig.
Mit rechtskräftigem Urteil vom 7.3.2023 wurde dort in Spruchpunkt 1. ausgesprochen:
„Die beklagte Partei ist schuldig, es im geschäftlichen Verkehr ab sofort zu unterlassen, Wasserpfeifentabak unter der Bezeichnung/Marke „E*“ und/oder verwechslungsfähig ähnlicher Bezeichnungen im Bundesgebiet der Republik Österreich
a) zu vertreiben und/oder anzubieten und/oder vertreiben zu lassen und/oder anbieten zu lassen; sowie
b) zu bewerben/zu präsentieren.“
Die Klägerin bezieht ihren Tabak von F* und schloss als Lizenznehmerin mit diesem als Lizenzgeber und alleinigem Markeninhaber der österreichischen Wortbildmarke „E*“ (Nr. G*) im November 2019 einen exklusiven Markenlizenzvertrag für den Geltungsbereich Österreich ab. Der Lizenzgeber räumte der Klägerin unter anderem das Recht auf Nutzung der österreichische Wortbildmarke Nr. G* „E*“ ein, die Vertragsmarke auf den Produkten und deren Verpackungen anzubringen, die so gekennzeichneten Produkte in Verkehr zu bringen und zu vertreiben sowie unter Verwendung der Vertragsmarke für sie zu werben. Weiters ermächtigte der Lizenzgeber den Lizenznehmer, Verstöße gegen die lizenzierte Marke im räumlichen Geltungsbereich des Vertrags zu verfolgen.
Der Beklagte bezog seinen Tabak der Marke „E*“ von der H* GmbH, betrieben von I* J*, K* J* und L* M*-J* (in Folge auch Familie J*). Diese Personen waren die Lizenzgeber des Beklagten und stimmten der Verwendung der Unionsmarke durch den Beklagten in Österreich zu.
Am 19.6.2015 meldete F* die nationale Wortbildmarke „E*“ (Nr. N*) beim Deutschen Patentamt an. Die Marke wurde am 5.8.2015 registriert. Eine dagegen gerichtete Löschungsklage wurde vom Landgericht Bochum am 10.7.2018 abgewiesen.
Mit Wirkung zum 1.4.2016 meldeten I* J*, K* J* und L* M*-J* folgende Unionsmarke „E*“ (Nr.O*) beim EUIPO an:
Am 4.6.2016 erweiterten I* J*, K* J* und L* M*-J* die Anmeldung der Marke um F*, der am 2.11.2016 eingetragen wurde. Markeninhaber der Unionsmarke Nr. O* sind daher I* J*, K* J*, L* M*-J* und F*.
Am 25.4.2018 meldete F* eine Unionsmarke „E*“ (Nr. P*) beim EUIPO an. Diese Marke ist weiterhin widerspruchsverfangen und war zum Zeitpunkt der Schluss der Verhandlung erster Instanz nicht registriert.
Am 6.5.2019 meldete F* die sogleich abgebildete nationale Wortbildmarke „E*“ (Nr. G*) beim österreichischen Patentamt an. Diese wurde am 31.5.2019 registriert:
Am 7.8.2019 erhob L* M*-J* einen Widerspruch gegen die Eintragung der nationalen Wortbildmarke. Dabei stützte sie sich auf die ältere Widerspruchsmarke Nr. O*. Mit Beschluss vom 17.2.2021 wies das österreichische Patentamt den Widerspruch zurück. Der Beklagte erfuhr von diesem Beschluss am 29.8.2022.
Gegen jede der erwähnten Marken wurde ein Widerspruchsverfahren oder Löschungsverfahren geführt. Die Marken waren daher aufgrund von Streitigkeiten zwischen F* und der Familie J* äußerst streitverfangen. Am 13.4.2022 erhob die Staatsanwaltschaft Mannheim in Deutschland eine Anklageschrift gegen I* J* wegen Verstoßes gegen die deutsche Marke „E*“.
Am 24.11.2017 richtete die Q* GmbH Co. KG, deren Alleingesellschafter F* ist, ein Schreiben an den Beklagten, in dem er auf die Unionsmarkenrechte des F* zur Marke Nr. O* an „E*“ hinwies und sich erkundigte, warum der Beklagte sich berechtigt fühle, diese Marke zu verwenden.
Im Jahr 2018 gab es eine außergerichtliche Auseinandersetzung zwischen den Streitparteien, betreffend den Vertrieb von „E*“-Tabaken.
Am 30.8.2019 forderte die Klagevertreterin den Beklagten dazu auf, jede Form der Veröffentlichung der Marke „E*“ zu unterlassen und eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung zu unterfertigen. Begründet wurde dies damit, dass F* der Markeninhaber der EU-Marke Nr. P* und der österreichischen Marke Nr. G* und die Klägerin seine Lizenznehmerin für diese Marken sei. Die Familie J* könne ihre Rechte an der Unionsmarke Nr. O* nicht alleine ausüben, weswegen hieraus keine Rechte abgeleitet werden könnten.
Am 8.9.2023 forderte die Klagevertreterin den Beklagten dazu auf, bis spätestens 29.9.2023 den Gewinn iHv EUR 34.704,75 aus dem Verkauf der Produkte der Marke „E*“ gemäß § 53 Abs 2 Z 2 MSchG herauszugeben oder unter Vorlage von Nachweisen bekanntzugeben, wie hoch die variablen Kosten für die Herstellung und den Vertrieb der markenverletzenden Gegenstände sind, welche vom herauszugebenden Gewinn abzuziehen wären.
Die Beklagtenvertreterin bestritt in ihrem Schreiben an die Klagevertreterin vom 19.9.2023 ein Verschulden aufgrund der strittigen und undurchsichtigen Markenrechte bis zur Entscheidung vor dem österreichischem Patentamt. Der Beklagte überwies daraufhin EUR 3.500 an die Klägerin, laut seinem Schreiben „unpräjudiziell und ohne Anerkenntnis“.
Der Beklagte wusste von einer markenrechtlichen Auseinandersetzung zwischen F* und der Familie J*. Er ließ die ihm zugegangenen Schreiben seinerseits anwaltlich überprüfen. Dort kam man zu dem Schluss, es gäbe nicht genügend Grundlagen, dass F* rechtlich eine Unterlassung verlangen könne. Der Beklagte war der Rechtsansicht, dass er aufgrund des Einverständnisses der Familie J* „E*“-Tabakprodukte in Österreich vertreiben könne.
Der Beklagte vertrieb von November 2019 bis Jänner 2022 in Österreich Wasserpfeifentabak mit der Marke „E*", woraus er gesamt EUR 34.704,75 als Gewinnspanne erzielte.
Die Klägerin begehrte EUR 31.204,75 samt Nebengebühren und brachte dazu im Wesentlichen vor, der Beklagte habe schuldhaft die Markenrechte der Klägerin als Lizenznehmerin an der Marke „E*“ verletzt. Die Klägerin habe einen Lizenzvertrag mit F* über die Benützung der Marke „E*“ in Österreich. Zwischen November 2019 und Jänner 2022 habe der Beklagte laut seinen eigenen Angaben mit dem Wasserpfeifentabak der Marke „E*“ EUR 34.704,75 an Gewinn erzielt. Er habe hierfür bereits EUR 3.500 nach Aufforderung durch die Klägerin geleistet.
Den Beklagten treffe spätestens ab dem 6.11.2019 ein Verschulden, habe ihm die Klägerin doch schon am 30.8.2019 ein Aufforderungs- und Unterlassungsbegehren betreffend „E*“ geschickt. Spätestens zu diesem Zeitpunkt habe der Beklagte gewusst bzw hätte wissen müssen, dass sein Vertrieb von Wasserpfeifentabak mit der Marke „E*“ rechtswidrig sei. Der Beklagte sei außerdem in Kenntnis der rechtlichen Situation zwischen dem alleinigen Markeneigentümer F* und der Familie J* gewesen.
Der Beklagte wendete ein, dass ihn aufgrund der rechtlich komplexen markenrechtlichen Situation kein Verschulden treffe. Bis heute sei der Ausgang des markenrechtlichen Streits zwischen F* und der Familie J* nicht geklärt. Lediglich der Streit über die österreichische Wortbildmarke scheine vorerst beendet zu sein. Als er von der rechtskräftigen Entscheidung in Bezug auf die österreichische Wortbildmarke erfahren habe, habe er jeglichen Vertrieb der streitgegenständlichen Produkte eingestellt.
Mit dem angefochtenen Urteil wies das Erstgericht die Klage ab.
Es traf zusätzlich zum eingangs zusammengefasst wiedergegebenen Sachverhalt die auf den Seiten 8 bis 16 der Urteilsausfertigung ersichtlichen Feststellungen, auf die verwiesen wird.
In rechtlicher Hinsicht folgerte das Erstgericht, ungeachtet einer Bindungswirkung des Verfahrens D* des HG Wien sei von einer Markenrechtsverletzung des Beklagten auszugehen, weil er in den Schutzbereich der österreichischen Wortbildmarke „E*“ Nr. G* eingegriffen habe.
Der Anspruch auf Schadenersatz einschließlich des entgangenen Gewinns setze Verschulden des Schädigers voraus, bereits leichte Fahrlässigkeit genüge.
Fahrlässig handle, wer die unter den konkreten Umständen anzuwendende Sorgfalt außer Acht lasse. An die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Wahrung fremder Markenrechte seien – insbesondere vor Anmeldung oder Benutzung eines Kennzeichens – hohe Anforderungen zu stellen. Wer im geschäftlichen Verkehr mit gekennzeichneter Ware tätig sei, habe eine Überwachungs- und Erkundigungspflicht. Fahrlässig handle schon, wer die fremde Marke bei Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt hätte kennen müssen.
Jedermann sei verpflichtet, sich Kenntnis von den ihn nach seinem Lebenskreis betreffenden Gesetzesvorschriften zu verschaffen. Die Verletzung dieser Pflicht führe aber nur dann zu einem Verschuldensvorwurf, wenn mindestens leichte Fahrlässigkeit vorliege, wenn also bei Anwendung gehöriger Sorgfalt eines Durchschnittsmenschen die Rechtskenntnis in zumutbarer Weise erlangt hätte werden können. Rechtsunkenntnis und der gleichzuhaltende Rechtsirrtum seien aber nur dann nicht vorwerfbar, wenn die (richtige) Rechtslage einem Betroffenen trotz zumutbarer Aufmerksamkeit nicht erkennbar gewesen sei.
Der Beklagte habe den Vertrieb der „E*“-Tabake im Jänner 2022 beendet. Der EuGH habe erst im April 2023 entschieden, ob man eine Unionsmarke einheitlich oder mehrheitlich lizenzieren könne.
Daher sei bis zu diesem Zeitpunkt die Rechtsmeinung der Zulässigkeit der Lizenzierung durch die Mehrheit der Markeninhaber jedenfalls vertretbar. Der Beklagte habe daher nach der vertretbaren Rechtsansicht gehandelt, dass er die prioritätsjüngere Unionsmarke aufgrund der mehrheitlichen Zustimmung der Markeninhaber, der Familie J*, lizenziert bekommen habe, weswegen sein Vorgehen rechtens sei.
Da der Klägerin/dem Markeninhaber ohnehin nach § 53 MSchG auch verschuldensunabhängige Ersatzansprüche zustünden, sei der Verschuldensmaßstab im unternehmerischen Verkehr im Markenschutzgesetz dahin zu sehen, dass das Handeln nach einer vertretbaren und begründeten Rechtsansicht in einem durchaus komplexen Sachverhalt das Verschulden ausschließe. Man könne nicht einmal von einem sorgfältigen Unternehmer im Rechtsverkehr erwarten, dass er die Ergebnisse der EuGH-Rechtsprechung vorhersehe und danach handle.
Der Anspruch nach § 53 Abs 2 Z 2 MSchG bestehe daher mangels Verschuldens nicht.
Dagegen richtet sich die Berufung der Klägerin aus dem Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Abänderungsantrag auf Klagsstattgabe; in eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Der Beklagte beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.
Die Berufung ist nicht berechtigt .
1. Die Berufungswerberin releviert in ihrer einzig erhobenen Rechtsrüge, der Beklagte habe sehr wohl schuldhaft gehandelt.
2. Die Rechtsausführungen des Erstgerichts sind zutreffend und werden von den Streitteilen auch nicht in Zweifel gezogen; die erfolgte Markenverletzung wird vom Beklagten konzediert.
3. Beim Anspruch nach § 53 Abs 2 Z 2 MSchG handelt es sich um einen verschuldensabhängigen Anspruch aus unechter Geschäftsführung: Der Verletzer kann demnach vom Berechtigten so behandelt werden, „als ob er die Geschäfte des Verletzten besorgt hätte“ ( Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 53 Rz 39 [Stand 1.4.2020, rdb.at]; 4 Ob 213/18d).
4. Im vorliegenden Fall ist daher zu prüfen, ob die Markenverletzung schuldhaft erfolgte oder nicht; es genügt bereits leichte Fahrlässigkeit ( Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 53 Rz 28 [Stand 1.4.2020, rdb.at]).
4.1. An die Sorgfaltspflichten in Bezug auf die Wahrung fremder Markenrechte sind – insbesondere auch vor Benutzung eines Kennzeichens – hohe Anforderungen zu stellen. Wer im geschäftlichen Verkehr mit gekennzeichneter Ware tätig ist, hat eine Überwachungs- und Erkundigungspflicht; er ist verpflichtet, sich sorgfältig zu vergewissern, dass er damit nicht in den geschützten Rechtsbereich fremder Kennzeichen eindringt. So sind vor Benutzung eines neuen Kennzeichens oder der Anmeldung einer neuen Marke umfassende, möglichst durch einen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterstützte, Recherchen zu verlangen ( Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 53 Rz 29 [Stand 1.4.2020, rdb.at]).
„Die Berufung auf einen Rechtsirrtum bzw eine vertretbare Rechtsansicht wird angesichts dieser Sorgfaltsanforderungen kaum haftungsbefreiend sein.“ ( Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 53 Rz 29 [Stand 1.4.2020, rdb.at]).
4.2. Die am 6.5.2019 von F* beim österreichischen Patentamt angemeldete Wortbildmarke „E*“ (Nr. G*) wurde am 31.5.2019 registriert, wodurch das Markenrecht entstand (§ 19 Abs 1 MSchG): Dass schon die Registrierungsvoraussetzungen nicht vorlagen, brachte der Beklagte nicht vor (vgl RS0066845).
4.3. Das – der Registrierung nachgelagerte ( Woller in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 29a Rz 2 [Stand 1.4.2020, rdb.at]) – Widerspruchsverfahren wurde nach den Feststellungen auf die Widerspruchs-Unionsmarke Nr. O* gestützt. Deren Inhaber sind die Familie J* und F* .
4.4. Aus dem festgestellten Sachverhalt folgt, dass die Marken aufgrund von Streitigkeiten zwischen F* und der Familie J* „äußerst“ streitverfangen waren. Der Beklagte wusste von einer markenrechtlichen Auseinandersetzung zwischen F* und der Familie J*.
Er ließ jedoch die ihm zugegangenen Schreiben seinerseits anwaltlich überprüfen. Man kam zu dem Schluss, es gäbe nicht genügend Grundlagen, dass F* rechtlich eine Unterlassung verlangen könne. Der Beklagte war der Rechtsansicht, dass er aufgrund des Einverständnisses der Familie J* „E*“-Tabakprodukte in Österreich vertreiben dürfe.
4.5. Hier ist also nicht etwa der Fall zu beurteilen, dass der Beklagte unreflektiert ein Kennzeichen benutzte, ohne sich zuvor vergewissert zu haben, dass dieses frei von fremden Rechten sei; vielmehr hatte er die Zustimmung dreier (von vier) Inhaber der älteren Unionsmarke für sich, die Marke zu nutzen.
Die Rechtslage ließ er anwaltlich überprüfen, sodass ein Verschulden des Beklagten zu verneinen ist.
4.6. Daran ändert auch die mittlerweile ergangene Entscheidung EuGH C 686/21 nichts:
4.6.1. Der Berufungswerberin ist darin zuzustimmen, dass jene Entscheidung ihren Rechtsstandpunkt stützt, jedoch verbietet sich eine ex post -Betrachtung in Bezug auf das Verschulden des Beklagten bei Verwendung der Marke, vielmehr ist auf eine ex ante -Betrachtung abzustellen, mithin zunächst einmal darauf, wie sich die Rechtslage während der Benutzung der Marke darstellte.
4.6.2. Jene Entscheidung bezog sich mit Blick auf deren zeitlichen Geltungsbereich (entgegen der gestellten Vorlagefrage) auf die Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke.
Der EuGH hob hervor, dass die Bestimmungen der Art. 9 und 25 der Verordnung 2017/1001 sowie von Art. 10 der Richtlinie 2015/2436, auf die sich das vorlegende Gericht bezog, denen entsprechen, die in den Art. 9 und 22 der Verordnung Nr. 40/94 bzw in Art 5 der Ersten Richtlinie 89/104 enthalten waren (Rz 29 jener Entscheidung).
4.6.3. Daraus folgt, so der EuGH, dass eine Mitinhaberschaft an einer Unionsmarke in Betracht kommt, weist aber darauf hin, dass Regelungen (kurz:) zu Fragen der nötigen Quoren bei der Lizenzvergabe, wenn Mitinhaber involviert sind, fehlen (Rz 37).
Eben daraus ist zu schließen, so der EuGH weiter, dass sich „die Modalitäten, die für den Beschluss der gemeinsamen Inhaber einer Unionsmarke über die Erteilung oder Entziehung einer Lizenz zur Benutzung der Marke gelten, nach dem Recht dieses Mitgliedstaats, wenn eine diese Modalitäten regelnde Bestimmung in der Verordnung Nr. 40/94 fehlt“ , richten (Rz 37).
4.6.4. Die Rechtsansicht, dass drei von vier Markeninhaber in der Lage seien, eine Lizenz für die Benutzung einer prioritätsälteren Unionsmarke wirksam zu erteilen, ist angesichts des damaligen Rechtsbestands und der damaligen Judikatur nicht unvertretbar. Man kann den betrauten Rechtsfreunden des Beklagten also nicht den Vorwurf machen, dass einfache, am Wortlaut jener VO und RL orientierte Erwägungen (vgl auch RS0110837 [T12]; vgl auch RS0049912) dazu führen hätten müssen, dass das Ergebnis des EuGH, dass
„die Frage, ob die Erteilung oder Entziehung einer Lizenz zur Benutzung einer in Mitinhaberschaft stehenden nationalen oder Unionsmarke einen einstimmigen oder einen mehrheitlich gefassten Beschluss der gemeinsamen Inhaber erfordert, dem anwendbaren nationalen Recht unterliegt.“ (Rz 40) zu antizipieren war.
Die angestellte Rechtsrecherche erfüllt daher im vorliegenden Fall die Anforderungen, die an eine solche von der Judikatur gestellt werden.
4.6.5. Erwägungen zur Zurechnung (kurz:) der Beklagtenvertretung zum Beklagten konnten damit unterbleiben.
5. Der Berufung war daher ein Erfolg zu versagen.
Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf §§ 41, 50 Abs 1 ZPO.
Die ordentliche Revision war nicht zuzulassen, weil es hier allein auf die Frage ankam, ob ein schuldhaftes Verhalten des Beklagten anzunehmen ist oder nicht, die allein einzelfallbezogen zu beantwortet werden kann.
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