Das Oberlandesgericht Wien fasst als Rekursgericht *** in der Markenschutzsache der Antragstellerin *** gegen die Antragsgegnerin ***, wegen Widerspruchs gegen die österreichische Wortbildmarke AT 325091, über den Rekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 27.10.2025, WM 10036/2024, in nicht öffentlicher Sitzung den
B e s c h l u s s :
Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Begründung:
Im Widerspruchsverfahren stehen einander die folgenden Marken gegenüber, die – auch – für die nachstehenden, für das Rekursverfahren noch relevanten Waren und Dienstleitungen eingetragen wurden:
Die Antragstellerin erhob Widerspruch gegen die Registrierung der Marke der Antragsgegnerin wegen Verwechslungsgefahr gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG.
Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung dieses Begehrens, weil keine Verwechslungsgefahr bestehe; darüber hinaus sei die Widerspruchsmarke in den letzten fünf Jahren vor der Einreichung des Widerspruchs nicht benutzt worden.
Mit dem nun angefochtenen Beschluss gab die Rechtsabteilung des Patentamts dem Widerspruch Folge und hob die Registrierung der jüngeren Marke hinsichtlich der Dienstleistungen in der Klasse 41 „Betrieb einer Skischule“ mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt der Registrierung auf. Die beiden Marken seien einander in bildlicher und klanglicher Hinsicht ähnlich. Darüber hinaus bestehe auch eine Ähnlichkeit zwischen den von diesen Marken umfassten Waren der Antragstellerin einerseits und und der von der Antragsgegnerin erbrachten Dienstleistung andererseits. Schließlich sei die Widerspruchsmarke auch in Ansehung der oben angeführten Waren in den Klassen 25 und 28 im relevanten fünfjährigen Zeitraum vor dem 6.10.2023 kennzeichenmäßig benutzt worden.
Dagegen richtet sich der vorliegende Rekurs der Antragsgegnerin aus den Gründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens, der unrichtigen Tatsachenfeststellungen infolge unrichtiger Beweiswürdigung und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, den Beschluss aufzuheben und den Widerspruch zurückzuweisen.
Die Antragstellerin stellt in ihrer Rekursbeantwortung den Antrag, diesem Rechtsmittel nicht Folge zu geben.
Der Rekurs ist nicht berechtigt .
1. Zur Verfahrensrüge:
1.1. Die Antragsgegnerin wendet sich – unter Berufung auf die Entscheidung 1 Ob 53/77 (zitiert von Donath in Kucsko/Schumacher marken.schutz³ § 56 Rz 44) - gegen die Verwertung der eidesstattlichen Erklärung Beilage ./Q im Rahmen der Beurteilung des Benutzungsnachweises durch die Rechtsabteilung. Solche Erklärungen seien dem österreichischen Zivilprozess fremd. Der Inhalt hätte ohne mündliche Zeugenbefragung nicht berücksichtigt werden dürfen.
1.1.1.§ 29b Abs 3 MSchG verlangt die „Glaubhaftmachung“ der Benutzung. Damit wird das Beweismaß von der hohen Wahrscheinlichkeit auf eine überwiegende Wahrscheinlichkeit reduziert. § 35 Abs 5 MSchG (iVm § 120 PatG) verweist für das Beweisverfahren ua auf § 274 ZPO. Als Bescheinigungsmittel können demnach auch urkundliche Angaben von Zeugen und Sachverständigen herangezogen werden (RS0005284).
Die von der Antragsgegnerin geführte Belegstelle bezieht sich hingegen auf zivilrechtliche Ansprüche bei Markenrechtsverletzungen, mit welchen einstweilige Verfügungen verbunden werden können. Auch dort sind jedoch eidesstattliche Erklärungen von Personen, die nicht Parteien sind, wie Auskunftspersonen oder Sachverständigen, zulässig ( DonathaaO Rz 45; vgl auch RS0005298, insb [T7]).
Dass die hier in Rede stehende eidesstattliche Erklärung von einer Person stammte, die als Partei zu vernehmen gewesen wäre, behauptet die Antragsgegnerin nicht.
Die Verfahrensrüge schlägt daher in diesem Punkt nicht durch.
1.2. Als Verletzung des rechtlichen Gehörs wertet die Antragsgegnerin die von der Rechtsabteilung in der angefochtenen Entscheidung angeführten „neuen Fakten (mehrere Websites)“, zu denen sie nicht habe Stellung nehmen können. Diese Tatumstände haben aber keine rechtliche Bedeutung, sodass in diesem Punkt schon aus diesem Grund kein Verfahrensmangel vorliegt.
2. Zur Beweisrüge:
2.1. Die Antragsgegnerin sieht den Benutzungsnachweis hinsichtlich der „Snowboardstiefel“ (Klasse 25) und „Snowboardbindungen“ (Klasse 28) als nicht erbracht an. Die vorgelegte eidesstattliche Erklärung sei unbeachtlich. Selbst bei ihrer Berücksichtigung ergäben sich aus dem Internetauftritt (Beilage ./A) und den Beilagen ./B bis ./I keine belastbaren Fakten über Ort, Umfang und Zeitraum tatsächlicher Verkäufe von solchen Waren. Gerade bei einem großen Unternehmen wie dem der Antragstellerin müsse eine solche Benutzung erheblich sein, um dem Kriterium der Erschließung oder zumindest des Erhalts von Marktanteilen gerecht zu werden. Der Nachweis einer rechtserhaltenden Benutzung sei damit gescheitert, und der Widerspruch sei zurückzuweisen.
2.1.1.Nach § 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 PatG sind auf das Rekursverfahren gegen Entscheidungen der Rechtsabteilung die Vorschriften des AußStrG anzuwenden. Ungeachtet der gemäß § 47 Abs 3 AußStrG grundsätzlich reduzierten formalen Anforderungen an die Rekursgründe setzt die Geltendmachung des Rekursgrundes der unrichtigen Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung auch im Außerstreitverfahren voraus, dass der qualifiziert vertretene Rechtsmittelwerber inhaltlich ausreichend bestimmt erkennen lässt, welche konkrete Feststellung bekämpft wird, infolge welcher unrichtigen Beweiswürdigung sie getroffen wurde, welche Feststellung begehrt wird und aufgrund welcher Beweisergebnisse und Erwägungen die begehrte Feststellung zu treffen gewesen wäre (RS0006674 [T 43]).
2.1.2. Im vorliegenden Rekurs wird weder eine angefochtene Feststellung noch eine gewünschte Ersatzfeststellung konkretisiert. Mit der ausführlichen Beweiswürdigung der Rechtsabteilung setzt sich die Antragsgegnerin nicht auseinander, sondern meint nur pauschaliter, die vorgelegten Bescheinigungsmittel erlaubten keine brauchbaren Rückschlüsse. Damit genügt die Beweisrüge nicht den zuvor dargelegten Anforderungen und schlägt schon allein aus diesem Grund nicht durch.
2.2. Die Antragsgegnerin ersuchte in ihrer Rekursbeantwortung um eine durch das Rekursgericht vorzunehmende Klärung im Rahmen eines obiter dictum, welcher Beweisaufwand zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung ausreiche, um den exorbitanten Arbeitsaufwand für Mandanten, Anwälte und das Patentamt in erster Instanz samt dem Kostenproblem zu minimieren.
Die Einschätzung, ob eine solche Glaubhaftmachung gelungen ist oder nicht, entzieht sich aber einer generalisierenden Aussage, weil es sich dabei stets um eine Einzelfallbeurteilung handelt. Diesem Anliegen der Antragsgegnerin kann daher nicht entsprochen werden.
3. Zur Rechtsrüge:
3.1. Allgemeine Grundsätze:
3.1.1 . Gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern diese beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.
3.1.2.Ob zwei Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung in einer Weise ähnlich sind, die Verwechslungsgefahr begründet, richtet sich nach dem Gesamteindruck, den diese Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen. Entscheidend ist die Wirkung auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungsart, der die Marke regelmäßig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die Einzelheiten achtet (RS0117324). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die zu vergleichenden Marken regelmäßig nicht gleichzeitig wahrgenommen werden (RS0117324 [T7]). Weiters sind die Wortanfänge von Marken geeignet, die Aufmerksamkeit des Publikums stärker an sich zu ziehen als die Wortenden (EuG T-328/12 [Rz 49 mwN]).
3.1.3.Bei der Prüfung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist bei eingetragenen Marken das Verzeichnis maßgeblich. Die im Warenverzeichnis verwendeten Gattungsbezeichnungen sind entsprechend dem allgemeinen Sprachgebrauch und objektiven Verkehrsverständnis auszulegen. Im Übrigen ist anhand objektiver, auf die Waren selbst bezogener Kriterien zu beurteilen, ob diese ähnlich sind (vgl RS0116295). Eine Ähnlichkeit zwischen Waren wird von Lehre und Rechtsprechung dann angenommen, wenn das Publikum glauben kann, dass diese aus demselben oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen. Zu den maßgeblichen Faktoren gehören insbesondere deren Herstellungsart, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren, weiters deren Vertriebswege und -stätten. Diese Voraussetzungen müssen nur alternativ, nicht kumulativ vorliegen; im Zweifel ist eher zugunsten der Ähnlichkeit zu entscheiden (jüngst 4 Ob 118/25v).
Nach der Judikatur des EuG sind diese Grundsätze des Warenvergleichs auch beim Vergleich zwischen Waren und Dienstleistungen anzuwenden; daher können unter bestimmten Umständen auch Waren und Dienstleistungen ähnlich sein. Nicht anders als bei verschiedenen Waren oder verschiedenen Dienstleistungen jeweils untereinander sah das EuG daher Waren und Dienstleistungen dann als ähnlich an, wenn eine enge Verbindung zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen in Bezug auf ihren Verwendungszweck sowie eine ergänzende Funktion der Waren gegenüber den Dienstleistungen besteht.
Auch nach der österreichischen Rechtsprechung kommt es für die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen darauf an, ob zwischen Dienstleistung und Ware eine derartige Verknüpfung besteht, dass für die Verkehrsbeteiligten der Schluss nahe liegt, die Dienstleistungen werden von demselben Unternehmen erbracht, das auch die Waren herstellt oder vertreibt („mittelbare Warengleichartigkeit“). Dies wird insbesondere dann der Fall sein, wenn zwischen Ware und Dienstleistung eine unmittelbare wirtschaftliche Beziehung besteht (zB Verkauf, Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Änderung von Bekleidungsstücken) bzw. im Zuge von Dienstleistungen die betreffenden Waren angeboten werden oder Verwendung finden ( Schumacher in Kucsko/Schumacher marken.schutz³ § 10 Rz 456 f mwN).
3.2. Zu den konkreten Marken:
3.2.1. Die Widerspruchsmarke umfasst in der Klasse 28 „Snowboards und Snowboardzubehör, nämlich Snowboardbindungen und Snowboardriemen“. Die Antragsgegnerin vertritt den Standpunkt, aufgrund dieser Formulierung seien ausschließlich „Snowboardbindungen und Snowboardriemen“ geschützt, weil sich das Wort „nämlich“ nicht nur auf Snowboardzubehör, sondern auch auf Snowboards beziehe. Der Benutzungsnachweis sei aber fast ausschließlich für – demnach durch die Widerspruchsmarke nicht geschützte – Snowboards erbracht worden.
Entgegen dieser Argumentation kann sich die Konkretisierung hier sprachlich sowohl auf beide voranstehenden Begriffe als auch nur auf Snowboardzubehör beziehen; inhaltlich würde das aber in Bezug auf Snowboards keinen Sinn ergeben. Die Aufzählung kann daher nur so verstanden werden, dass hier die Art des Snowboardzubehörs definiert werden soll.
3.2.2. Die Widerspruchsmarke RIDE wurde zur Gänze in die angegriffene Marke übernommen. Zwar ist der jüngeren Marke noch das Wort ON nachgestellt, doch dominiert dieses in seiner Wirkung nicht. Auch der einfache wappenartige Rahmen, die Kursivstellung des Textes und die Teilung von RIDE ON in zwei Zeilen entfaltet als übliche grafische Gestaltung bei der jüngeren Marke nur eine untergeordnete Bedeutung. Darüber hinaus liegt bei beiden Marken die Betonung auf RIDE, sodass dieser Wortbestandteil hier für den Gesamteindruck maßgebend bleibt.
Auch der Wortsinn von RIDE ON umfasst sowohl die Bezeichnung der Waren der älteren Marke als auch deren Verwendungsmöglichkeit: RIDE ist mit Fahrt, Ritt, Ausritt, Ausfahrt und RIDE ON mit reiten/fahren auf oder zureiten zu übersetzen.
Die beiden Marken sind einander daher sowohl in bildlicher und klanglicher Hinsicht als auch unter Berücksichtigung ihres Bedeutungsgehalts verwechselbar ähnlich.
3.2.3. Darüber hinaus liegt für die Verkehrsbeteiligten die Annahme nahe, dass die Skischule von der Antragstellerin betrieben werden könnte, die die Waren herstellt und vertreibt, oder dass die betreffenden Waren der Antragstellerin zumindest im Skischulbetrieb der Antragsgegnerin Verwendung finden könnten.
Angesichts dieser Assoziation besteht auch eine verwechselbare Ähnlichkeit zwischen den hier in Rede stehenden Waren und der Dienstleistung des Betriebs einer Skischule.
4. Dem vorliegenden Rekurs kann deshalb kein Erfolg beschieden sein.
5.Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben ist gemäß § 59 Abs 2 AußStrG (iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 139 PatG) auszusprechen, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands EUR 30.000 übersteigt.
6.Der ordentliche Revisionsrekurs ist mangels erheblicher Rechtsfragen iSd § 62 Abs 1 AußStrG (iVm § 38 MSchG) nicht zulässig.
Oberlandesgericht Wien
1011 Wien, Schmerlingplatz 11
Abt. 33, 28. April 2026
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