Kopf
Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Ljiljana PANTOVIC, Dr. Elisabeth LOVREK, Dr. Gottfried MUSGER als rechtskundige Mitglieder und Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dipl.-Ing. Johannes MESA-PASCASIO als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin R ***** G m b H , ***** vertreten durch Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Tuchlauben 17, 1014 Wien, wider die Antragsgegnerin A ***** L t d . , ***** Zypern vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH, Wallnerstraße 4, 1010 Wien, wegen Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr 653 993 für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragstellerin gegen den Unterbrechungsbeschluss der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 12. März 2012, Zl Nm 67/2011-2,3, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst:
Spruch
Der Berufung wird teilweise Folge gegeben.
Die angefochtene Entscheidung wird im Ausspruch über die Unterbrechung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Erledigung des bei der Nichtigkeitsabteilung zu Nm 3/2011 geführten Verfahrens bestätigt und im Übrigen dahin abgeändert , dass der Antrag auf Unterbrechung auch bis zur rechtskräftigen Erledigung des dort zu Nm 2/2011 geführten Verfahrens abgewiesen wird.
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin binnen 14 Tagen einen mit 340 EUR bestimmten Anteil der Berufungsgebühr zu ersetzen. Im Übrigen werden die Kosten des Berufungsverfahrens gegeneinander aufgehoben.
Text
G r ü n d e :
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der am 18. März 1996 für „alcoholic beverages (except beers)“ registrierten Marke IR 653 993:
Die Antragstellerin beantragt, die Marke für das Gebiet der Republik Österreich für unwirksam zu erklären. Sie stützt sich auf folgende Gründe:
(a) Die Antragsgegnerin behaupte, dass das mit der Marke bezeichnete Getränk seit 2006 keinen Energy Drink mehr enthalte. Damit sei wegen des Wortbestandteils „WODKA ENERGY“ der Tatbestand der nachträglich eingetretenen Irreführungseignung im Sinne von § 33c MSchG erfüllt.
(b) Wenn die Antragsgegnerin die Marke nicht mehr mit diesem Wortbestandteil benutze, liege der Löschungsgrund des § 33a MSchG vor.
(c) Die Marke kollidiere mit älteren registrierten und nicht registrierten Kennzeichen der Antragstellerin, und zwar mit dem seit 1987 umfassend verwendeten Slogan „… verleiht Flügel“, der durch die ältere Wortmarke AT 161 298 „RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL“ für „alkoholfreie Getränke (Klasse 32), also identische Produkte“ (sic!) geschützt sei, aber bereits zuvor Verkehrsgeltung gehabt habe. Die Übernahme des selbständig kennzeichnungskräftigen Markenbestandteils „FLÜGEL“ führe zu Verwechslungsgefahr und bewirke eine Ruf- und Aufmerksamkeitsausbeutung sowie eine Verwässerung des älteren Kennzeichens (§§ 30, 31 MSchG).
(d) Die Antragsgegnerin habe die Marke bösgläubig angemeldet, da sie von der Bekanntheit des Slogans „…verleiht Flügel“ und des von der Antragstellerin verwendeten Zeichens „FLÜGERL“ habe profitieren wollen (§ 34 MSchG).
Die Antragsgegnerin bestreitet die von der Antragstellerin genannten Gründe und beantragt unter Hinweis auf das von ihr eingeleitete Markenlöschungsverfahren die Unterbrechung des Verfahrens. Ihre Marke werde seit einer gemeinschaftsrechtlich erforderlich gewordenen Produktionsumstellung ohne die Sachbezeichnung „Wodka Energy“ verwendet; Irreführungseignung bestehe daher nicht (§ 33c MSchG). Das Weglassen dieses nicht unterscheidungskräftigen Bestandteils habe die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinträchtigt, sodass sich an der ernsthaften Benutzung nichts geändert habe (§ 33a MSchG). Verwechslungsgefahr (§ 30 Abs 1 MSchG) mit den Marken der Antragstellerin AT 161 298 („RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL“) und AT 175 793 („…. VERLEIHT FLÜGEL“) bestehe mangels Zeichen- und Warenähnlichkeit nicht, zumal diese nur für nichtalkoholische Getränke registriert seien. Zudem seien in Bezug darauf Löschungsverfahren nach § 33a MSchG anhängig (AT 161 298: Nm 3/2011; AT 175 793: Nm 2/2011). Im Hinblick darauf sei das vorliegende Verfahren zu unterbrechen. Weiters liege keine Beeinträchtigung eines bekannten Zeichens (§ 30 Abs 2 MSchG), keine Verletzung eines anderen Kennzeichenrechts (§ 31 KSchG) und auch keine Bösgläubigkeit (§ 34 MSchG) vor.
Die Nichtigkeitsabteilung unterbrach das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung der zu Nm 2/2011 und Nm 3/2011 anhängigen Verfahren. Die Antragstellerin stütze sich zur Begründung ihres Löschungsantrags unter anderem auf die in diesen Verfahren angegriffenen Marken. Da dort über deren Rechtsbestand entschieden werde, sei die dort ergehende Entscheidung eine „Voraussetzung für das gegenständliche Verfahren“.
Rechtliche Beurteilung
Die gegen diese Entscheidung gerichtete Berufung der Antragstellerin ist zulässig und teilweise berechtigt.
1. Unterbrechungsbeschlüsse der Nichtigkeitsabteilung sind nach §38 Abs2 MSchG sowie §42 Abs 1 MSchG iVm § 119 Abs 1 PatG 1970 und
§ 192 Abs 2 ZPO abgesondert anfechtbar (vergleiche EB zur RV der Patentrechts- und Gebührennovelle 2004, 621 BlgNR 22. GP 11). Über die danach zulässige Berufung ist nach §42 Abs1 MSchG iVm §142 Abs1 Z7 PatG 1970 ohne mündliche Verhandlung mit Beschluss zu entscheiden.
2. Im Verfahren der Nichtigkeitsabteilung ist nach §42 Abs1 MSchG iVm §119 Abs1 PatG 1970 unter anderem § 190 ZPO sinngemäß anzuwenden. Danach kann das Gericht die Unterbrechung eines Rechtsstreits anordnen, wenn dessen Entscheidung ganz oder zum Teil vom Bestehen oder Nichtbestehen eines Rechtsverhältnisses abhängt, das Gegenstand eines anderen anhängigen Rechtsstreits ist. Die Unterbrechung setzt daher zunächst voraus, dass das andere Verfahren für den Rechtsstreit ganz oder teilweise präjudiziell ist; die Entscheidung im anderen Verfahren muss eine Vorfrage des Rechtsstreits mit bindender Wirkung erledigen. Trifft das zu, ist weiters zu unterscheiden: Im Allgemeinen kann das Gericht die Vorfrage auch bei Anhängigkeit eines präjudiziellen Verfahrens selbständig beurteilen ( Fucik in Rechberger , ZPO3 § 190 Rz 2; Schragel in Fasching / Konecny 2 § 190 Rz 26; beide mwN); ob es stattdessen den Rechtstreit unterbricht, steht in seinem – pflichtgemäß zu übenden – Ermessen (RIS-Justiz RS0036765). Anderes gilt, wenn eine Unterbrechung ausdrücklich angeordnet ist (vergleiche die Beispiele bei Fucik aaO Rz 3) oder die inzidente Beurteilung einer präjudiziellen Rechtsfrage aus anderen Gründen ausgeschlossen ist, etwa dann, wenn das Gericht bis zu einer rechtsgestaltenden Entscheidung – zB in Bezug auf den Personenstand (RIS-Justiz RS0105123) – vom Bestehen eines Rechtsverhältnisses auszugehen hat.
3. Letzteres gilt insbesondere bei Löschungsanträgen nach §30 MSchG: Hier sind Einwendungen gegen die Rechtsbeständigkeit der Marke des Antragstellers so lange unbeachtlich, als der Antragsgegner nicht seinerseits einen entsprechenden Löschungsantrag gestellt hat. Unterlässt er das, dann ist vom Rechtsbestand der Marke des Antragstellers auszugehen und nur zu prüfen, ob der Löschungstatbestand des § 30 MSchG erfüllt ist (Om 2/90 = ÖBl 1991, 157 – Innviertler Landbier; Om 8/10 = PBl 2011, 41 – Cristal Cuvée; Om 4/11 = PBl 2011, 157 – Leo; zuletzt Om 9/12 - Sparda). Stellt der Antragsgegner hingegen einen Antrag auf Löschung der Marke des Antragstellers, so wird die Nichtigkeitsabteilung bei Präjudizialität im Allgemeinen die Verfahren zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbinden (§42 Abs 1 MSchG iVm §119 Abs 1 PatG 1970 und § 187 ZPO; § 404 Abs 2 ZPO analog) oder das zunächst eingeleitete Verfahren unterbrechen müssen. Theoretisch könnte sie zwar die Rechtsbeständigkeit der Marke des Antragstellers vorfrageweise selbst bejahen, ohne die Entscheidung im präjudiziellen Verfahren abzuwarten, und auf dieser Grundlage dem Löschungsantrag sofort stattgeben. Damit wäre aber die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen verbunden, wobei die Regelungen über die Wiederaufnahme (§ 42 Abs 1 MSchG iVm § 127 PatG 1970) diesen Fall zumindest nicht unmittelbar erfassen. Eine solche Vorgangsweise wird daher bei Anhängigkeit eines Löschungsverfahrens nur ausnahmsweise angebracht sein.