Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Wolfgang BONT, Dr. Gerhard PRÜCKNER, Dr. Elisabeth LOVREK als rechtskundige Mitglieder und die Rätin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Susanna SLABY als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache des Antragstellers Ö *****, vertreten durch Korn Rechtsanwälte OG, Argentinierstraße 20/1/3, 1040 Wien, wider den Antragsgegner G *****, vertreten durch die Rechtsanwälte Dr. Johannes HINTERMAYR, Dr. Franz HAUNSCHMIDT, Dr. Georg MINICHMAYR, Dr. Peter BURGSTALLER, Mag. Georg Julius TUSEK, Dr. Christian HADEYER, Mag. Peter BREITENEDER, Mag. Eva Maria ECKER, Dr. Harald LETTNER, Landstraße 12/Arkade, 4020 Linz, wegen Löschung der Marke Nr 232 952, über die Berufung des Antragsgegners gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 16. März 2011, Nm 161/2007-6, entschieden:
Der Berufung wird Folge gegeben.
Der Antrag auf Löschung der Marke Nr 232 952 wird abgewiesen.
Der Antragsteller ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 5.661,24 EUR bestimmten Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung (darin enthalten 943,54 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Der Antragsteller ist schuldig, dem Antragsgegner die mit 2.639,48 EUR (darin enthalten 326,58 EUR Umsatzsteuer, 680 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
G r ü n d e :
Der Antragsgegner ist Inhaber der österreichischen Wortmarke Nr 232 952 „DER WINZERKÖNIG“. Die Wortmarke wurde mit Priorität vom 12. April 2006 für folgende Waren eingetragen:
Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel, Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel, Seifen-, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel
Kasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen
Klasse 33: Alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
Der Ö***** (in der Folge immer: Antragsteller) ist ebenfalls Inhaber der Wortmarke „DER WINZERKÖNIG“, die mit Priorität vom 6. Juni 2006 unter Nr 234 370 ua in Klasse 25, nicht aber in Klassen 3 und 33, in das österreichische Markenregister eingetragen wurde und auf deren Basis am 7. März 2007 die internationale Marke IR 921 141 mit Schutz für Deutschland registriert wurde.
Der Antragsteller beantragte mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2007 die Löschung der Wortmarke des Antragsgegners für sämtliche eingetragenen Warenklassen gemäß § 34 MSchG.
Der Antragsgegner habe, nachdem er beginnend mit Mitte August 2005 aus Pressemitteilungen und Medienberichterstattungen über die vom Antragsteller in Zusammenhang mit der ARD geplante Fernsehproduktion „Der Winzerkönig“ erfahren habe, die Marke in böswilliger Absicht registrieren lassen. Die Registrierung sei lediglich erfolgt, um den Antragsteller zur Zahlung von Lizenzentgelten zu veranlassen. Nachvollziehbare Hinweise auf ein eigenes Benutzungsinteresse des Antragsgegners bestünden nicht. Das lasse sich auch aus den konkreten Warenverzeichnissen ableiten: Es gebe keine Wein-, Bekleidungs- oder Putzmittelproduzenten, die in mehr als einem der genannten Geschäftszweige tätig seien. Auch die Registrierung der Marke in Deutschland belege das: Es sei nicht ersichtlich, dass der Antragsgegner in Deutschland geschäftlich tätig sei. Die geplante Vermarktung der Serie „Der Winzerkönig“ auch in Deutschland sei bekannt gewesen. Aufgrund der angekündigten Produktion der Serie habe auch dem Antragsgegner klar sein müssen, dass der Antragsteller an der Marke ein erhebliches Interesse haben werde, und zwar in sämtlichen anderen Waren- und Dienstleistungsklassen auch außerhalb der Klasse 38 (Ausstrahlung von Hörfunk- und Fernsehsendungen), die bei modernen Medienproduktionen dem Bereich „Merchandising“ zuzurechnen seien.
Der Antragsgegner trat dem Löschungsantrag entgegen. Er sei seit rund 15 Jahren in verschiedenen Funktionen in der Weinbranche tätig, darunter auch viele Jahre als Geschäftsführer der Kaisergarten GmbH in Mönchhof (Burgenland). Er sei mit führenden österreichischen Handelsketten in geschäftlicher Beziehung gestanden. Die Ausweitung der Markenrechte auf Deutschland resultiere daraus, dass sich die Zentralen einiger österreichischer Handelsunternehmen in Deutschland befänden. Er habe überdies bereits Marketingkonzepte zur Bewerbung der Marke ausgearbeitet und mit Handelsunternehmen in Österreich und Deutschland über die Umsetzung der Konzepte verhandelt. Überhaupt habe er eine Vorliebe für „monarchische“ Bezeichnungen. Das bloße Wissen um die Vorverwendung eines Zeichens sei für die Annahme der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung nicht ausreichend.
Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Löschungsantrag statt.
Sie traf – nach ausführlicher Darstellung der Ergebnisse des Beweisverfahrens – zusammengefasst folgende, zum Teil in der rechtlichen Beurteilung enthaltene Sachverhaltsfeststellungen:
Der Antragsgegner war im Vertrieb der Produzentengemeinschaft Kaisergarten Wein GmbH Co KG im Weinhandel tätig, die Weine mit historischen Begriffen wie „Kaisergarten“, „Kaiserhymne“ oder „Kronjuwel“ bezeichnete. Dass eine dieser Bezeichnungen für den Antragsgegner oder für die GmbH Co KG als Marke registriert war bzw ist, kann nicht festgestellt werden. Der Antragsgegner war auch selbstständiger Unternehmer bzw Weinhändler.
Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke „DER WINZERKÖNIG“ wusste der Antragsgegner, der an einer Zusammenarbeit mit dem Antragsteller interessiert war, durch verschiedene Pressemeldungen von der Produktion der Fernsehserie mit dem Titel „Der Winzerkönig“. Ziel des Antragsgegners war von Anfang an eine Kooperation mit dem Antragsteller. Er hoffte auf einen Vorteil für die Vermarktung eines Weines mit der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ durch die gleichnamige Bezeichnung der Fernsehserie.
Der Antragsgegnervertreter bekundete mit Schreiben vom 23. August 2007 das Interesse des Antragsgegners an einer außergerichtlichen Einigung. 2009 bot der Antragsgegner dem Antragsteller eine Umsatzbeteiligung von 10 Cent pro unter der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ verkaufter Flasche als Gegenleistung für die Zurückziehung des Löschungsantrags an.
Rechtlich vertrat die Nichtigkeitsabteilung die Auffassung, dass der Löschungsgrund des § 34 MSchG vorliege: Bösgläubiger Markenerwerb liege vor, wenn der Anmelder allein, um den Marktzutritt eines Dritten zu verhindern, ein Zeichen als Marke eintragen lasse, ohne dessen Benutzung zu beabsichtigen. Aus der Lebenserfahrung ergebe sich, dass es bei größeren Fernsehproduktionen üblich sei, Merchandisingprodukte allgemeiner Natur, wie zB Bekleidungsstücke oder auch spezielle, mit der Serie in Zusammenhang stehende Produkte, wie hier zB Weine, auf den Markt zu bringen. So habe der Antragsgegner im Zeitpunkt seiner Markenanmeldung davon ausgehen können, dass es in irgendeiner Art Merchandisingprodukte zu der Serie geben bzw der Antragsteller an dem Zeichen großes Interesse haben werde. Der Antragsgegner habe auch in Bezug auf Waren der Klasse 25 keine eigenen Benutzungsabsichten nachweisen können. Es liege auf der Hand, dass die beanspruchten Waren in Hinblick auf mögliche, unter der Bezeichnung der Fernsehserie vertriebene Merchandisingprodukte und damit in Behinderungsabsicht ausgewählt worden seien.
Der Antragsgegner beantragt mit seiner gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung die Abänderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung im Sinne einer Abweisung des Löschungsantrags. Hilfsweise wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Der Antragsteller beantragt in seiner Berufungsbeantwortung , der Berufung nicht Folge zu geben.
Die Berufung ist berechtigt.
1. Auf die in der Berufung erstattete Beweisrüge, die im Übrigen insoweit unzulässig ist, als Feststellungen bekämpft werden, die die Nichtigkeitsabteilung aufgrund unmittelbarer Beweisaufnahmen traf (vergleiche E. Kodek in Kucsko , marken.schutz [2006] 686 f mwN), muss nicht eingegangen werden, weil die Berufung auch auf Basis der getroffenen und vom Antragsteller in der Berufungsbeantwortung nicht bekämpften Feststellungen berechtigt ist.
2. Gemäß § 34 Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer Marke begehren, wenn der Anmelder bei der Anmeldung bösgläubig war.
2.1. Neben dem Tatbestand der Markenanmeldung unter Verletzung von Loyalitätspflichten (RIS-Justiz RS0120716, zu weiteren Fallgruppen vergleiche Ingerl/Rohnke , Markengesetz³ [2010] Rz 302 ff) liegt bösgläubiger Markenrechtserwerb bei Absicht des Anmeldenden vor, mit der Registrierung eines von einem Dritten bereits benutzten Zeichens als Marke eine Waffe in die Hand zu bekommen, um ein von einem Mitbewerber aufgebautes System zu stören (17 Ob 1/08h – FEELING/FEEL mwN).
2.2. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Anmeldung (EuGH C-529/07, Lindt Sprüngli, Rz 40).
2.3. Der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein Zeichen für eine gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Ware benutzt, genügt allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit. Vielmehr muss subjektive Vorwerfbarkeit hinzutreten (EuGH C-529/07, Lindt Sprüngli, Rz 42).
2.4. Das subjektive Tatbestandsmerkmal der Vorwerfbarkeit ist anhand der objektiven Fallumstände zu bestimmen. Ein Indiz für die Behinderungsabsicht ist fehlender eigener Benutzungswille. Dann nämlich ist die Absicht des Anmelders von vornherein nicht darauf gerichtet, dass die Marke ihre Hauptkennzeichnungsfunktion erfüllt (EuGH C-529/07, Lindt Sprüngli, Rz 43 f). Allerdings genügt für das Vorliegen eines Benutzungswillens des Anmelders, wenn er die Absicht hat, die Marke im geschäftlichen Verkehr zwar nicht selbst zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, sie aber der Benutzung durch einen Dritten – im Wege der Lizenzerteilung oder Übertragung – zuzuführen. Nur dann, wenn wegen des Unternehmensgegenstandes des Anmelders ausschließlich eine Benutzung der Marke durch Lizenzierung oder Veräußerung an Dritte in Betracht kommt, kann bereits die Anmeldung bösgläubig sein, wenn der Schluss gerechtfertigt ist, der Anmelder werde in rechtsmissbräuchlicher Weise versuchen, zum Anmeldungszeitpunkt bereits bestimmte Dritte zum Erwerb der Markenrechte zu veranlassen. Auch dafür ist allerdings Voraussetzung, dass das Interesse des Dritten am Markenrechtserwerb (nur) darin begründet ist, dass sie ohne Markenrechtserwerb an der Verwendung der bislang ungeschützten Kennzeichnung gehindert werden (BGH I ZB 8/06 – Ivadal).
2.5. Weiterer erheblicher Faktor für die Annahme der Bösgläubigkeit ist der Umstand, dass ein Dritter seit langem ein Zeichen für eine gleiche oder mit der angemeldeten Ware verwechselbar ähnliche Ware verwendet und dass dieses Zeichen in einem gewissen Grad rechtlichen Schutz genießt. Schließlich kann auch die Art der angemeldeten Marke (eingeschränkte Wahlfreiheit der Mitbewerber) ein Indiz für Bösgläubigkeit darstellen (EuGH C-529/07, Lindt Sprüngli, Rz 46,50).
2.6. Behauptungs- und beweispflichtig für die Bösgläubigkeit ist der Antragsteller (17 Ob 17/09p – Goldhase IV; OPM Om 16/10).
3. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze ist der Löschungsantrag aus folgenden Überlegungen nicht berechtigt:
3.1. Die festgestellte – von ihm auch gar nicht bestrittene – Kenntnis des Antragsgegners von der Produktion der Fernsehserie „Der Winzerkönig“ reicht für die Verwirklichung des Löschungstatbestandes nicht aus. Da der Antragsgegner dem Antragsteller gegenüber nicht zur Loyalität verpflichtet ist, bedürfte es vielmehr des Nachweises einer Behinderungsabsicht.
3.2. Eine konkrete Feststellung, dass der Antragsgegner zum Anmeldungszeitpunkt keinen eigenen Benutzungswillen hatte, wurde nicht getroffen: Fest steht nur, dass der Antragsgegner an einer Zusammenarbeit mit dem Antragsteller interessiert war; sein Ziel war von allem Anfang an eine Kooperation. Die weitere Feststellung, dass er auf einen Vorteil für die Vermarktung eines Weines unter der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ durch die gleichnamige Fernsehserie hoffte, spricht eher dafür, dass der Antragsgegner die Werbewirksamkeit des Titels der Fernsehserie dafür ausnützen wollte, eigene Waren unter dem Zeichen erfolgreich in Verkehr zu bringen. Das allein begründet aber keine Bösgläubigkeit im Sinne des § 34 Abs 1 MschG.
3.3. Bösgläubigkeit könnte daher – da die in 2.5 dargestellten Indizien im Anlassfall nicht vorliegen – nur dann bejaht werden, wenn der Antragsgegner tatsächlich damit gerechnet hat oder zumindest damit rechnen musste, dass der Antragsteller die Absicht hatte, Waren der Klassen 3 und/oder 25 bzw 33 mit der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ selbst zu vertreiben oder Lizenzen für den Vertrieb entsprechender Produkte zu erteilen.
3.3.1. Die Nichtigkeitsabteilung gründete ihre Rechtsauffassung in Wahrheit ausschließlich darauf, dass es nach der „allgemeinen Lebenserfahrung“ bei größeren Fernsehproduktionen üblich sei, Merchandisingprodukte, so auch Wein und Bekleidungsstücke, auf den Markt zu bringen. Der Antragsgegner habe daher davon ausgehen müssen, dass es „in irgendeiner Art“ Merchandisingprodukte zur Serie geben werde.
3.3.2. Allgemeinkundig sind Tatsachen, die einer beliebig großen Anzahl von Menschen bekannt oder doch ohne Schwierigkeiten jederzeit zuverlässig wahrnehmbar sind. Darunter fallen zwar auch Erfahrungssätze der allgemeinen Lebenserfahrung (RIS-Justiz RS0110714). Allerdings trifft es – wie der Antragstellervertreter bei Erörterung dieser Frage in der mündlichen Berufungsverhandlung zugestand – nicht zu, dass der Antragsteller im Zusammenhang mit jeder Fernsehserie Merchandisingprodukte auf den Markt bringt: Die in der Berufungsverhandlung vom Antragsteller genannten Beispiele für Merchandisingprodukte (Stofftiere in Zusammenhang mit Kindersendungen, Puppen und „Häferln“ beim Kiddy-Contest, Bücher in Zusammenhang mit der Sendung Universum) lassen, selbst wenn man allgemeine Kenntnis vom Vertrieb dieser Merchandisingprodukte unterstellt, gerade nicht den Schluss zu, dass dem Antragsgegner bekannt sein musste, dass der Antragsteller als öffentliche Rundfunkanstalt die Absicht hatte, unter der Verwendung der Bezeichnung „Der Winzerkönig“ selbst Wein zu vertreiben oder eine Lizenz zum Vertrieb zu erteilen. Bezeichnend ist in diesem Zusammenhang, dass der Antragsteller die Wortmarke gerade nicht in Klasse 33 (Alkoholische Getränke ausgenommen Biere) registrieren ließ. Ebenso wenig musste der Antragsgegner annehmen, dass der Antragsteller Waren der Klasse 25 oder gar der Klasse 3 (Wasch- und Bleichmittel, Seifen, Parfümeriewaren und dergleichen) zur Produktion von Merchandisingprodukten für die Fernsehserie „Der Winzerkönig“ heranziehen würde.
3.3.3. Dass der Antragsgegner bei der Markenanmeldung konkrete Anhaltspunkte dafür hatte, dass der Antragsteller – wie nun in der Berufungsverhandlung behauptet – schon damals die Absicht hatte, in Kooperation mit dem Landesverband Burgenlandtourismus als Lizenznehmer burgenländische Weine unter der Bezeichnung „DER WINZERKÖNIG“ zu vertreiben, steht nicht fest.
3.4. Damit ist aber dem behauptungs- und beweispflichtigen Antragsteller der Nachweis nicht gelungen, dass der Antragsgegner bei Markenanmeldung in der Absicht handelte, den Antragsteller am Marktzutritt zu hindern. Weder der bereits ursprünglich gefasste Plan des Antragsgegners, den Antragsteller von einer Kooperation zu überzeugen, noch das festgestellte Vergleichsanbot während des Verfahrens sind Indizien für die Bösgläubigkeit des Antragsgegners im Sinne des § 34 Abs 1 MSchG. Vielmehr belegen auch diese Umstände nur, dass es dem Antragsgegner darum ging, den Titel der Fernsehserie geschickt zu vermarkten, nicht aber darum, den Antragsteller vom Vertrieb von Merchandisingprodukten abzuhalten.
4. In Stattgebung der Berufung war daher der Löschungsantrag abzuweisen.
Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung und über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41, 50 ZPO.
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