Om3/11 – OPMS Entscheidung

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Gerald PILZ, Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Gottfried MUSGER als rechtskundige Mitglieder sowie den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Kurt EHRENDORFER als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma   M *****  K G ,  ***** vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Harald Schmidt, Mariahilfer Straße 1d, 1060 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma   S *****, Frankreich, vertreten durch Patentanwälte Puchberger, Berger Partner, Reichsratsstraße 13, 1010 Wien, wegen Unwirksamerklärung der internationalen Marke Nr 710 319 für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragsstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 30. Juni 2010, Zl Nm 92/2006-10, entschieden:

Der Berufung wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 2.721,90 EUR bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens (darin 453,65 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

G r ü n d e :

Die Antragstellerin ist Inhaberin der österreichischen Wortbildmarken Nr 127 107

und Nr 108 904

mit der Priorität vom 7. April 1989 bzw 7. November 1984, jeweils für mehrere Waren der Klasse 25, im ersteren Fall für „Damenbekleidungsstücke und Strickwaren (Bekleidungsstücke)“, im letzteren Fall für „Damenblusen, -westen, -pullover und -pullunder“.

Gestützt auf diese beiden Marken begehrt die Antragstellerin die Unwirksamerklärung der für die Antragsgegnerin aufrecht registrierten internationalen Wortbildmarke Nr 710 319

für das Gebiet der Republik Österreich, welche mit Priorität vom 23. Feber 1999 in Klasse 18, für „leather and imitation leather, goods made there-of not included in other classes; animal skin, pelts and hides, trunks and suitcases; bags, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery“ (Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, so weit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Schrankkoffer und Koffer, Taschen; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirr und Sattlerwaren) eingetragen ist.

Neben dem nicht mehr aufrecht erhaltenen Löschungsgrund nach § 30 MSchG machte die Antragstellerin als weiteren Löschungsgrund § 33a MSchG (Nichtgebrauch der angefochtenen Marke innerhalb der letzten fünf Jahre) geltend. Die Antragsgegnerin habe das Zeichen nicht in der eingetragenen Form als Marke verwendet, sondern nur in davon wesentlich abweichenden Erscheinungsbildern, und das nur für Reise- und Handkoffer, Taschen, Schirme und Sonnenschirme.

Die Antragsgegnerin beantragte die kostenpflichtige Abweisung des Löschungsantrages.

Zum Löschungsgrund des behaupteten Nichtgebrauchs der Marke im Sinne des § 33a MSchG verwies die Antragsgegnerin auf die von ihr vorgelegten Urkunden (Firmenlisten, Warenkataloge und Rechnungen). Die Waren seien nach Österreich geliefert worden. Vorgelegt wurde eine Handtasche (D), welche an mehreren Stellen mit „David Jones“ gekennzeichnet sei. Der Umstand, dass die Antragsgegnerin lediglich die beiden Wörter „David Jones“ (ohne „international“) verwende, sei ohne Bedeutung, da es sich dabei ohnehin nur um einen nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil handle.

Auf den markierten Katalogseiten fänden sich Bestell- bzw. Warennummern, welche auch auf den jeweiligen Rechnungen auftauchten. Diese Waren seien nach Österreich geliefert worden. Durch die vorgelegten Urkunden sei belegt, dass die angefochtene Marke für Handtaschen benutzt worden sei. Damit seien jedoch auch die anderen in Klasse 18 aufscheinenden Waren wie Lederwaren, Lederimitationen, Koffer usw. abgedeckt.

Die Antragstellerin replizierte dazu, dass die Benutzung der angefochtenen Marke durch die Antragsgegnerin vor Antragstellung weder der Art nach noch dem Umfang nach rechtserhaltend gewesen sei. Die angeblich verwendeten Bezeichnungen „DAVIDJONES“ und „DAVIDJONES PARIS“ wichen von der eingetragenen Marke „DAVID-JONES INTERNATIONAL“ so weit ab, dass dadurch deren Unterscheidungskraft wesentlich beeinflusst werde. Es komme nämlich auf das Gesamterscheinungsbild, und nicht darauf an, ob der Zusatz „INTERNATIONAL“ weggelassen werde.

Es sei kein ausreichender Beweis für eine Benutzung der Marke im Inland vorgelegt worden. Lediglich zwei Rechnungen seien zu wenig. Außerdem sei das Zeichen in einer abweichenden Grafik benutzt worden.

Die Antragsgegnerin anerkannte das Begehren der Antragstellerin im folgenden Umfang: „animal skins, pelts and hides, umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery“. Für alle weiteren Waren sei ein Benutzungsnachweis erbracht worden.

Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Löschungsantrag im Umfang des Anerkenntnisses statt und wies den Antrag im Übrigen, also in Ansehung der Waren „trunks and suitcases, bags“ (Schrankkoffer und Koffer, Taschen) ab.

Aufgrund der vorgelegten Kataloge (B1 bis B3) und Rechnungen (C1 bis C3) stellte die Nichtigkeitsabteilung unter detaillierter Anführung der Artikelnummern Warenverkäufe an in Österreich ansässige Unternehmen fest und zwar zusammengefasst folgende Verkäufe:

Mit Rechnung vom 19. Juli 2006 500 Stück Handtaschen um 5.420 EUR; mit Rechnung vom 7. Juli 2006 6.120 Stück Handtaschen um 51.960,86 EUR; mit Rechnung vom 15. Jänner 2002 5.342 Stück Handtaschen und einen Posten Reisekoffer (162 Stück) um 26.285,70 EUR.

In allen Katalogen sei auf jeder Seite der Hinweis „David Jones International“ bzw. „David Jones Collection“ angebracht gewesen. Bei den Abbildungen von Handtaschen bestimmter Serienbezeichnungen sei auf den Taschen auch der eingeprägte Schriftzug „David Jones“ erkennbar. Es sei daher nachgewiesen, dass nicht gänzlich unbedeutende Mengen (mehrere 1.000 Stück) an Damenhandtaschen bzw Reisetaschen und Reisekoffer unter der Bezeichnung „David Jones Collection“ und „David Jones International“ im Jänner 2002 bzw im Juli 2006 nach Österreich geliefert worden seien.

In rechtlicher Hinsicht führte die Nichtigkeitsabteilung zusammengefasst und mit Zitaten aus der Judikatur des EuGH belegt im Wesentlichen Folgendes aus:

Die Behauptungs- und Beweislast für den Markengebrauch im Beobachtungszeitraum (23. August 2001 bis 23. August 2006) treffe die Antragsgegnerin. Zweck des Zwangs zur kennzeichenmäßigen Benutzung der Marke (§ 33a Abs 1 MSchG iVm § 10a MSchG) sei die Reduzierung der das Markenregister belastenden, nicht benützten Marken. An den Gebrauch der Marke seien keine allzu hohen Anforderungen zu stellen. Die geforderte ernsthafte Benutzung liege vor, wenn die Marke entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen. Es seien sämtliche Umstände zu prüfen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwendet wurde. Dem Umsatzgeschäft dürfe nicht nur symbolischer Charakter zukommen. Die Marke könne in branchenüblicher Form, also auch abweichend vom eingetragenen Wortlaut verwendet werden. Dabei müsse aber jedenfalls das die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnende Element der Marke verwendet werden. In quantitativer Hinsicht gebe es kein Mindestmaß einer Benutzung. Hier sei die nachgewiesene Benutzung ausreichend gewesen. Die Verwendung der Bezeichnungen „David Jones“, „David Jones Collection“ bzw „David Jones International“ anstelle der Marke „David-Jones International“ (also mit Bindestrich) schade nicht, weil es auf den für die Konsumenten maßgeblichen Gesamteindruck, nämlich den Namen „David Jones“ ankomme.

Mit ihrer Berufung beantragt die Antragstellerin die Abänderung dahin, dass dem Löschungsantrag zur Gänze stattgegeben werde, hilfsweise wird der Antrag gestellt, das Verfahren ab und einschließlich der Verhandlung vom 30. Juni 2010 für nichtig zu erklären. Die Antragstellerin erhebt ferner auch einen Kostenrekurs und beantragt den Zuspruch von weiteren 150 EUR Barauslagen.

Die Antragsgegnerin beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist nicht berechtigt.

I.         Zur relevierten Nichtigkeit:

Die Berufungswerberin bekämpft die detaillierten, mit Bezug auf die Rechnungen und Kataloge getroffenen Feststellungen über Verkäufe der Waren in Österreich durch die Markeninhaberin sowie die resümierende Feststellung, dass mehrere 1.000 Stück an Damenhandtaschen bzw Reisetaschen und Reisekoffer unter den schon zitierten Bezeichnungen als Ergebnis eines nichtigen Verfahrens (§ 477 Abs 1 Z 4 ZPO), weil sich die in den verwerteten Rechnungen C1 bis C3 angeführten Handtaschen nicht in den dem Antragstellervertreter zugestellten Auszugskopien der Kataloge B1 bis B3 fänden. Es seien daher von den festgestellten Mengen der verkauften Waren aus der Rechnung C1 200 Stück Handtaschen und aus der Rechnung C2 2.180 Stück Handtaschen zu 18.630,20 EUR auszuscheiden, aus der Rechnung C3 würden (nach Ausscheidung) nur 1.500 Stück Handtaschen zu 8.775 EUR verbleiben. Nicht bestritten wird der festgestellte (einmalige) Verkauf von 162 Stück Handkoffer zu 2.000,70 EUR. Neben diesem Verkauf gesteht die Berufungswerberin also als richtig den Verkauf von 300 Stück Handtaschen zu 2.420 EUR (C1), von 3.940 Stück Handtaschen zu 33.325,66 EUR (C2) und 1.500 Stück Handtaschen zu 8.775 EUR (C3) zu.

Zur relevierten Nichtigkeit ist Folgendes auszuführen:

Nach einer Rechtsprechungslinie liegt der Nichtigkeitsgrund im Sinne des § 477 Abs 1 Z 4 ZPO nur bei Verletzung des rechtlichen Gehörs vor, nicht aber schon dann, wenn ein Beteiligter zu einzelnen Beweisergebnissen nicht gehört wurde (RIS-Justiz RS0006002). Nach anderen Entscheidungen ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs mit Nichtigkeitssanktion auch dann zu bejahen, wenn der Entscheidung Tatsachen und Beweisergebnisse zugrunde gelegt werden, zu denen sich die Beteiligten nicht äußern konnten (RIS-Justiz RS0005915; RS0074920). Der Widerspruch braucht hier nicht aufgeklärt werden, weil auch bei Unterstellung der Richtigkeit des Berufungsvorbringens über die nur teilweise Urkundenübermittlung schon nach der von der Berufungswerberin als richtig eingeräumten Menge der in Österreich verkauften Waren – wie noch auszuführen sein wird – eine ernsthafte Markenbenutzung zu bejahen ist.

II.       Zur gerügten Aktenwidrigkeit und Mangelhaftigkeit des Verfahrens:

1.            Unter den Berufungsgründen der Aktenwidrigkeit aber auch der Nichtigkeit (Seite 7 der Berufung) bekämpft die Berufungswerberin die Feststellung, dass die Waren in Österreich unter der Bezeichnung „David Jones Collection“ bzw „David Jones International“ verkauft wurden. Dazu biete die Aktenlage keinen Anhaltspunkt, noch sei von der Antragsgegnerin die konkrete Bezeichnung behauptet worden.

Mit diesem Vorbringen wird in Wahrheit die Beweiswürdigung der ersten Instanz bekämpft. Die Antragsgegnerin hat stets die Markenbenutzung behauptet und Kataloge (mit den darin aufscheinenden Bezeichnungen, David Jones Collection und David Jones International) sowie eine Handtasche mit der Marke „David Jones“ vorgelegt. Entgegen dem Berufungsvorbringen lagen also sehr wohl Anhaltspunkte für die behauptete Markenbenutzung vor; es oblag der Nichtigkeitsabteilung, im Rahmen der Beweiswürdigung zu beurteilen, ob diese Anhaltspunkte für eine positive Feststellung der Markenbenutzung ausreichen (für eine Bejahung derselben spielte die implizit vorausgesetzte Erwägung eine Rolle, dass die Bestellung des österreichischen Kunden wohl aufgrund eines Katalogs erfolgte). Die Beweiswürdigung ist vom Obersten Patent- und Markensenat nach ständiger Rechtsprechung zwar dann überprüfbar, wenn die erste Instanz die Beweise nicht unmittelbar aufgenommen hat (Op 1/83, PBl 1983, 164; Op 4/95, PBl 1999, 49; Op 3/08-2). Bedenken gegen die hier aus den Beweismitteln gezogenen Schlüsse und Feststellungen werden aber im erforderlichen relevanten Ausmaß nicht aufgezeigt.

2.            Als „überschießend“ rügt die Berufungswerberin die Einbeziehung von Handtaschen mit angeführten Artikelnummern, zu denen die Antragsgegnerin kein Vorbringen erstattet habe. Dies verletze den Dispositionsgrundsatz (§ 405 ZPO) und begründe Nichtigkeit wegen Verletzung des Gehörs.

Diese Rechtsmeinung ist nicht zu teilen. Bei der Beweisaufnahme hervorkommende Umstände können berücksichtigt werden, wenn sie in den Rahmen des geltend gemachten Klagegrundes fallen (RIS-Justiz RS0040318). Das ist hier zweifellos der Fall. Die Antragsgegnerin war nicht verpflichtet, zu den einzelnen der zahlreichen Rechnungsposten detailliert Stellung zu nehmen und immer wieder wiederholend zu behaupten, dass auch bei diesen Posten eine Markenbenutzung erfolgt sei.

Für die rechtliche Beurteilung ist von der im Sinne des Berufungsvorbringens eingeschränkten Menge der in Österreich verkauften Waren (oben P I.) unter den von der Nichtigkeitsabteilung festgestellten Bezeichnungen auszugehen.

III.      Die Löschungsvoraussetzungen des § 33a MSchG liegen nicht vor.

1.       Vorauszuschicken ist, dass die Löschungsbestimmungen nicht rigoros im Sinne einer weitgehenden Löschung anzuwenden sind (RIS-Justiz RS0066797), jedenfalls im Zweifel sind keine hohen Anforderungen an den Gebrauch der Marke zu stellen (4 Ob 7/96 = SZ 69/38; Engin-Deniz , MSchG 347; Beetz in Kucsko , marken.schutz 611).

2.       Eine Marke wird ernsthaft benutzt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (RIS-Justiz RS0123519; Om 2/10-2 mwN; Engin-Deniz 348 f unter Hinweis auf Judikatur des EuGH). Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, ist nicht abstrakt definiert und hängt von den Umständen des Einzelfalls ab. Auch eine geringfügige Benutzung kann, wenn sie wirtschaftlich gerechtfertigt ist, als ausreichend angesehen werden, um die Ernsthaftigkeit zu belegen ( Engin-Deniz 349 unter Hinweis auf EuGH C-416/04 P, Slg I 4237; zur Abhängigkeit von den Umständen des Einzelfalls Beetz in Kucsko 612 unter Anführung des Beispiels, dass es wirtschaftlich gerechtfertigt sein kann, Waren auch dann zu vermarkten, wenn deren Anteil am Jahresumsatz des Unternehmens gering ist, aaO 613). Im Lichte dieser Grundsätze ist die Verneinung eines bloßen Scheingebrauchs der Marke nicht zu beanstanden. Selbst nach der schon erläuterten Einschränkung der Menge der verkauften Waren bleibt die resümierende Feststellung über „nicht gänzlich unbedeutende Mengen (mehrere tausend Stück)“ zutreffend. Unbedeutend ist schließlich auch nicht der Posten von 162 verkauften Trolleys (Reisekoffern).

3.       Dass der Verkauf nicht unter der registrierten Marke, sondern unter abgewandelten Zeichen (§ 33a Abs 4 MSchG) erfolgte, schadet der rechtserhaltenden Benutzung der Marke nicht:

Es kommt darauf an, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede den Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Das setzt voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (4 Ob 119/06p = RIS-Justiz RS0121289; Beetz in Kucsko 621 mit Hinweis auf Om 10/69, Atomic, PBl 1998, 34). Wenn der weggelassene Markenbestandteil rein beschreibend ist, wirkt der Gebrauch des kennzeichnenden Bestandteils der Marke rechtserhaltend ( Beetz in Kucsko 621). Der Markenbestandteil „International“ ist beschreibend und sein Fehlen kann daher bei der Markenbenutzung außer Betracht bleiben. Gleiches gilt für die Hinzufügung des beschreibenden Teils „Collection“.

4.       Nachgewiesen wurde nur die Markenbenutzung für die Waren Taschen und Koffer, nicht aber auch für Schrankkoffer. Auch für letztere ist aber ein rechtserhaltender Markengebrauch zu bejahen:

Nach der rein wörtlichen Auslegung des § 33a Abs 1 MSchG muss der Markengebrauch für die eingetragenen Waren erfolgt sein. Im österreichischen Schrifttum wird den in der deutschen Rechtsprechung vertretenen Grundsätzen zugestimmt, dass die Markenbenutzung auch denjenigen weiteren Waren zugeordnet wird, die in ihrer Eigenschaft und Zweckbestimmung mit den benutzten Waren übereinstimmen ( Beetz in Kucsko 616 f mit dem Beispiel Sonnenbrillen und optische Brillen). Der Markeninhaber dürfe nicht ungebührlich in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Es seien auch noch weitere Waren zu berücksichtigen, die zum gleichen Bereich gehören ( Engin-Deniz 350). Nach diesen Erwägungen ist hier die Markenbenutzung für Koffer auch rechtserhaltend für Schrankkoffer, wobei dieses Ergebnis sogar mit der Wortinterpretation im Einklang steht, handelt es sich doch auch bei Schrankkoffern um Koffer im allgemeinen Sinn.

IV.     Auch der Kostenrekurs der Antragstellerin ist nicht berechtigt:

In der Begründung ihrer Kostenentscheidung ging die Nichtigkeitsabteilung zutreffend von einem Obsiegen der Antragstellerin im Ausmaß von 2/3 unter Anwendung des § 43 ZPO aus. Danach ergebe sich ein Kostenanspruch der Antragstellerin von 1/3 der Verfahrenskosten. Zugesprochen wurden aber 2.859,79 EUR (das sind rund 2/3 der verzeichneten Kosten), darin enthalten 453,32 EUR Barauslagen. Mit ihrem Kostenrekurs strebt die Rekurswerberin einen weiteren Zuspruch von Barauslagen im Ausmaß von 150 EUR an. Da-mit releviert sie zwar grundsätzlich richtig die für die Barauslagen unrichtige Begründung der Nichtigkeitsabteilung über einen Kostenersatzanspruch von bloß 1/3 (nach § 43 Abs 1 ZPO stehen 2/3 zu), übersieht aber, dass ihr ohnehin 2/3 der verzeichneten Verfahrensgebühr (450 und 230 EUR) zugesprochen wurden.

Der Berufung ist aus den dargelegten Gründen in der Hauptsache und auch im Kostenpunkt ein Erfolg zu versagen.

Die Antragsgegnerin hat daher gemäß § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 PatG und §§ 41 und 50 ZPO Anspruch auf Ersatz der Kosten des Berufungsverfahrens.