Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Wilfried KYSELKA, Dr. Gerhard PRÜCKNER und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder und den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dipl. Ing. Ferdinand KOSKARTI als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma *****, vertreten durch Hirtzberger Sacha Katzensteiner Rechtsanwälte GmbH, Gartenaugasse 3, 3500 Krems, wider die Antragsgegnerin Frau M a g . *****, vertreten durch Herrn Rechtsanwalt Dr. Harald SCHMIDT, Mariahilfer Straße 1d, 1060 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 215 923 über die Berufung der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 14. Juni 2010, Zl Nm 113/2009–5, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst:
Der Berufung wird Folge gegeben.
Die angefochtene Entscheidung wird in ihrem Ausspruch über den Kostenersatz dahin abgeändert, dass dieser zu lauten hat: "Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 351,54 EUR (darin enthalten 55,29 EUR Umsatzsteuer und 19,80 EUR anteilige Barauslagen) bestimmten Kosten des Verfahrens erster Instanz binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die anteiligen Barauslagen in Höhe von 112,50 EUR binnen 14 Tagen zu ersetzen“.
Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 629,31 EUR (darin 37,15 EUR Umsatzsteuer und 406,40 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
G r ü n d e :
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin der österreichischen Wortmarke Nr 215 923 „SONNENSCHEIN“, die - unter anderem - für die Warenklasse 30 (Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze) eingetragen war.
Am 17. September 2009 begehrte die Antragstellerin die (teilweise) Löschung dieser Marke für die Warenklasse 30 gemäß § 33a MSchG, weil die Antragsgegnerin die Marke in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt habe.
Mit Wirksamkeit vom 1. Oktober 2009 wurde die angefochtene Marke auf Antrag der Antragsgegnerin gemäß § 29 Abs 1 Z 1 MSchG durch Streichung der Warenklasse 30 teilweise gelöscht.
In ihrer Gegenschrift vom 1. Oktober 2009 verwies die Antragsgegnerin auf ihren Teillöschungsantrag vom gleichen Tag und brachte vor, nur hinsichtlich „Gewürzen“ Anlass zur Antragstellung gegeben zu haben, weshalb sie den Zuspruch der halben tarifmäßigen Kosten ihrer Gegenschrift begehre.
Am 14. Dezember 2009 trat die Antragstellerin dem Kostenersatzbegehren der Antragsgegnerin entgegen. Sie habe durch ihr Verhalten „keineswegs zur separaten Antragstellung der Antragsgegnerin Anlass gegeben“. Gleichzeitig begehrte sie ihrerseits Kostenersatz für den Löschungsantrag.
Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts stellte mit Beschluss vom 14. Juni 2010 das Verfahren ein und verpflichtete die Antragsgegnerin zum Kostenersatz an die Antragstellerin. Die angefochtene Marke sei mit Wirkung vom 1. Oktober 2009, somit bevor die Frist zur Erstattung der Gegenschrift zu laufen begonnen habe, im angefochtenen Umfang gelöscht worden. Damit seien die Voraussetzungen für den Kostenzuspruch nach § 117 PatG gegeben. Da die Antragstellerin nicht auf der Durchführung des Verfahrens bestanden habe, sei dieses gemäß § 42 Abs 1 MSchG iVm § 117 PatG einzustellen. Die Antragsgegnerin habe zugestanden, hinsichtlich der Ware „Gewürze“ Anlass zur Antragstellung gegeben zu haben und die angefochtene Marke antragsgemäß (teilweise) gelöscht. Dies komme einem Anerkenntnis gleich. Da dadurch dem Löschungsantrag voll entsprochen worden sei, sei unbeachtlich, ob die Antragsgegnerin nur bezüglich eines Teils der verfahrensgegenständlichen Waren Anlass zur Antragstellung gegeben habe. Auch bei Antragstellung nur für „Gewürze“ wären der Antragstellerin dieselben Kosten entstanden.
Gegen diese Kostenentscheidung richtet sich die Berufung der Antragsgegnerin, mit der sie die Abänderung der Kostenentscheidung dahin anstrebt, dass ihr die Antragstellerin die halben Kosten der Gegenschrift zu ersetzen habe.
Die Berufung ist berechtigt.
Zunächst ist festzuhalten, dass der Löschungsantrag der Antragstellerin bereits am 17. September 2009 beim Patentamt einlangte, die Antragsgegnerin aber erst am 1. Oktober 2009 die (teilweise) Löschung der angefochtenen Marke beantragte. Die Behauptung der Berufungswerberin, die angefochtene Marke sei bei Einlangen des Löschungsantrags bereits nicht mehr aufrecht gewesen, weshalb der Antrag ins Leere gegangen und von vornherein nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung geeignet gewesen wäre, entbehrt daher jeder Grundlage.
Über den Ersatz der Verfahrens- und Vertretungskosten ist gemäß § 42 Abs 1 MSchG iVm § 122 Abs 1 PatG, vorbehaltlich des hier nicht in Betracht kommenden § 122 Abs 2 PatG und des § 117 PatG, in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu entscheiden.
Gemäß § 117 PatG hat im Fall des Rechtsverzichts während anhängigen Verfahrens grundsätzlich der Antragsteller Anspruch auf Kostenersatz, der Antragsgegner hingegen nur dann, wenn er durch sein Verhalten zur Antragstellung nicht Anlass gegeben hat. Wird ein Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung mit Beschluss eingestellt, weil die Marke während des Verfahrens infolge Verzichts des Markeninhabers erloschen ist und der Antragsteller auf der Durchführung des Verfahrens nicht beharrt, sind die Kosten aus verfahrensökonomischen Gründen aufgrund des § 117 zweiter Satz PatG zuzusprechen. Ob der Antrag Erfolg gehabt hätte, ist in diesem Fall bedeutungslos (Om 5/97 = PBl 1999, 27 mwN).
Wird – wie im vorliegenden Fall – weder eine vorprozessuale Aufforderung des Belangten durch den Antragsteller behauptet noch ist eine solche aktenkundig, kann nicht angenommen werden, dass der Belangte zur Antragstellung Anlass gegeben hätte (Op 7/93 = PBl 1995, 16). Die Antragsgegnerin gesteht aber die Veranlassung der Antragstellung in Ansehung einer Warenart (von insgesamt vier) der hier streitverfangenen Warenklasse zu. Ob dies irrtümlich erfolgte, ist im Rechtsmittelverfahren schon aufgrund des Neuerungsverbots (§ 42 Abs 1 MSchG iVm § 140 Abs 2 PatG; Op 5/08 = PBl 2009, 156; Op 3/88 = PBl 1989, 127, je mwN) ohne Belang.
Daraus ist abzuleiten, dass die Antragsgegnerin zu drei Viertel, die Antragstellerin hingegen nur zu einem Viertel als obsiegend zu betrachten ist. Bei bloß teilweisem Obsiegen und Unterliegen sieht § 43 Abs 1 ZPO die verhältnismäßige Kostenteilung sowie den Ersatz der von einer Partei allein getragenen Gebühren entsprechend ihrem Obsiegensanteil vor.
Die Antragstellerin hat daher der Antragsgegnerin die Hälfte der nach TP 2 des RAT zu bemessenden Kosten der Gegenschrift auf Basis eines - hier unstrittigen - Streitwerts von 36.000 EUR (Om 6/99 = PBl 2000, 126) zu ersetzen; weiters drei Viertel der Barauslagen der Antragsgegnerin. Die Antragstellerin hat Anspruch auf Ersatz eines Viertels ihrer Barauslagen.
Darüber hinaus hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin die Kosten des Berufungsverfahrens zu ersetzen; auch die ergänzend verzeichneten Barauslagen, allerdings ohne die nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten des separaten Kostenbestimmungsantrags.
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