Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Wolfgang BONT, Dr. Manfred VOGEL und Dr. Friedrich JENSIK als rechtskundige Mitglieder sowie den Rat des Obersten Patent- und Markensenates Dipl.-Ing. Christian KÖGL als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma R ***** G m b H , ***** Deutschland, vertreten durch Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH, Wallnerstraße 4, 1010 Wien, wider die Antragsgegnerin Firma B ***** G e n . m . b . H . , ***** vertreten durch Herrn Patentanwalt Dipl.-Ing. Richard Atzwanger, Nothartgasse 16, 1130 Wien, wegen Löschung der Marke Nr 100 371 über die Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 11. Feber 2010, Zl Nm 122/2008-8, entschieden:
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 2.721,90 EUR bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens (darin 453,65 EUR Umsatzsteuer) binnen 14 Tagen zu ersetzen.
G r ü n d e:
Die B*****Gen.m.b.H. (in der Folge: Antragsgegnerin) war Inhaberin der österreichischen Wortmarke Nr 100 371 GAUDINA, eingetragen mit Priorität vom 14. Juli 1982 (Beginn der Schutzdauer 18. August 1982) für folgende Waren der Klasse 29: Fleisch, Fleisch- und Wurstwaren, Fleischkonserven, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte, Käse; Speiseöle und -fette; Konserven, Pickles.
Mit Schriftsatz vom 31. Oktober 2008 begehrte die R***** GmbH (in der Folge: Antragstellerin), die Löschung dieser Marke gemäß § 33a MSchG, weil sie in den letzten fünf Jahren vor dem Tag der Antragstellung nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden sei.
Nach Erstreckung der Frist zur Erstattung der Gegenschrift wurde das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke aufgrund Teilverzichts der Mar-keninhaberin mit Wirkung vom 26. Feber 2009 auf die Klasse 29, Käse nach Gouda-Art, eingeschränkt.
Die Antragstellerin verzichtete im Umfang der freiwilligen Teillöschung auf die Durchführung eines Verfahrens, begehrte jedoch unter Verweis auf ein erfolgloses Aufforderungsschreiben betreffend freiwillige Löschung Anspruch auf Kostenersatz.
Die Antragsgegnerin beantragte, den Löschungsantrag abzuweisen.
Im Berufungsverfahren ist nicht mehr strittig, dass die Markeninhaberin im maßgeblichen Benutzungszeitraum (31. Oktober 2003 bis 30. Oktober 2008) zwar nicht ihre Marke, jedoch das Zeichen GOUDINA ernsthaft kennzeichenmäßig für Käse nach Gouda-Art benutzt hat.
Die Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamts stellte mit Entscheidung vom 11. Feber 2010 das Verfahren hinsichtlich sämtlicher Waren ausgenommen "Klasse 29: Käse nach Gouda Art" ein und wies den Antrag auf Löschung der österreichischen Marke Nr 100 371 hinsichtlich der verbleibenden Waren "Klasse 29: Käse nach Gouda Art" ab. Ein auf § 33a MSchG gestützter Löschungsantrag könne abgewehrt werden, falls die Marke in einer Form benutzt worden sei, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweiche, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft beeinflusst werde (§ 33a Abs 4 MSchG). Es komme nicht darauf an, ob die angesprochenen Verkehrskreise die eingetragene und die benutzte Form gleichsetzten, sondern ob beide Formen rechtlich in ihrer Kennzeichnungskraft übereinstimmten. Dies sei dann der Fall, wenn das abweichend benutzte Zeichen vom Publikum bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt werde. Das treffe im Anlassfall zu: Im benutzten Zeichen sei nur ein Vokal durch einen – im gegebenen Zusammenhang – ähnlich auszusprechenden Vokal ersetzt worden; auch ziehe der Verkehr angesichts der zu kennzeichnenden Waren Rückschlüsse auf die Käsesorte Gouda und spreche das benutzte Zeichen gleich wie die Marke aus. Das benutzte Zeichen stimme auch inhaltlich mit der Marke überein.
Gegen den abweisenden Teil dieser Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin mit dem Antrag, den Abweisungsbeschluss dahin abzuändern, dass dem Löschungsantrag vollinhaltlich stattgegeben werde.
Die Antragsgegnerin beantragt, die Berufung abzuweisen.
Die Berufung ist nicht berechtigt.
Jedermann kann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann (§ 30a Abs 1 MSchG). Der Benutzung der Marke steht die Benutzung der Marke in einer Form gleich, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird (§ 33a Abs 4 MSchG).
Mit der Neufassung von § 33a Abs 4 MSchG durch die Markenrechts-Novel-le 1999 (BGBl I 1999/111) wurde die bis dahin geltende Rechtslage, wonach für die Rechtserhaltung der Gebrauch eines der Marke ähnlichen Zeichens und auch ein Gebrauch für gleichartige Waren und Dienstleistungen ausreichte, in wörtlicher Übereinstimmung mit der deutschen Fassung von Art 10 Abs 2 lit a RL 89/104/EWG dahin geändert, dass die Benutzung eines Zeichens, welches von der eingetragenen Marke nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft beeinflusst wird, als rechtserhaltend gilt.
Die terminologisch unterschiedliche Umsetzung dieser europäischen Norm durch den deutschen Gesetzgeber (der in § 26 Abs 3 dMarkenG in Anlehnung an die englische Fassung "distinctive character" bestimmt, dass die Abweichung „den kennzeichnenden Charakter der Marke“ nicht verändern darf) bewirkt keinen inhaltlichen Unterschied zwischen § 33a Abs 4 MSchG und § 26 Abs 3 dMarkenG, weil es in beiden Fällen darauf ankommt, dass die Abweichungen des benutzten Zeichens die Individualisierungsfunktion der eingetragenen Marke nicht verändern.
§ 33a Abs 4 MSchG liegt der Gedanke zugrunde, dass es Sinn und Zweck des Benutzungszwangs von Marken nicht rechtfertigen, bei jeder noch so geringfügigen Abweichung der benutzten von der eingetragenen Form Rechtsbestand und Durchsetzbarkeit der Marke zu verneinen und den Markeninhaber zu einer neuen Anmeldung (mit späterer Priorität) zu zwingen. Dem Markeninhaber soll ein angemessener Gestaltungsspielraum bei der Verwendung des eingetragenen Zeichens offenstehen (vergleiche Ingerl/Rohn-ke , MarkenG³ § 26 Rz 125).
Nach der Rechtsprechung kommt es darauf an, ob das abweichend benutzte Zeichen vom Verkehr bei und trotz Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichgesetzt wird. Das setzt voraus, dass der Verkehr den weggelassenen oder hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst. Die Marke muss auch in der tatsächlich benutzten Form eindeutig das die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen kennzeichnende Element bilden (4 Ob 119/06p = RIS-Justiz RS0121289 - SIERRA Tequila).
Im Schrifttum wird vertreten, dass bei einteiligen Wortmarken eine hinreichende Übereinstimmung zwischen Eintragungs- und Benutzungsform regelmäßig zu verneinen ist, wenn sich diese auch nur um einen zusätzlichen oder fehlenden Buchstaben unterscheiden, es sei denn, dass es sich um eine phonetisch unerhebliche Verdoppelung oder Vereinzelung gleicher Buchstaben, um eine Plural-Endung oder – namentlich bei Worten eines bestimmten begrifflichen Inhalts – um geringfügige Anpassungen an eine andere Sprache ohne Veränderung des Begriffsinhalts handelt ( Eisenführ in Eisenführ/Schennen , Gemeinschaftsmarkenverordnung³ Art 15 Rz 12). Ein bloßer Buchstabenaustausch soll im Verhältnis fremdsprachiger/eingedeutschter Wiedergabe ohne damit verbundenem Bedeutungswandel unschädlich sein ( Ingerl/Rohnke , MarkenG³ § 26 Rz 147 mN zur Rsp des BPatG).
Im Anlassfall liegt die Veränderung eines einzigen Buchstaben innerhalb eines einteiligen Wortzeichens vor (eingetragene Marke: GAUDINA; benutzte Form: GOUDINA). Dieser Buchstabenaustausch führt beim angesprochenen Publikum im Zusammenhang mit der Kennzeichnung von Käse nach Gouda-Art zu keinem Unterschied beider Zeichen in Aussprache oder erkannter Bedeutung, weil die damit assoziativ angesprochene Käsesorte Gouda eine der am weitesten verbreiteten und bekanntesten Käsesorten ist und deshalb vom Publikum auch in beiden Zeichen bedeutungsstiftend erkannt wird. Dass das Publikum hingegen – wie die Berufungswerberin meint – das Zeichen GAUDINA begrifflich in erster Linie mit dem Wort "Gaudi“ (in der Bedeutung von Spaß oder Jux) verbinde, ohne an Käse nach Gouda-Art zu denken, ist nicht nachvollziehbar, weil eine Verkleinerungsform von Gaudi („Gaudina“ in der Bedeutung „kleines Vergnügen“) nicht gebräuchlich ist.
Führt damit die Benutzungsform weder phonetisch noch begrifflich vom eingetragenen Zeichen weg, haben die angesprochenen Verkehrskreise keinen Anlass, die beiden Zeichen nicht miteinander zu identifizieren und gleichzusetzen. Unter diesen Umständen ist die Benutzung des Zeichens GOUDINA als Benutzung der eingetragenen Marke GAUDINA anzusehen. Der geltend gemachte Tatbestand der Löschung mangels ernsthafter kennzeichenmäßiger Nutzung ist damit nicht erfüllt.
Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41, 50 Abs 1 ZPO. Die Bemessungsgrundlage beträgt unter Bedachtnahme auf § 5 Z 14 AHK 36.000 EUR.
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