OBm2/10 – OPMS Entscheidung

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Michael SACHS, Dr. Elisabeth LOVREK und Dr. Gottfried MUSGER als rechtskundige Mitglieder und der Rätin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Susanna SLABY als fachtechisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin Firma   V *****, Frankreich, verterten durch Wildhack Jellinek Patentanwälte OG, Landstraßer Hauptstraße 50, 1030 Wien, wegen der internationalen Marke Nr 881 847 über die Beschwerde der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 21. Jänner 2010, GZ Bm 43/2008-3, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst:

Der Beschwerde wird teilweise Folge gegeben. Die Endentscheidung wird dahin abgeändert, dass die internationale Marke Nr 881 847 für Waren der Klasse 17 „Rohrendenschutz (nicht aus Metall), nämlich Kappen und Stopfen für Öl- und Gasleitungsrohre“ zum Schutz in Österreich zugelassen wird.

G r ü n d e :

Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Farbmarke Nr 881 847 „Verkehrspurpur RAL 4006“, die mit Priorität vom 24. Juni 2005 für die Waren der Klasse 17 "Rohrendenschutz (nicht aus Metall), nämlich Kappen und Stopfen" mit folgendem Aussehen eingetragen wurde:

Die Rechtsabteilung Internationales Markenwesen des Österreichischen Patentamtes stellte – nach vorläufiger Schutzverweigerung und Einholung einer Äußerung der Antragstellerin, die diese mit einem Antrag nach § 20 Abs 3 MSchG verband, - mit Beschluss vom 17. Juli 2008 fest, dass die Marke nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG zum Schutz in Österreich zugelassen werde. Der Schutzzulassung stehe die fehlende Unterscheidungskraft im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG entgegen.

In der gegen diesen Beschluss eingebrachten Beschwerde beantragte die Antragstellerin hilfsweise, die Registrierung mit dem auf „Tube end protections (not of metal), namely caps and plugs for oil and gas pipes“ eingeschränkten Warenverzeichnis, also „Rohrendenschutz (nicht aus Metall), nämlich Kappen und Stopfen für Öl- und Gasleitungsrohre“, vorzunehmen.

Die Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamtes wies die Beschwerde mit Beschluss vom 21. Jänner 2010 ab. Grundsätzlich könne eine Farbe auch in abstrakter oder konturloser Form als Marke geschützt werden, wenn sie grafisch darstellbar und geeignet sei, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die erste Voraussetzung sei durch die genaue Bezeichnung des RAL-Codes erfüllt. Bei abstrakten Farben und Farbkombinationen sei jedoch zu berücksichtigen, dass diese von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen würden wie eine vom Erscheinungsbild der Ware/Dienstleistung unabhängige Wort- oder Bildmarke. Die Verbraucher seien es nicht gewohnt, aus der Farbe von Waren oder Dienstleistungen ohne grafische Elemente oder Wortelemente auf die Herkunft zu schließen. Unterscheidungskraft könne nur unter außergewöhnlichen Umständen angenommen werden, etwa wenn die Zahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen gering und der Markt sehr spezifisch sei.

Hier handle es sich nicht um eine ungewöhnliche oder unübliche Farbe. Rohrenden bzw Rohrkappen und Stopfen würden in jedem beliebigen Baumarkt bzw Baustoffhandel in den verschiedensten Farben angeboten. Die dekorative Funktion der Farbe stehe im Vordergrund. Die beteiligten Verkehrskreise – gewerbliche und private Abnehmer – würden in der Farbe keinen betrieblichen Herkunftshinweis erblicken.

Die dagegen von der Antragstellerin erhobene Beschwerde ist teilweise berechtigt.

1. Gemäß dem bereits anwendbaren (§ 77b Abs 2 MSchG) § 36 MSchG in der Fassung BGBl 2009/126 kann die Partei, die sich durch eine Endentscheidung der Rechtsmittelabteilung beschwert erachtet, eine Beschwerde an den Obersten Patent- und Markensenat erheben. §§ 145a und 145b Patentge-setz 1970 sind sinngemäß anzuwenden.

Die Beschwerde richtet sich gegen eine Endentscheidung im Sinne des § 36 MSchG:

1.1 Angefochten ist die Entscheidung der Rechtsmittelabteilung über die Beschwerde gegen den von der Rechtsabteilung gefassten Feststellungsbeschluss nach § 20 Abs 3 MSchG, mit welchem ausgesprochen wurde, dass das angemeldete Zeichen nur nach Erbringung eines Verkehrsgeltungsnachweises registrierbar ist. § 20 Abs 3 MSchG dient der Verfahrensökonomie (Newerkla in Kucsko, marken.schutz [2006] 538f). Die a priori-Schutzfähigkeit wird vorweg behandelt. Gibt die Rechtsmittelabteilung der Beschwerde gegen den ausdrücklich für anfechtbar erklärten (§ 20 Abs 3 MSchG letzter Halbsatz) Feststellungsbeschluss statt, muss die Verkehrsgeltung im Markenanmeldungsverfahren nie geprüft werden.

1.2 Mit der Bestätigung des Feststellungsbeschlusses hat die Rechtsmittelabteilung zum Ausdruck gebracht, dass sie das Zeichen nur unter der Voraussetzung des § 4 Abs 2 MSchG für schutzfähig hält. Damit hat sie die Frage der a priori-Schutzfähigkeit unbeschadet des Umstandes, dass formell nicht der Registrierungsantrag (teilweise) abgewiesen, sondern ein Feststellungsbeschluss erlassen wurde, abschließend – und für das weitere Verfahren bindend - im Sinne ihrer Verneinung beantwortet. Inhaltlich wurde somit keine bloße Zwischenentscheidung (siehe auch die vergleichbare Regelung in § 70 PatG) gefasst. Die gegenteilige Beurteilung würde mit dem Gedanken der Verfahrensökonomie in Widerspruch stehen: Verneint man nämlich die Anfechtbarkeit der den Feststellungsbeschluss bestätigenden Entscheidung, könnte die Frage der a priori-Schutzfähigkeit mit Beschwerde an den OPM gegen die Registrierungsentscheidung neu aufgerollt werden.

2. In der Beschwerde beantragt die Antragstellerin zwar formell die Aufhebung (gemeint: Abänderung) der Entscheidung dahin, dass ihrer internationalen Marke der beantragte Schutz in Österreich gewährt werde. Das in der Beschwerde erstattete Vorbringen zielt jedoch ausschließlich darauf ab, zu begründen, warum die Auffassung der Rechtsmittelabteilung bezüglich des eingeschränkten Warenverzeichnisses „Rohrendenschutz (nicht aus Metall) nämlich Kappen und Stopfen für Öl- und Gasleitungen“ unzutreffend ist: Die Beschwerdeführerin verweist zusammengefasst darauf, dass die „Gewöhnlichkeit“ bzw „Üblichkeit“ eines Farbtons nicht abstrakt nur mit seiner Erfassung im RAL-Code begründet werden könne. Bei derartigen (gemeint jenen, für die Schutzgewährung angestrebt wird) Rohrendkappen handle es sich um Spezialprodukte, die ausschließlich von behördlich konzessionierten Spezialisten mit entsprechend höherer Aufmerksamkeit verwendet würden. Die Rohrendkappen dienten dazu, unterirdisch zu verlegende Gas- und Ölleitungen vor Verunreinigungen und dergleichen zu schützen. Die unsubstantiierte Behauptung der Rechtsmittelabteilung, auch private Abnehmer könnten die Produkte auf jedem beliebigen Baumarkt erwerben, verletze das rechtliche Gehör der Beschwerdeführerin und sei im Übrigen unzutreffend, weil der private Abnehmer Öl- oder Gasleitungsrohre weder (unterirdisch) verlege noch überhaupt verlegen dürfe. Eine dekorative Funktion komme den Waren nicht zu. Die erforderliche originäre Unterscheidungskraft sei im Lichte der Rechtsprechung des EuGH wegen der geringen Zahl der beanspruchten Waren und Dienstleistungen für den sehr spezifischen Markt daher zu bejahen.

Die Beschwerdeführerin setzt der Begründung der Rechtsmittelabteilung inhaltlich somit nur Argumente entgegen, die sich auf die Abweisung auch des Eventualantrags bezüglich des eingeschränkten Warenverzeichnisses beziehen.

3. Eine Marke ist unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, wenn sie geeignet ist, die Ware, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur dann kann sie die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis erfüllen (EuGH C-108/97 und C-109/97, Slg 1999 I 2779 - Chiemsee, Rz 46; 4 Ob 38/06a – Shopping City uva).

4. Die Grundsätze der Rechtsprechung des EuGH und der nationalen Gerichte zur Schutzfähigkeit von konturlosen Farbmarken lassen sich wie folgt zusammenfassen:

4.1 Eine Farbe als solche kann für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft haben, sofern sie Gegenstand einer grafischen Darstellung sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Die Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode erfüllt diese Voraussetzung (EuGH C-104/01 – Libertel = ÖBl 2004/59 [ Gamerith ] – Farbe Orange Rz 29, 37).

4.2 Die Zahl der Farben, die das allgemeine Publikum unterscheiden kann, ist niedrig, weil sich ihm selten die Gelegenheit zum unmittelbaren Vergleich von Waren mit unterschiedlichen Farbtönen bietet. Die geringe Zahl der für das Publikum unterscheidbaren Farben führt zu einer Verringerung der tatsächlich verfügbaren Farben mit der Folge, dass mit wenigen Eintragungen von Marken für bestimmte Dienstleistungen oder Waren der ganze Bestand an verfügbaren Farben erschöpft werden könnte. Ein derartiges Monopol wäre mit dem System eines unverfälschten Wettbewerbs unvereinbar. Die Verfügbarkeit der Farbe soll für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt werden (EuGH C-104/01 – Libertel = ÖBl 2004/59 [Gamerith] – Farbe Orange Rz  47, 54 f; 17 Ob 2/08f = ÖBl 2008/60 [Gamerith] – roter Koffer; VwGH 2006/04/0178 = PBl 2010, 82 – „Weiß-Rot-Grau“).

4.3 Farben kommt generell eine geringe Kennzeichnungseignung zu (4 Ob 37/94 = ÖBl 1994, 223 – Zeitrelais; 4 Ob 126/01k = ÖBl 2002, 20 – Das blaue Rohr). Farben können zwar bestimmte gedankliche Verbindungen vermitteln und Gefühle hervorrufen. Sie sind aber ihrer Natur nach kaum geeignet, eindeutige Informationen zu übermitteln. Das gilt umso mehr, weil sie in der Werbung und bei der Vermarktung von Waren und Dienstleistungen wegen ihrer Anziehungskraft gewöhnlich in großem Umfang ohne eindeutigen Inhalt verwendet werden (EuGH C-104/01 – Libertel = ÖBl 2004/59 [ Gamerith ] – Farbe Orange Rz 40 f, 65-67; EuGH C-49/02 – Heidelberger Bauchemie).

4.4 Der Grundsatz, dass bei Farben das Freihaltebedürfnis sehr groß und die Kennzeichnungskraft sehr gering ist, gilt allerdings nicht in gleichem Maß für alle Farben. Je unüblicher ein Farbton, desto geringer ist das Freihaltebedürfnis, desto größer ist auch die Kennzeichnungskraft (4 Ob 37/94 = ÖBl 1994, 223 – Zeitrelais).

4.5 Ein allgemeiner Grundsatz, dass Farben als solche nie geeignet sein können, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmer zu unterscheiden, besteht nicht. Eine Farbe als solche ist etwa bei einem sehr spezifischen Markt und einer sehr beschränkten Zahl der Waren oder Dienstleistungen unabhängig von ihrer Benutzung unterscheidungskräftig (EuGH C-104/01 – Libertel = ÖBl 2004/59 [ Gamerith ] – Farbe Orange Rz 41, 66; 17 Ob 2/08f = ÖBl 2008/60 [ Gamerith ] – roter Koffer).

5. Bei Anwendung dieser Grundsätze auf den zu entscheidenden Fall ist die Schutzfähigkeit der Farbmarkte für den auf Öl- und Gasleitungsrohre eingeschränkten Warenkreis zu bejahen.

5.1 Die Voraussetzung der graphischen Darstellbarkeit ist durch die Bezugnahme auf den RAL Code erfüllt.

5.2 Der Beschwerdeführerin ist darin beizupflichten, dass die Einordnung der Farbe „Verkehrspurpur“ in den RAL-Code nicht zwangsläufig zur Beurteilung der „Üblichkeit“ der Farbe führt: Die Üblichkeit bzw Unüblichkeit einer Farbe hängt vielmehr davon ab, ob der Farbton für die konkreten Waren häufig verwendet wird. Für Rohrendkappen, die zu Zwecken des Transport- und Lagerschutzes auf Öl- und Gasleitungsrohren angebracht werden, kann die Farbe „Verkehrspurpur“ - anders etwa als bei Gebrauchsartikeln des persönlichen Bedarfs, zB Drogeriewaren – nicht als „gewöhnlich“ angesehen werden. Diese Tatsache mindert im Sinn der dargelegten Grundsätze das allgemeine Freihaltebedürfnis und erhöht die Kennzeichnungskraft.

5.3 Bei Prüfung der Kennzeichnungseignung der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Farbe ist überdies zu bedenken, dass der Gedanke (vergleiche 4.3), Farben seien ihrer Natur nach kaum geeignet, eindeutige Informationen zu übermitteln, auch weil sie in der Werbung gewöhnlich in großem Umfang und ohne eindeutigen Inhalt verwendet würden, gerade im Anlassfall praktisch ohne Bedeutung ist: Eine Verwendung des Farbtons „Verkehrspurpur“ für an Öl- und Gasleitungsrohren angebrachten Rohrendkappen zu Dekorationszwecken oder um bestimmte Werbeaussagen durch den gefälligen Farbton zu unterstreichen, ist nahezu undenkbar. Dabei ist die Tatsache zu berücksichtigen, dass die Rohrendkappen dem Transport- und Lagerschutz dienen und es in der Natur der Sache liegt, dass sie vor (unterirdischer) Verlegung von den Rohren entfernt werden. Der Auffassung der Rechtsmittelabteilung, die Farbgestaltung stelle lediglich ein dekoratives bzw „schmückendes“ Element dar, kann für den konkreten Warenkreis nicht beigetreten werden: Die Rohrendkappen werden vor bestimmungsgemäßer Verlegung der Öl- und Gasleitungsrohre entfernt. Überdies entfällt bei einem unterirdisch verlegten Rohr der Dekorationszweck überhaupt zur Gänze.

5.4 Schließlich trifft nicht zu, dass auch private Abnehmer zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören und die Ware auf jedem beliebigen Baumarkt angeboten wird: Zutreffend verweist die Beschwerdeführerin darauf, dass für den eingeschränkten Warenkreis „Rohrendenschutz für Öl- und Gasleitungsrohre“ die beteiligten Verkehrskreise nur aus konzessionierten Unternehmen bestehen, die nicht selbst in einem Baumarkt Kappen und Stopfen als Rohrendenschutz für von ihnen benötigte Öl- und Gasleitungsrohre erwerben, sondern die Öl- und Gasrohre mit dem bereits für den Transport erforderlichen und daher auch schon angebrachten Rohrendenschutz bei den entsprechenden Anbietern – also etwa der Beschwerdeführerin – bestellen. Maßgeblich ist ausschließlich, wie diese konkreten Abnehmer die Farbgebung der Rohrendkappen verstehen. Während des Transports und insbesondere während der Lagerung der gestapelten Rohre auf Großbaustellen kommt den purpurfarbenen Rohrendkappen aber sehr wohl Signalfunktion dahin zu, dass die beteiligten gewerblichen Unternehmer und deren Mitarbeiter auf einen Blick erkennen können, dass die mit dem purpurfarbenen Rohrendenschutz versehenen Öl- und Gasleitungsrohre aus dem Unternehmen der Beschwerdeführerin stammen. Im Hinblick auf das im Wesentlichen gleichartige Aussehen der von anderen Unternehmen vertriebenen Öl- und Gasleitungsrohre schafft gerade erst die einheitliche Farbgestaltung der Kappen in Purpur die Möglichkeit, die Waren von Produkten anderer Unternehmer zu unterscheiden und sie dem Unternehmen der Beschwerdeführerin zuzuordnen. Die Assoziation mit dem Unternehmen der Beschwerdeführerin wird jedenfalls im Vordergrund stehen, wenn sie nicht überhaupt die einzige Gedankenverbindung ist, die die beteiligten Verkehrskreise entwickeln, berücksichtigt man, dass Dekorationszwecke bei den konkreten Waren keine Rolle spielen.

5.5 Dass die Rohre selbst – je nach ihrer Beschaffenheit – zur Unterscheidung farblich gekennzeichnet (vergleiche etwa die ÖNORM Z 1001) sind und wegen des Zwecks der Markierung (schnelle Identifizierung der darin transportierten Stoffe) auch nach Verlegung gekennzeichnet bleiben, kann nicht – wie die Rechtsabteilung meint – als Begründung dafür herangezogen werden, dass bereits eine Vielzahl von Farben für die farbliche Ausgestaltung von Rohren der freien Verwendung entzogen sind und daher als Konsequenz das Freihaltebedürfnis erhöht ist: Beansprucht wird die Farbmarke nicht für die Rohre selbst, sondern für die dem Transport- und Lagerschutz dienenden Rohrendkappen. Ein besonderes, der Schutzfähigkeit entgegenstehendes Freihaltebedürfnis für die Farbmarke „Verkehrspurpur“ ist in Anbetracht des eingeschränkten Warenkreises für den ebenfalls eingeschränkten Anbieterkreis nicht zu erkennen.

6. Daraus folgt zusammengefasst, dass der beanspruchten Farbe bei dem hier vorliegenden spezifischen Markt und der auf Rohrendenschutz für Öl- und Gasleitungsrohre beschränkten Warenanzahl Kennzeichnungseignung zukommt.

Der Beschwerde war daher teilweise Folge zu geben und auszusprechen, dass die internationale Farbmarke im Umfang dieses Warenkreises zum Schutz in Österreich zugelassen wird. Im Umfang der formell ebenfalls bekämpften Abweisung des über den Eventualantrag hinausgehenden Hauptbegehrens ist die angefochtene Entscheidung zu bestätigen.