OBp2/09 – OPMS Entscheidung

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obers-ten Patent- und Markensenats Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenats Dr. Gottfried MUSGER und Mag. Wilfried KYSELKA als rechtskundige Mitglieder und die Räte des Obersten Patent- und Markensenats Dipl.-Ing. Johannes MESA-PASCASIO und Mag. Maximilian GÖRTLER als fachtechnische Mitglieder in der Patentrechtssache des Antragstellers   K ***** vertreten durch Häupl Ellmeyer KEG, Patentanwaltskanzlei, Mariahilferstraße 50, 1070 Wien, gegen die Antragsgegnerin    P *****   G e s e l l s c h a f t   m . b . H . ,   ***** vertreten durch Dipl.-Ing. Manfred BEER, Dipl.-Ing. Reinhard HEHENBERGER, Patentanwälte, Lindengasse 8, 1070 Wien, wegen Erteilung des Patents „Fließfähiges selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial“, über die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsmittelabteilung des Österreichischen Patentamts vom 22. April 2009, Zl. B 7/2005-9, in nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss gefasst:

Der Beschwerde wird nicht Folge gegeben.

Die Parteien haben die Kosten des Verfahrens vor dem Obersten Patent- und Markensenat selbst zu tragen.

G r ü n d e :

Die Antragsgegnerin meldete am 19. September 2002 das Patent „Fließfähiges selbstverdichtendes Künettenfüllmaterial" an. Dieses Material enthält nach Anspruch 1 des Patents, bezogen auf die Masse,

-    zwischen 80 und 85 % eines Gemischs aus Brechsand und zerkleinertem Altbeton,

-    zwischen 1 und 8 % Kalksteinmehl, und

-    zwischen 9 und 15 % Wasser.

Weitere Ansprüche beziehen sich auf besondere Mischverhältnisse und die Beschaffenheit der Komponenten. Das Material war vor der Anmeldung in zwei Prüfberichten einer Prüfanstalt beschrieben worden. Auftraggeber dieser Berichte war eine ARGE gewesen, der ein Tochterunternehmen der Antragsgegnerin und ein drittes Unternehmen angehört hatten. Die Prüfberichte waren vor der Anmeldung des Patents mehreren Abteilungen des Magistrats der Stadt Wien zugekommen. Weiters war das Material vor der Anmeldung im Auftrag der Stadt Wien auf mehreren Versuchsbaustellen verwendet worden.

In seinem Einspruch bestritt der Antragsteller die Neuheit der Erfindung. Die Berichte seien von der Prüfanstalt jedem Interessenten zugesandt worden. Insbesondere seien sie den Mitgliedern der ARGE und verschiedenen Abteilungen des Magistrats der Stadt Wien jeweils ohne Geheimhaltungsverpflichtung zur Kenntnis gebracht worden. Zudem sei die Verwendung auf den Baustellen eine neuheitsschädliche Vorbenutzung gewesen.

Die Antragsgegnerin erwiderte, dass die Prüfberichte nur für den Auftrageber verfasst worden seien. Im Magistrat der Stadt Wien seien sie als „Amtsexemplare“ verwendet worden. Sowohl die Mitglieder der ARGE als auch der Magistrat seien zur Vertraulichkeit verpflichtet gewesen. Dritte hätten keinen Zugriff auf die Prüfberichte gehabt. Auf den Baustellen sei es Dritten weder erlaubt noch möglich gewesen, die für eine Analyse des Materials notwendigen Proben zu ziehen. Die Erfindung sei daher vor der Anmeldung nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Die Technische Abteilung erteilte das Patent. Zwar sei dessen Lehre in den Prüfberichten dargestellt. Diese Berichte seien jedoch ausschließlich dem Auftraggeber und von diesem dem Magistrat der Stadt Wien zur Verfügung gestellt worden. Sowohl die Prüfanstalt als auch der Magistrat seien zur Verschwiegenheit verpflichtet gewesen. An Dritte seien die Berichte nicht weitergegeben worden. Weiters sei das Material zwar auf einigen Versuchsbaustellen verwendet worden. Diese Baustellen seien aber nicht öffentlich zugänglich gewesen. Die im Einspruch angeführten Gründe erweckten daher keine Zweifel an der Neuheit der angemeldeten Erfindung.

Die Rechtsmittelabteilung bestätigte diese Entscheidung. Deren Feststellungen seien unbedenklich. Es sei nicht erwiesen, dass die Prüfberichte vor dem Anmeldetag anderen Personen als dem Auftraggeber (der ARGE) und dem Magistrat der Stadt Wien zugänglich gewesen seien. Die Offenlegung gegenüber dem Bauherrn (Stadt Wien) habe im Rahmen einer gemeinsamen Erprobung des Materials stattgefunden; zumindest konkludent sei dabei Vertraulichkeit vereinbart gewesen. Zwischen den Partnern der ARGE habe ebenfalls eine (implizite) Geheimhaltungsverpflichtung bestanden. Auch die Benutzung auf den Versuchsbaustellen sei unschädlich. Diese Baustellen seien nicht für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Dass das patentierte Material von einem außerhalb der Baustelle gelegenen Ort gesehen werden konnte, sei unerheblich, weil dessen Zusammensetzung – wenn überhaupt – nur durch das Ziehen einer Probe und eine nachfolgende Analyse hätte festgestellt werden können. Die Möglichkeit des (bloßen) Augenscheins schade nur dann, wenn es um Merkmale gehe, die allein durch Betrachten erkennbar seien. Nicht unmittelbar ersichtliche Merkmale gehörten demgegenüber nur dann zum Stand der Technik, wenn eine nähere Untersuchung durch einen Fachmann möglich und erlaubt sei. Das habe auf den Baustellen nicht zugetroffen. Dass Dritte das Material tatsächlich untersucht hätten, sei nicht erwiesen.

In seiner Beschwerde macht der Antragsteller geltend, die Rechtsmittelabteilung habe eine nähere Überprüfung der vertraglichen Pflichten im Rahmen der ARGE unterlassen. Einer der ARGE-Partner habe nichts von der (geplanten) Patentanmeldung gewusst und das Material unabhängig von der Antragsgegnerin dritten Auftraggebern angeboten. Weiters habe auch der Antragsteller selbst schon vor der Anmeldung des Patents über die Prüfberichte verfügt. Die Weitergabe von Patentgegenständen an Dritte sei grundsätzlich neuheitsschädlich; dies sei hier durch das Verfüllen auf den Versuchsbaustellen erfolgt. Gewöhnliche Baustellen-Absicherungen verhinderten eine „in jeder Hinsicht unbedenkliche“ Probenentnahme nicht. Ein Mangel des Beschwerdeverfahrens liege darin, dass die Beschwerdekammer in eine vom Antragsteller vorgelegte Videoaufnahme nicht Einsicht genommen habe. Diese Aufnahme habe den Ablauf einer Künettenverfüllung dargestellt; ihr hätte entnommen werden können, dass es auch auf den Versuchsbaustellen möglich gewesen wäre, Proben zu entnehmen. Die Feststellungen der Vorinstanzen, dass eine Weitergabe der Prüfberichte an Dritte nicht erwiesen sei, seien verfehlt.

Die Beschwerde ist nicht berechtigt.

1. Zu den Prüfberichten

1.1. Nach § 3 Abs 1 gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet dabei alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist.

1.2. Nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist Wissen, das nur wenigen Personen bekannt ist und von ihnen geheim gehalten wird ( Kraßler , Patentrecht6 [2009] 271). Dabei genügt die bloße Verpflichtung zur Geheimhaltung an sich nicht; entscheidend ist vielmehr, dass sie auch eingehalten wird ( Melullis in Benkard, Patentgesetz10 [2006] § 3 Rz 67; ders in Benkard, Europäisches Patentübereinkommen [2002] Art 54 Rz 114; EPA T 830/90 ABl 1994, 713 – Geheimhaltungsvereinbarung). Davon ist jedoch regelmäßig auszugehen (BGH X ZB 13/ 92 GRUR 1996, 747 – Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem), solange keine Indizien dafür vorliegen, dass die Geheimhaltungspflicht tatsächlich verletzt wird (BGH X Zr 17/98 – Hydraulische Spannmutter).

1.3. Eine Geheimhaltungspflicht kann sich auch aus einer konkludenten Vereinbarung ergeben. Eine solche Vereinbarung ist in der Regel dann anzunehmen, wenn mehrere Personen oder Unternehmen bei der Entwicklung und Erprobung eines neuen technischen Verfahrens zusammenarbeiten. Denn in diesem Fall besteht gewöhnlich ein gemeinsames Interesse aller Beteiligten, die Erfindung Dritten gegenüber geheim zu halten. Damit können die Beteiligten wechselseitig darauf vertrauen, dass auch die anderen Mitwirkenden keine neuheitsschädliche Offenbarung gegenüber Dritten vornehmen werden ( Melullis in Benkard, Patentgesetz10 § 3 Rz 68a; BGH X Zr 173/94 = NJW-RR 1999, 834 – Herzklappenprothese; EPA T 0101/03; T 0906/01; T 901/95; T 472/92).

1.4. Ein solcher Fall lag hier vor. Die Antragsgegnerin erprobte die neuartige Zusammensetzung des Künettenfüllmaterials auf „Versuchsbaustellen“ der Stadt Wien; in diese Erprobung waren die beiden der ARGE angehörenden Unternehmen sowie die zuständigen Stellen der Stadt Wien eingebunden. Dass es sich um eine Erprobung handelte, ergab sich schon aus der Einholung der Prüfberichte; diese wären nicht erforderlich gewesen, hätte es sich um bereits bekanntes Material gehandelt. Bei dieser Sachlage durfte die Antragsgegnerin darauf vertrauen, dass weder die Partner der ARGE noch die für die Stadt Wien handelnden Personen die neu entwickelte Zusammensetzung des Materials an Dritte weitergeben würden. Abgesehen davon bestreitet einer der ARGE-Partner, die Prüfberichte überhaupt gekannt zu haben. Träfe das zu, lag ihm gegenüber ohnehin keine Offenbarung vor; auf eine auch von ihm übernommene Geheimhaltungspflicht käme es dann nicht an.

1.5. Eine Verpflichtung zur Geheimhaltung wird auch beim Zusammenwirken von Unternehmen angenommen, die mit dem Rechteinhaber wirtschaftlich verbunden sind ( Melullis in Benkard, Europäisches Patentübereinkommen Art 54 Rz 117 f). Das traf hier für jenen ARGE-Partner zu, der im maßgebenden Zeitraum von der Antragsgegnerin gesellschaftsrechtlich beherrscht wurde.

1.6. Zwar hat der andere ARGE-Partner vor der Anmeldung des Patents ein Angebot gelegt, das sich nach dem Vorbringen des Antragstellers auf das neue Füllmaterial bezieht. Dem Angebot kann aber die Zusammensetzung dieses Materials nicht entnommen werden, sodass es als solches keine neuheitsschädliche Offenlegung war (BGH X Zr 189/03, GRUR 2008, 885 – Schalungsteil). Dass ein Auftrag erteilt und das neue Material tatsächlich eingesetzt worden wäre, hat der Antragsteller nicht behauptet.

1.7. Dass zur Geheimhaltung verpflichtete Personen die Lehre des Patents vor dem Anmeldetag Dritten (insbesondere dem Antragsteller) zugänglich gemacht hätten, ist nicht erwiesen. Soweit der Antragsteller die diesbezüglichen (Negativ-)Feststellungen der Vorinstanzen bekämpft, wendet er sich in unzulässiger Weise gegen deren Beweiswürdigung. Nach § 145b Abs 2 PatG 1970 hat der Oberste Patent- und Markensenat auch im Beschwerdeverfahren keine neuen Beweise aufzunehmen. Daraus folgt, dass er die Beweiswürdigung der Vorinstanzen - ebenso wie im Berufungsverfahren (Op 1/83, PBl 1983, 164; Weiser , Österreichisches Patentgesetz [2005] 372 f mwN) - nicht überprüfen kann. Denn sonst wäre der OPM trotz der geringeren Erkenntnismöglichkeiten, die sich für ihn aus dem Beweisaufnahmeverbot ergeben, befugt und gegebenenfalls verpflichtet, die auf unmittelbarer Beweisaufnahme beruhenden Erwägungen der Vorinstanzen zu verwerfen und stattdessen eigene Feststellungen zu treffen. Ein solches Ergebnis kann dem Gesetzgeber, der das Beweisaufnahmeverbot in Kenntnis der zum Berufungsverfahren ergangenen Rechtsprechung auch für das Beschwerdeverfahren übernommen hat, nicht unterstellt werden.

Ein Begründungsmangel, der allenfalls zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidungen führen könnte, liegt nicht vor. Die bloß theoretische Möglichkeit, dass die Geheimhaltungsverpflichtung verletzt worden sein könnte, reicht für die Begründung des Einspruchs nicht aus.

2. Zu den Versuchsbaustellen

2.1. Benutzung macht die Lehre eines Patents dann der Öffentlichkeit zugänglich, wenn dadurch für einen nicht beschränkten Personenkreis eine nicht entfernt liegende, dh nicht bloß theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme entsteht ( Kraßler , Patentrecht6, 273; BGH X Zr 139/95, GRUR 1997, 892 – Leiterplattennutzung; BGH X ZR 155/98, GRUR 2001, 819 – Schalungselement). Betrifft das Patent die Zusammensetzung eines Erzeugnisses, so liegt eine neuheitsschädliche Offenbarung dann vor, wenn das Erzeugnis selbst der Öffentlichkeit zugänglich ist und von einem Fachmann analysiert und reproduziert werden kann; dies unabhängig davon, ob es besondere Gründe dafür gibt, eine solche Analyse vorzunehmen (EPA G 1/92). Die Möglichkeit, das neuartige Erzeugnis zu betrachten, begründet demgegenüber (nur) dann öffentliche Zugänglichkeit, wenn ein Fachmann schon durch bloßen Augenschein die technischen Zusammenhänge erkennt ( Melullis in Benkard, EPÜ, Art 54 Rz 100). Ist das nicht der Fall, so ist es unerheblich, ob das Erzeugnis an einem öffentlichen Ort oder von einem solchen Ort aus eingesehen werden kann (BGH X Zr 155/98 – Schalungselement; EPA T 245/88, T 406/86; PA B 44/87, PBl 1989, 165 - Laufflächenbelag; Melullis in Benkard, EPÜ, Art 54 Rz 100).

2.2. Bei Verfüllmaterial, das auf Baustellen eines öffentlichen Auftraggebers eingesetzt wird, besteht, wenn überhaupt, nur eine theoretische Möglichkeit der Kenntnisnahme.

(a) Der bloße Augenschein reicht für das Erkennen der Zusammensetzung nicht aus. Anders als bei der Verwendung von Gegenständen, deren charakteristische Neuheit ein Fachmann schon durch bloßes Betrachten erkennt (OPM 7, 11-13/89, PBl 1991, 191 - Schalungselemente), schadet es daher nicht, dass das Verfüllen der Künetten möglicherweise von einem außerhalb der Baustelle gelegenen Ort aus beobachtet werden konnte. Vielmehr wäre die Entnahme einer Probe erforderlich gewesen, deren Analyse allenfalls die Zusammensetzung des Materials offenbart hätte.

(b) Eine solche Entnahme wäre jedoch wegen des Eigentums Dritter am Verfüllmaterial rechtswidrig gewesen. Zudem ist – mangels konkreten gegenteiligen Vorbringens in erster Instanz – von einer üblichen Absicherung der Baustelle auszugehen. Unter diesen Umständen ist es zwar nicht ganz ausgeschlossen, dass eine am Verfüllmaterial interessierte Person eine Probe entnimmt. Weder der Eingriff in fremdes Eigentum noch das Überwinden von Baustellenabsicherungen entspricht aber dem gewöhnlichen Lauf der Dinge. Die allenfalls denkbare Probenentnahme bleibt daher eine bloß theoretische Möglichkeit . Allein dadurch wird die öffentliche Zugänglichkeit im Sinne von § 3 Abs 1 PatG 1970 noch nicht begründet (vergleiche BGH X ZR 155/98 – Schalungselement, sowie zur älteren [deutschen] Rechtsprechung Melullis in Benkard, Patentgesetz10 § 3 Rz 66 [keine Öffentlichkeit auf Baustelle oder Eisenbahngrundstück]). Dass dritte Personen tatsächlich eine Probe entnommen und auf dieser Grundlage das Material analysiert hätten, hat der Antragsteller nicht behauptet. Es kann daher offen bleiben, ob und unter welchen Voraussetzungen in einem solchen Fall § 3 Abs 4 Z 1 PatG 1970 zur Unbeachtlichkeit der dadurch erfolgten Offenbarung geführt hätte.

(c) Zu diesen rechtlichen Erwägungen tritt eine faktische: Die Annahme, dass sich eine baustellenfremde Person während der Verfüllarbeiten Zutritt zur Baustelle verschaffen und Material entnehmen könnte, ist völlig wirklichkeitsfremd. Wenn überhaupt, wäre eine Probenentnahme daher erst nach Abschluss der Arbeiten – etwa in der Nacht – möglich gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hätte aber die Zusammensetzung des Materials nicht mehr genau festgestellt werden können, da das ursprünglich vorhandene Wasser bereits verdunstet oder beim Aushärten des Materials gebunden gewesen wäre. Zudem hinge der Wassergehalt auch von den Wetterbedingungen ab. Das Ergebnis einer nachträglichen Analyse hätte daher unter Berücksichtigung des Wettereinflusses korrigiert werden müssen, was nicht mehr – oder nur in nachschauender Betrachtung in Kenntnis der Erfindung – zu einer detaillierten Kenntnis der Zusammensetzung führen konnte. Sollte es entgegen dieser Annahme Verfahren geben, die für eine nachträgliche Analyse des Füllmaterials geeignet wären, hätte dies der Antragsteller bereits im Einspruchsverfahren behaupten und beweisen müssen.

(d) Die vom Antragsteller vorgelegte Videoaufnahme zeigt nach seinem eigenen Vorbringen nicht eine jener Baustellen, auf denen das strittige Material verwendet worden war, sondern eine (angeblich) „ähnlich geartete“ andere. Zudem hat der Antragsteller den Inhalt dieser Aufnahme ohnehin in seinem Schriftsatz vom 16. April 2009 geschildert. Daraus ergibt sich lediglich, dass auf der gefilmten Baustelle die theoretische Möglichkeit einer Probenentnahme bestanden haben könnte. Das reicht aber, wie oben ausgeführt, noch nicht aus, um die öffentliche Zugänglichkeit der Information im Sinne von § 3 Abs 1 PatG 1970 zu begründen. Das Unterbleiben des Augenscheins begründet daher keinen Mangel des Verfahrens vor der Beschwerdekammer.

3. Aufgrund dieser Erwägungen muss die Beschwerde erfolglos bleiben. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 145b Abs 6 PatG 1970.