33R139/24i – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien fasst als Rekursgericht *** in der Patentrechtssache der Antragstellerin A *** , wider die Antragsgegnerin B *** , wegen Einspruch gegen das Patent AT 522 884 B1, über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Technischen Abteilung des Österreichischen Patentamts vom 22.4.2024, 4B A 50116/2020 4,6,7,8,9,10,11, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben und der Technischen Abteilung wird eine neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufgetragen.

Begründung:

Das Patent AT 522 884 B1 (in Folge „Streitpatent“) wurde am 18.02.2020 prioritätslos unter dem Titel „Recyclebare Papierverpackung mit hoher Barriere gegen Wasserdampf und Sauerstoff“ von der Antragsgegnerin angemeldet und am 15.3.2021 veröffentlicht.

Die Patentansprüche lauten wie folgt:

1. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat bestehend aus einer Papierschicht (2) mit einem Papier mit einem Flächengewicht von 30 bis 360 g/m2und einer damit verbundenen Barrierefolie (3), dadurch gekennzeichnet, dass die Barrierefolie (3) zumindest eine Substratschicht (4), Verbindungsschicht (5) und Barriereschicht (6) umfasst, wobei die Verbindungschicht (5) zwischen der Substratschicht (4) und der Barriereschicht (6) angeordnet ist, dass die Substratschicht (4) vorrangig aus Polyethylen oder Polypropylen besteht mit einen Polyethylen-Anteil oder einen Polypropylen-Anteil von mindestens 60 Gew% der Substratschicht (4), vorzugsweise zumindest 70 Gew% und ganz besonders vorzugsweise zumindest 80 Gew%, dass zumindest die zumindest eine Substratschicht (4) der Barrierefolie (3) gereckt ist, dass der Anteil der Papierschicht (2) zwischen 50 Gew% und 90 Gew%, vorzugsweise zwischen 70 Gew% und 90 Gew%, des Papierverpackungslaminats (1) beträgt und dass die Barrierefolie (3) mit einer hydrophilen Klebeschicht (9) mit der Papierschicht (2) verbunden ist, wobei die der Barrierefolie (3) zugewandte Seite der Papierschicht (2) unbeschichtet ist.

2. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Barrierefolie (3) asymmetrisch ausgeführt ist mit einer Substratschicht (4), die über die Verbindungsschicht (5) mit der Barriereschicht (6) verbunden ist.

3. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Barriereschicht (6) der Papierschicht (2) zugewandt angeordnet ist und über die Klebeschicht (9) mit der Papierschicht (2) verbunden ist.

4. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Barrierefolie (3) symmetrisch ausgeführt ist mit einer Barriereschicht (6), die an beiden Seiten jeweils über eine Verbindungsschicht (5) mit einer Substratschicht (4) verbunden ist und eine der Substratschichten (4) über die Klebeschicht (9) mit der Papierschicht (2) verbunden ist.

5. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Barriereschicht (6) als Barrierebeschichtung in Form einer Metallisierung oder Beschichtung mit Siliziumoxid oder Aluminiumoxid ausgeführt ist.

6. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Barriereschicht (6) als eine Schicht aus einem Barrierepolymer, vorzugsweise ein Polyamid oder ein Ethylen-Vinylalkohol-Copolymer, ausgeführt ist.

7. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht aus dem Barrierepolymer mit einer Barrierebeschichtung in Form einer Metallisierung oder Beschichtung mit Siliziumoxid oder Aluminiumoxid versehen ist.

8. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Barrierefolie (3) gereckt ist.

9. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Barrierefolie (3) an der der Papierschicht (2) abgewandten Seite mit einer Siegelschicht (7) verbunden ist.

10. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Siegelschicht (7) aus Polyethylen besteht wenn die Substratschicht (4) vorrangig aus Polyethylen besteht oder die Siegelschicht (7) aus Polypropylen besteht wenn die Substratschicht (4) vorrangig aus Polypropylen besteht.

11. Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Siegelschicht (7) gereckt ist.

Anspruch 1 des Streitpatents lässt sich in folgende Merkmale gliedern:

M1 Recyclingfähiges Papierverpackungslaminat bestehend aus

M2 einer Papierschicht (2) mit einem Papier mit einem Flächengewicht von 30 bis 360 g/m² und

M3 einer damit verbundenen Barrierefolie (3), dadurch gekennzeichnet, dass

M4 die Barrierefolie (3) zumindest eine Substratschicht (4), Verbindungsschicht (5) und Barriereschicht (6) umfasst, wobei die Verbindungschicht (5) zwischen der Substratschicht (4) und der Barriereschicht (6) angeordnet ist, dass

M5 die Substratschicht (4) vorrangig aus Polyethylen oder Polypropylen besteht mit einen Polyethylen-Anteil oder einen Polypropylen-Anteil von mindestens 60 Gew% der Substratschicht (4), vorzugsweise zumindest 70 Gew% und ganz besonders vorzugsweise zumindest 80 Gew%0, dass

M6 zumindest die zumindest eine Substratschicht (4) der Barrierefolie (3) gereckt ist, dass

M7 der Anteil der Papierschicht (2) zwischen 50 Gew% und 90 Gew%, vorzugs- weise zwischen 70 Gew% und 90 Gew%, des Papierverpackungslaminats (1) beträgt und dass

M8 die Barrierefolie (3) mit einer hydrophilen Klebeschicht (9) mit der Papierschicht (2) verbunden ist,

M9 wobei die der Barrierefolie (3) zugewandte Seite der Papierschicht (2) unbeschichtet ist.

Die Antragstellerin wendet in ihrem auf § 102 Abs 2 Z 1 PatG gestützten Einspruch zusammengefasst ein, der Gegenstand des Streitpatents sei zum Anmeldezeitpunkt nicht mehr neu oder nahegelegt gewesen, sodass eine Erfindung darin nicht mehr erblickt werden könne. Aus dem Stand der Technik sei hinreichend bekannt, dass alle Kunststoffe oder kunststoffhaltigen Verpackungen recycelt werden könnten, wobei die Art des Recyclings von den strukturellen Merkmalen des Papierverpackungslaminats abhänge. Es handle sich auch nicht um eine Kombinationserfindung, sondern um eine bloße Merkmalsaggregation, die für eine Fachperson jedenfalls naheliegend sei. Auch im Umfang der Hilfsanträge fehle dem Patent die Neuheit.

Die Antragsgegnerin beantragt die Abweisung des Einspruchs und Aufrechterhaltung des Streitpatents im vollen Umfang, hilfsweise im Umfang von vier näher ausgeführten Hilfsanträgen. Anspruch 1 des Klagspatents sei neu gegenüber ./A. Die von der Antragstellerin behauptete Unklarheit der Ansprüche 2 bis 11 sei kein Einspruchsgrund. Das Streitpatent biete eine Lösung für das Recycling von Mischlaminaten aus unterschiedlichen Werkstoffen wie Papier und Kunststoff, was ohne vorherige Trennung der Materialien nicht ohne weiteres möglich sei. Auch wenn die einzelnen Merkmale des Streitpatents bekannt sein mögen, seien sie dennoch in Kombination zur Erreichung der Recyclingfähigkeit erforderlich und damit insgesamt erfinderisch („Kombinationserfindung“).

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt den Einspruch ab und sprach aus, dass das Streitpatent im vollen Umfang aufrecht bleibe.

Rechtlich erachtete es den Anspruch 1 des Streitpatents als neu und erfinderisch gegenüber allen von der Antragstellerin vorgelegten Dokumenten. Der Gegenstand des Streitpatents werde einer Fachperson auch nicht durch eine Zusammenschau einer der Beilagen mit dem weiteren Stand der Technik nahegelegt. Auf die Hilfsanträge sei nicht weiter einzugehen.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss so abzuändern, dass das Streitpatent im vollen Umfang widerrufen werde.

Die Antragsgegnerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Der Rekurs ist berechtigt im Sinne des (jedem Abänderungsantrag innewohnenden; vgl RS0041774 [T1]) Aufhebungsantrags.

1. Soweit die Antragstellerin in ihrem Rekurs hinsichtlich Neuheit und dem Mangel an erfinderischer Tätigkeit nur auf ihr Vorbringen im erstinstanzlichen Verfahren verweist (vgl Rekursseite 5), führt sie das Rechtsmittel nicht gesetzmäßig aus. Es reicht nämlich - auch im Außerstreitverfahren - nicht aus, im Rechtsmittel bloß auf das im Verfahren 1. Instanz erstattete Vorbringen hinzuweisen (RS0053616 [inbes T9]). Da es sich dabei um einen nicht verbesserungsfähigen Inhaltsmangel handelt (1 Ob 235/01m mwN; 1 Ob 23/04w), beschränkt sich die Behandlung des Rekurses auf jene Punkte des Rechtsmittels, die eigenständige Ausführungen und damit eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem angefochtenen Beschluss enthalten.

2. Das ist im Wesentlichen der Vorwurf des Fehlens der erfinderischen Tätigkeit gegenüber ./J und ./K:

2.1 Voranzustellen ist, dass eine Erfindung nach § 1 Abs 1 PatG (oder dem sinngleichen Art 56 EPÜ) als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend anzusehen ist, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Dies ist nicht schon dann der Fall, wenn der Fachmann aufgrund des Standes der Technik zu ihr hätte gelangen können, sondern erst dann, wenn er sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch tatsächlich vorgeschlagen hätte („could-would-approach“: RS0071157 [T1]; 4 Ob 17/15a mwN).

Für die Beurteilung, ob die erfinderische Tätigkeit zu bejahen ist, ist nach dem vom Europäischen Patentamt (EPA) entwickelten „Aufgabe-Lösungs-Ansatz“ zunächst der nächstliegende Stand der Technik zu ermitteln, sodann die zugrunde liegende technische Aufgabe zu bestimmen und schließlich zu beurteilen, ob die Erfindung angesichts des nächstliegenden Stands der Technik und der technischen Aufgabe für die Fachperson naheliegend war (4 Ob 80/18w [4.2]; OLG Wien 133 R 90/18k = ÖBl 2019/52, 194 [ Wildhack ] ua).

Ob eine Erfindung nach diesen Grundsätzen auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, ist grundsätzlich eine Rechtsfrage (RS0123155 [T3]). Diese Rechtsfrage ist aber in erster Linie von Tatfragen abhängig, nämlich insoweit, als es auf das Fachwissen ankommt, über das die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet verfügt (RS0071399).

2.2 Der Rekurs wendet sich gegen die Ansicht der Technischen Abteilung, ./K (als Übersetzung von ./J) unterscheide sich neben dem Merkmal M5 auch durch die Merkmale M7, M8 und M9 vom Streitpatent.

2.2.1 Zu Merkmal M7 führte die Technische Abteilung aus (BS 21, erster Absatz), dass die mit dem Einspruch vorgelegten Berechnungen in Tabelle 6 auf Annahmen und Interpretationen beruhten, welche eine tatsächliche Offenbarung nicht ersetzen könnten, weil ./K keine Flächengewichte und/oder Dichten der einzelnen Bestandteile offenbare.

Die Antragstellerin bringt selbst vor, dass ./K nicht explizit offenbart, welchen Gewichtsanteil die Papierschicht am Papierverpackungslaminat hat (Einspruch, S 18, Punkt 5.). Dieser lasse sich jedoch anhand des Beispiels in Abs [0019] berechnen.

Eine implizite Offenbarung, wie sie hier von der Antragstellerin angesprochen wird, umfasst lediglich das der Fachperson als zwingend erforderlich Bekannte ( Horkel/Poth/Pföstl in S tadler/Koller , PatG § 3 Rz 132). Dazu, was einer Fachperson zwingend bekannt sein musste und ob sie damit aus ./K die in Tabelle 6 des Einspruchsschriftsatzes dargelegten Werte entnehmen kann, fehlen jedoch nähere Feststellungen.

2.2.2 Dass Merkmal M8 nicht durch ./K offenbart sei, begründet die Technische Abteilung im Wesentlichen damit, in ./K sei die PE-Schicht (1) im Gegensatz zum Streitpatent nicht durch eine hydrophile Klebeschicht mit der Papierschicht verbunden.

Dazu ist mit dem Rekurs festzuhalten, dass nach dem Wortlaut von Anspruch 1 des Streitpatents die Barrierefolie weitere Schichten als die im Anspruch konkret genannten Substratschicht (4), Verbindungsschricht (5) und Barriereschicht (6) aufweisen kann. Demgegenüber offenbart ./K eine wasserlösliche Harzschicht (3) zwischen der Papierschicht (2), der Klebeharzschicht (4) und den weiteren Schichten (5) und (6). Damit ist aber nicht ersichtlich, warum die wasserlösliche Harzschicht (3) laut ./K (deren Material – PVOH – auch in Absatz [0031] des Streitpatents als mögliches Material für eine Klebeschicht angegeben ist) nicht als „hydrophile Klebeschicht“ im Sinne des Streitpatents zu qualifizieren sein sollte. Dass und ob es in Anlage ./K eine weitere „Klebeschicht“ gibt, wird durch den hinsichtlich der Bestandteile der Barrierefolie (3) offenen Wortlaut von Anspruch 1 nämlich nicht ausgeschlossen. Warum es sich bei Merkmal M8 dennoch nicht um ein naheliegendes technisches Merkmal handelt, das der Fachperson geläufig ist, wird im angefochtenen Beschluss nicht näher ausgeführt.

2.2.3 Ebenso wenig legt der angefochtene Beschluss näher dar, warum Merkmal M9, nach dem die der Barrierefolie (3) zugewandte Seite der Papierschicht (2) unbeschichtet ist, nicht durch ./K offenbart sein soll.

Absatz [0013] von ./K spricht nur von der Verwendung eines „paper boards“, ohne darauf einzugehen, ob dieses beschichtet ist oder nicht. Maßgeblich ist daher, ob die Fachperson angesichts des Fehlens eines Hinweises auf eine Beschichtung hier automatisch von einer unbehandelten Schicht ausgehen würde.

Die Technische Abteilung trifft jedoch auch hier keine Feststellungen, inwieweit die Fachperson bei einem Mehrschichtaufbau wie in ./K beschrieben tatsächlich Grund zur Annahme gehabt hätte, es könnte sich bei der darin verwendeten Papierschicht auch um eine solche mit Beschichtung gehandelt haben.

2.2.4 Insgesamt lässt sich damit mangels entsprechender Feststellungen nicht abschließend beantworten, welchen Schluss die Fachperson aus der Lehre von ./K gezogen hätte.

2.3 Die Aufgabe der Erfindung wird im angefochtenen Beschluss (dortige S 14) wie folgt beschrieben: „Die Aufgabenstellung des Streitpatents ist es, ein recyclingfreundliches Papierverpackungslaminat aus Papier mit einer hohen Barriere gegen Wasserdampf, Sauerstoff und/oder Aromen anzugeben, das einfach hergestellt werden kann und das gut recyclebar ist.“

Zur Recyclingfähigkeit führt der Beschluss weiters aus (S 16 f): „Die zu lösende Aufgabe der ,verbesserten Recyclingfähigkeit bei gleichzeitig hoher Barrierewirkung‘ ist daher als stoffliche Wiederverwertung und somit Rückführung der Einzelbestandteile in den Wirtschaftskreislauf, abhängig von der Zusammensetzung und des strukturellen Aufbaus des Papierverpackungslaminats, der möglichst sortenreinen Einzelbestandteile zu sehen. Dabei ist die Barrierewirkung dennoch in entsprechender Ausprägung sicherzustellen“.

Auch ./K befasst sich mit einer verbesserten Recyclingfähigkeit der dort beschriebenen Laminatkörper (vgl Absatz 3), wobei auch eine ausreichende Gasbarriere sichergestellt werden soll (Absatz 6).

Nach dem Vorbringen der Antragsgegnerin seien zum Anmeldetag Papierverpackungslaminate mit weniger als 90 Gew% als nicht recycelbar angesehen worden. Der Kern ihrer Erfindung liege damit darin, den Papieranteil unter diesen Prozentsatz zu senken, was es ermögliche, den Kunststoffanteil (Barrierefolie) zu erhöhen, um die erforderliche Barrierewirkung zu erzielen, wenn zwischen unbeschichtetem Papier und Barrierefolie ein hydrophiler Kleber verwendet werde, der eine sichere Trennung des Papiers von der Barrierefolie ermögliche. Papier und die Kunststoffe der recyclinggerecht konstruierten Barrierefolie könnten damit getrennten Recyclingströmen zugeführt werden.

Wie bereits oben zu 2.2.2 ausgeführt, scheint die Verwendung eines hydrophilen Klebers jedoch bereits aus ./K bekannt zu sein und zum selben Ziel, nämlich einer sicheren Trennung von Papier und Barrierefolie, zu führen.

2.4 Bei einer Kombinationserfindung, wie von der Antragsgegnerin behauptet und von der Technischen Abteilung angenommen, ist entscheidend, ob der Stand der Technik dem Fachmann Anregungen oder Hinweise gerade für das Zusammenwirken aller Merkmale (Lösungsmittel) unter Berücksichtigung ihrer Funktionen innerhalb der beanspruchten Gesamtkombination gegeben hat oder nicht (vgl RS0071157; 4 Ob 80/18w [4.4]).

Auch dazu trifft die Technische Abteilung jedoch keine (ausreichenden) Feststellungen. Ein konkreter Hinweis auf eine Kombinationswirkung oder synergistische Wirkung der in Frage stehenden Merkmale lässt sich dem angefochtenen Beschluss nicht entnehmen.

3. Da die Technische Abteilung somit zu erheblich erscheinenden Tatsachen (§ 57 Z 5 AußStrG), konkret vor allem zu dem Fachwissen, über das die Durchschnittsfachperson auf dem betreffenden Gebiet verfügt, keine Erhebungen getätigt und dazu keine Tatsachenfeststellungen getroffen hat, war der angefochtene Beschluss aufzuheben und der Technischen Abteilung die neuerliche Entscheidung nach Verfahrensergänzung aufzutragen.

Das Verfahren wird nun im Sinne der Ausführungen unter Punkt 2. zu ergänzen sein. In der im zweiten Rechtsgang zu fällenden Entscheidung werden ausführlich begründete Feststellungen zu treffen sein, auf deren Grundlage alle die Frage der erfinderischen Tätigkeit abschließend geklärt werden kann (vgl jüngst 4 Ob 105/23d).

4. Eine Kostenentscheidung unterbleibt, weil die Parteien e ntsprechend der Gesetzeslage (§ 139 Z 7 PatG) keine Kosten für das Rekursverfahren verzeichnet haben.