Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden, die Richterin Mag. Tscherner und die fachkundige Laienrichterin Mag. Ornig in der Markenschutzsache des Antragstellers ***** , vertreten durch Mag. Andreas Krautschneider, Rechtsanwalt in Wien, wegen Löschung der Marke ***** nach § 33 MSchG über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss des Patentamts vom 3.10.2023, AM 5295/2009-8, in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.
Der Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Begründung
Für den Antragsteller ist die Wortmarke ***** eingetragen. Am 24.8.2023 brachte der Antragsteller beim Österreichischen Patentamt einen Antrag auf Löschung der Marke ein, den er als „Löschungsantrag gemäß § 33 MSchG“ bezeichnete. Mit Beschluss vom 29.8.2023 sprach die Rechtsabteilung des Patentamts die Löschung der Marke gemäß § 29 Abs 1 Z 1 MSchG aus.
Im dagegen erhobenen Rekurs brachte der Antragsteller vor, er habe zur Begründung des Löschungsantrags angegeben, dass die Beschwerdeabteilung des EUIPO ausgesprochen habe, dass die Marke keine Unterscheidungskraft besitze. Dies sei ein Fall des § 33 MSchG, nach dem die Löschung auf den Beginn der Schutzdauer zurückwirke. Die Löschung hätte nach dieser Bestimmung erfolgen müssen und nicht nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG.
Mit Beschluss vom 8.9.2023 gab die Rechtsabteilung des Patentamts dem Rekurs selbst statt und hob diesen auf.
In einer Eingabe vom 21.9.2023 argumentierte der Antragsteller, dass nach § 33 MSchG jedermann, das heißt auch der Inhaber der Marke, die Löschung beantragen könne. Er bestritt, dass der Markeninhaber ausschließlich aufgrund von § 29 Abs 1 Z 1 MSchG die Löschung begehren könne.
Mit dem angefochtenen Beschluss wies die Rechtsabteilung des Patentamts den Antrag auf Löschung der Marke ab. Der Antragsteller habe sich in seinem Löschungsantrag auf § 33 MSchG gestützt, weil das EUIPO das Fehlen der Unterscheidungskraft der Marke festgestellt habe. § 33 MSchG habe ein zweiseitiges Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung zur Folge. Beabsichtige der Markeninhaber nur den Verzicht auf die Marke, käme nur § 29 Abs 1 Z 1 MSchG mit der Folgewirkung ex nunc in Frage. Der Antragsteller habe bestritten, dass er mit seinem Antrag auf Löschung auf § 29 Abs 1 Z 1 MSchG beschränkt sei und explizit die Löschung nach § 33 MSchG beantragt. Eine Löschung nach der Bestimmung des § 33 MSchG komme nur im Rahmen eines kontradiktorischen Verfahrens in Betracht und wäre bei der Nichtigkeitsabteilung einzubringen. Dies ergebe sich bereits aus der Systematik der Löschungsnormen. Soweit der Markeninhaber offenbar die seiner Meinung nach ungerechtfertigte Registrierung seiner eigenen Marke geltend mache und dies mit Entscheidungen des EUIPO begründen wolle, sei auszuführen, dass diese Verfahrensschritte nicht im Rahmen eines Verzichtsverfahrens vor der Rechtsabteilung durchzuführen seien. Eine Löschung der Marke nach § 33 MSchG komme in diesem Verfahren daher nicht in Betracht. Aus diesem Grund werde der Antrag auf Löschung abgewiesen, weil ein Verzicht nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG nicht gewünscht und die Rechtsabteilung für die Löschung nach § 33 MSchG nicht zuständig sei.
Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung. Er beantragt, die Marke gemäß § 33 MSchG mit der Wirksamkeit vom 2.11.2009 zu löschen.
Der Rekurs ist berechtigt und der angefochtene Beschluss aufzuheben.
1. Nach § 35 Abs 1 MSchG ist im Patentamt zur Beschlussfassung und zu den sonstigen Erledigungen in allen Angelegenheiten des Markenschutzes, soweit sie nicht dem Präsidenten oder der Nichtigkeitsabteilung vorbehalten sind, das nach der Geschäftsabteilung zuständige Mitglied der mit diesen Angelegenheiten betrauten Rechtsabteilung berufen.
2. Eine Marke ist nach § 29 Abs 1 MSchG ua auf Antrag des Inhabers (Z 1) oder auf Grund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschungsantrag stattgegeben wurde (Z 5), zu löschen.
Die Rechtsabteilung hat die Marke demnach auf Antrag des Inhabers zu löschen. Dieser kann nämlich jederzeit im Rahmen einer empfangsbedürftigen Willenserklärung den Verzicht auf sein Markenrecht erklären. In diesem Verzicht ist auch ein Löschungsantrag zu sehen und die Marke dementsprechend zu löschen, wobei der Verzicht ex nunc wirkt (vgl Kernthaler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 29 Rz 5; vgl auch OLG Wien, 34 R 89/14d). Eine auf § 33 MSchG gestützte Löschung erfordert eine entsprechende Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung.
3. Der Antragsteller hat ausdrücklich klargestellt, dass er nicht die Löschung infolge eines Verzichts auf sein Markenrecht iSd § 29 Abs 1 Z 1 MSchG, sondern eine Löschung nach § 33 MschG beantragt. In Betracht kommt daher nur die Löschung nach § 29 Abs 1 Z 5 MSchG, das heißt aufgrund einer rechtskräftigen Entscheidung, mit der einem bei der Nichtigkeitsabteilung gestellten Löschungsantrag stattgegeben wurde.
4. Über Anträge auf Löschung einer registrierten Marke, unter anderem nach § 33 MSchG, entscheidet nach § 39 Abs 1 MSchG die Nichtigkeitsabteilung durch drei Mitglieder. Die vom Antragsteller angestrebte Löschung im Sinn des § 33 MSchG wirkt nach § 34a MSchG ex tunc und unterscheidet sich dadurch von einer Nichtigerklärung nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG (vgl Kernthaler/Förster in Kucsko/Schumacher aaO § 34a Rz 15).
5. Der Rechtsabteilung ist zuzustimmen, dass die Ausgestaltung des Verfahrens über einen Antrag nach § 33 MSchG in Form eines kontradiktorischen Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung, in dem der Markeninhaber als Antragsgegner auftritt, dafür zu sprechen scheint, dass der Antragsteller keine Nichtigerklärung iSd nach § 33 MSchG beantragen kann. Andererseits ist das Recht auf Löschung nach § 33 Abs 1 MSchG schon nach seinem Wortlaut als Popularantrag ausgestaltet (Arg „... kann die Löschung einer Marke von jedermann begehrt werden“ ), was dafür sprechen würde, dass auch der Markeninhaber eine Löschung nach § 33 MSchG erwirken kann, zumal die Löschung nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG nur ex nunc wirkt.
Ob dem Markeninhaber ein Antrag auf Löschung nach § 33 MSchG offensteht, kann aber vorerst dahingestellt bleiben. Es liegt bisher keine Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über den Antrag auf Löschung nach § 33 MSchG vor, die die Grundlage für eine Löschung nach § 29 Abs 1 Z 5 MSchG wäre. Die Abweisung des auf § 33 MSchG gestützten Antrags durch die Rechtsabteilung mit der Begründung, der Antragsteller beantrage nach seinem Vorbringen keinen Verzicht nach § 29 Abs 1 Z 1 MSchG, und die Rechtsabteilung sei für eine Löschung nach § 33 MSchG nicht zuständig, kommt jedenfalls nicht in Betracht.
Der Antragsteller hat den Antrag an das Patentamt gerichtet. Dessen zuständige (Nichtigkeits)Abteilung wird über den offenen Antrag auf Löschung nach § 33 MSchG zu entscheiden haben, bevor über eine Löschung nach § 29 Abs 1 Z 5 MSchG entschieden werden kann.
6. Nach dem nach §§ 37 MSchG und 139 PatentG anzuwendenden § 64 AußStrG war auszusprechen, dass der Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig ist.
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