33R49/23b – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Marke AT 315127 über den Rekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 5.12.2022, WM 181/2021-4, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Im Widerspruchsverfahren stehen einander folgende Marken gegenüber:

Die Antragstellerin brachte in ihrem Widerspruch vor, zwischen ihren älteren Marken und der jüngeren Marke der Antragsgegnerin sowie den angegebenen Waren der Marken in den Klassen 5, 29 und 30 bestehe Verwechslungsgefahr. Einerseits liege eine hohe Zeichenähnlichkeit vor. Andererseits weise die ältere Marke eine hohe Kennzeichnungskraft für Waren der Klasse 5 auf. Die Antragstellerin sei einer der weltweit bekanntesten Hersteller von Nahrungsmitteln; der von ihr unter der Marke MARS vertriebene Schokoriegel vermutlich der weltweit bekannteste. Sie habe begonnen, ihre Produktpalette auch auf Nahrungsergänzungsmittel und Funktionsnahrung zu erweitern und beabsichtige, dafür ebenfalls die Marke MARS zu verwenden.

Die Antragsgegnerin beantragte die Abweisung des Widerspruchs und bestritt die Verwechslungsgefahr. Die Zeichen würden sich schon in der Länge der Wörter sowie den unterschiedlichen Wortanfängen unterscheiden. Nur der Markenbestandteil „BIOGENA“ sei der Hinweis auf die Herkunft der damit gekennzeichneten Produkte. Die ältere Marke sei zwar für Schokoriegel, nicht aber für Nahrungsergänzungsmittel bekannt. Zudem verbinde man „Mars“ in Bezug auf die ältere Marke vielleicht mit dem gleichnamigen Planeten, in Bezug auf die jüngere Marke hingegen mit die Männlichkeit unterstützenden Waren aus dem bekannten Unternehmen BIOGENA.

Mit dem angefochtenen Beschluss gab die Rechtsabteilung dem Widerspruch statt und hob die Registrierung der angegriffenen Marke hinsichtlich aller Waren der Klasse 5 auf. Sie bejahte die Warenidentität mit Ausnahme von Babykost; hinsichtlich dieser liege allerdings Warenähnlichkeit vor. Die Marken seien einander in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht ähnlich. Die älteren, durchschnittlich kennzeichnungskräftigen Marken seien vollständig in die jüngere Marke übernommen worden. Die angesprochenen Verkehrskreis könnten annehmen, die Waren stammten aus demselben oder zumindest einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen, sodass Verwechslungsgefahr vorliege.

Gegen diesen Beschluss richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den Beschluss abzuändern und den Widerspruch abzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Gemäß § 29a iVm § 30 Abs 1 Z 2 MSchG kann auf Widerspruch des Inhabers einer früher angemeldeten, noch zu Recht bestehenden Marke die Löschung einer Marke erfolgen, sofern die beiden Marken und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind, gleich oder ähnlich sind und dadurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht würde.

1.1 Für den Begriff der markenrechtlichen Verwechslungsgefahr gilt ein gemeinschaftsweit einheitlicher Maßstab, den der EuGH in mehreren Entscheidungen konkretisiert hat (EuGH C 191/11 P, Yorma’s, Rz 43; EuG T 599/10, Eurocool, Rz 97); dem folgt auch die ständige österreichische Rechtsprechung. Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (ÖBl 2001, 159, T One mwN; ÖBl 2003, 182, Kleiner Feigling ua; RS0121500 [T4]; RS0121482; RS0117324; 4 Ob 238/04k; 4 Ob 154/06k; 17 Ob 1/08h; 17 Ob 32/08t; 4 Ob 7/12a; 4 Ob 139/13i; Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 10 Rz 397 ff mwN).

Eine umfassende Beurteilung bedeutet, dass auf die Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere auf die Ähnlichkeit der Marken, auf ihre Kennzeichnungskraft und auf die Ähnlichkeit der von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen Bedacht zu nehmen ist (RS0121482). So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (C 39/97, Cannon/Canon, Rz 17).

Folge dieser Wechselwirkung ist, dass bei Waren- oder Dienstleistungsidentität ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich ist, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen, als bei einem größeren Waren- oder Dienstleistungsabstand (RS0116294; 4 Ob 36/04d, FIRN; 17 Ob 36/08f, KOBRA/cobra-couture.at; Koppensteiner, Markenrecht 4 111 mwN).

Hinsichtlich der Waren- und Dienstleistungsähnlichkeit sind ausschließlich die entsprechenden Registereintragungen maßgeblich und nicht, für welche Waren und Dienstleistungen die Marken tatsächlich verwendet werden ( Schumacher aaO § 30 Rz 10 f mwN). Die Einrede der Nichtbenutzung kann erst nach Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist erhoben werden ( Schumacher aaO § 30 Rz 23)

1.2 Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesamteindruck auf die durchschnittlich informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu prüfen (C 591/12 P, Doghnuts/Bimbo Doughnuts, Rn 21; RS0117324; Schumacher aaO § 10 Rz 416 mwN; Koppensteiner aaO 111). Maßgeblich ist der Gesamteindruck, den ein nicht ganz unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise bei flüchtiger Wahrnehmung empfängt ( quattro/Quadra; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; ecolex 2003, 608, More; RS0078944; C 342/97, Lloyd, Rn 26).

1.3 Bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen ist für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend, weil der Geschäftsverkehr sich meist an diesem Kennwort – sofern es unterscheidungskräftig ist – zu orientieren pflegt und vor allem dieses Wort im Gedächtnis behalten wird (RS0066779; Koppensteiner aaO 116). Für die Ähnlichkeitsprüfung ist damit insbesondere auf Wortklang, Wortbild und Wortsinn Bedacht zu nehmen (RS0117324, RS0066753 [T9]; C 251/95, Sabel/Puma).

1.4 Verwechslungsgefahr ist in der Regel schon dann anzunehmen, wenn eine Übereinstimmung in einem der Kriterien Klang, Bild oder Bedeutung besteht (4 Ob 330/97a, GO; 4 Ob 55/04y = RS0079190 [T22], RS0108039, RS0117324, RS0079571; 4 Ob 57/14g, Ionit/Isonit ). Entscheidend ist der Gesamteindruck, den Marke und Zeichen hervorrufen. Dabei sind die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen (4 Ob 124/06y, Hotel Harmonie/Harmony Hotels; RS0117324). Zu berücksichtigen ist weiters der Umstand, dass der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (stRsp, ua ÖBl 1993, 156, Loctite mwN; ÖBl 1996, 279, Bacardi/Baccara; ÖBl 1999, 82, AMC/ATC; EuGH Slg 1997, I 6191 = ÖBl 1998, 106, Sabel/Puma, Rz 23; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; ecolex 2003, 608, More; RS0117324; RS0066753; C 120/04, Thomson life, Rn 28; C 591/12 P, Doghnuts/Bimbo Doughnuts, Rn 21) .

Dem Durchschnittsverbraucher bietet sich nur selten die Möglichkeit, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern er muss sich auf das unvollkommene Bild verlassen, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (C 342/97, Lloyd, Rn 26; C 291/00, Slg 2003, I 2799, LTJ Diffusion, Rn 52; C 104/01, Orange, Rn 64; 17 Ob 23/07t, Henson ; Om 6/11, revölution ; RS0117324 [T7]; 4 Ob 25/05p, Zorro ; Om 9/04, McCruise ). Nicht schützbare oder schwache Bestandteile, die den streitverfangenen Zeichen gemeinsam sind, tragen im Regelfall nur wenig zum Gesamteindruck bei, sodass schon geringe Abweichungen in den übrigen Bestandteilen ausreichen können, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen (4 Ob 334/74, Pregnex/Pregtest; RS0066749, RS0066753; 17 Ob 18/11p, Junkerschinken ).

1.5 Wird eine Marke vollständig in ein Zeichen aufgenommen, so ist regelmäßig – und zwar auch dann, wenn noch andere Bestandteile vorhanden sind – Ähnlichkeit und damit bei Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit auch Verwechslungsgefahr anzunehmen (4 Ob 138/03b, gotv ; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel ; 4 Ob 181/14t, Peter Max/Spannmax ; 4 Ob 199/18w, Granny‘s ; 4 Ob 40/22v, Glück/Glück im Glas; 4 Ob 131/22a, Szigeti; RS0079033). Bei der Übernahme eines schwachen Zeichens besteht Verwechslungsgefahr aber nur dann, wenn das übernommene Zeichen innerhalb des übernehmenden Zeichens keine untergeordnete Rolle spielt und nicht gegenüber den Bestandteilen, die den Gesamteindruck des übernehmenden Zeichens prägen, gänzlich in den Hintergrund tritt (Om 15/01, Jack Jones ; RS0079033 [T20], 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel ; 17 Ob 32/08t, Jukebox; RS0079033 [T26]).

2.1 Dass die Waren der älteren Marken und der jüngeren größtenteils ident und im übrigen ähnlich sind, ist im Rekursverfahren nicht mehr strittig. Folglich wäre im Sinne der dargelegten Judikatur ein wesentlich deutlicherer Abstand der Zeichen selbst erforderlich, um die Verwechslungsgefahr auszuschließen.

2.1.1 Ein solcher deutlicher Abstand liegt nicht vor: Sowohl die Wortbildmarke der Antragsgegnerin als auch jene der Antragstellerin enthalten das Wort „MARS“ in Großbuchstaben.

2.1.2 Wie bereits die Rechtsabteilung ausgeführt hat, bezeichnet dieses Wort in erster Linie einen Planeten oder den römischen Kriegsgott; in der Seemannssprache auch einen Teil des Mastes eines Segelschiffs. Dass „Mars“ auch als Zeichen für die „sexuelle Männlichkeit“ verwendet wird, wie die Antragsgegnerin vorbringt, lässt sich nicht nachvollziehen; sie zitiert auch keinen der von ihr behaupteten „vielen Sprüche im Volksmund, die darauf Bezug nehmen“. Soweit sich die Antragsgegnerin auf die Aussage „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“ stützt, so entstammt diese nicht dem Volksmund, sondern einem erstmals 1994 veröffentlichten Buch von Cris Evatt (https://www.zvab.com/9783822502884/Männer-Mars-Frauen-Venus-Tausend-382250288X/plp). Das Wort Mars erfährt damit aber nicht eine neue Bedeutung, sondern es liegt auch hier eine Bezugnahme auf den Planeten vor. Auch die Beifügung von BIOGENA verändert die Bedeutung von Mars nicht.

2.1.3 Ebenso wenig überzeugt die Argumentation der Antragsgegnerin, das graphische Element der jüngeren Marke würde von den angesprochenen Verkehrskreisen als „Zeichen der bestehenden Manneskraft“ (laut Schriftsatz vom 28.4.2022: als erigierter Penis) wahrgenommen werden: Zum einen legt die stilisierte Darstellung diesen Schluss nicht nahe. Es könnte sich durchaus auch um die Darstellung einer Blume, etwa einer Lilie, handeln. Zum anderen erwarten die Käufer von zum Verzehr bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln – und schon gar nicht von Babykost – nicht, auf der Verpackung eine so zu interpretierende Darstellung zu erblicken.

2.1.4 Klanglich besteht ein Unterschied in der Sprechweise darin, dass die jüngere Marke durch den ersten, mehrsilbigen Bestandteil „BIOGENA“ mitgeprägt wird, der sich in den älteren Marken nicht findet. Anzunehmen ist jedoch, dass der Durchschnittsverbraucher diesen Teil des Marke in der Regel um Zeit zu sparen nicht aussprechen wird, sondern sich auf das prägnantere, kürzere „Mars“ konzentriert (vgl T-460/11, Bürgerbräu, Rn 48).

2.2 Da die ältere Marke vollständig in die jüngere Marke aufgenommen wird, ist im Sinne der dargelegten Judikatur zu prüfen, ob sie darin nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das kann nicht erkannt werden: So ist etwa das Wort MARS in einer größeren Schrift dargestellt als BIOGENA. Auch dass sich das Symbol ® nicht neben BIOGENA, sondern neben MARS findet, erweckt den Eindruck, dabei handle es sich um den „wichtigen“ und damit dominierenden Bestandteil des Zeichens. Im übrigen genügt das Hinzufügen des Namens (des Unternehmens) zu einem charakteristischen und auffallenden Teil der Bezeichnung eines Konkurrenten nicht, um die Verwechslungsgefahr auszuschalten (RS0078840; Om 5/92, MISSONI ; OLG Wien, 34 R 33/14v, ORF SPORT+/SPORT+ ).

Demgegenüber stellt sich das Bildelement als einfache Verzierung dar, die es nicht erlaubt, die jüngere von der älteren Marke zu unterscheiden (vgl EuG T-425/03, AMS, Rn 79).

Der übernommene Teil tritt damit nicht vollständig in den Hintergrund der jüngeren Marke. Für die Annahme der Verwechslungsgefahr reicht es schon aus, wenn die ältere Marke im jüngeren Zeichen eine selbständige kennzeichnende Stellung behält, ohne darin den dominierenden Bestandteil zu bilden (OLG Wien, 33 R 120/21s, Lux Bau ; Schumacher aaO Rz 486).

2.3 Kann eine Marke als Abwandlung des Stammzeichens eines anderen Unternehmens aufgefasst werden kann, liegt mittelbare Verwechslungsgefahr vor. Diese ist dann anzunehmen, wenn die Stammbestandteile zweier Zeichen – wie hier – identisch sind (Om 3/90, Ladyboss ; Schumacher aaO Rz 383 ff).

2.4 Die von der Antragsgegnerin zitierte Entscheidung T 34/04 des EuG bzw C-324/05 des EuGH unterscheidet sich maßgeblich vom vorliegenden Sachverhalt: Dort standen einander die (ältere) Marke „Power“ und die (jüngere) Marke „Turkish Power“ gegenüber, wobei letztere als prägnantes Bildelement einen stilisierten Löwenkopf enthielt. Dieser verlieh nach Ansicht der damit befassten Gerichte dem Wort „Power“ eine zusätzliche Konnotation der Aggressivität. Auch ändere sich durch die Beifügung des Adjektivs „Turkish“ der Aussagegehalt. Hingegen ändert sich im hier zu beurteilenden Fall der Aussagegehalt oder das Verständnis des Worts „Mars“ weder durch die Beifügung eines nicht eindeutig erkennbaren Symbols (siehe 2.1.3) noch durch die Beifügung des Substantivs „Biogena“, dem auch nach dem Vorbringen der Antragsgegnerin keine über eine bloße Herkunftsbezeichnung hinausreichende Bedeutung zukommt.

3. Die Antragstellerin hat ihren Widerspruch nicht auf eine unlautere Ausnützung der älteren, bekannten Marke im Sinne des § 30 Abs 2 MSchG gestützt. Die Rechtsabteilung ging von einer solchen Ausnützung auch nicht aus. Die dazu im Rekurs vorgebrachten Ausführungen bedürfen daher keiner näheren Behandlung.

4. Zusammengefasst hat die Rechtsabteilung die Verwechslungsgefahr der Marken zutreffend bejaht und dem Widerspruch stattgegeben. Der Rekurs musste daher erfolglos bleiben.

5. Ein Kostenersatz findet im Widerspruchsverfahren nicht statt (§ 29b Abs 7 MSchG und § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG).

6. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf § 37 Abs 3 MSchG iVm § 139 PatG und § 59 Abs 2 AußStrG.

Der Entscheidungsgegenstand ist vermögensrechtlicher Natur, besteht aber nicht in einem Geldbetrag. Angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben übersteigt er EUR 30.000 (vgl 4 Ob 66/18m ua).

7. Ob nach den im konkreten Fall gegebenen Umständen Verwechslungsgefahr vorliegt, ist keine erhebliche Rechtsfrage (RS0112739). Der ordentliche Revisionsrekurs nach § 62 Abs 1 AußStrG ist daher nicht zuzulassen.