Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Gewährung des Schutzes der internationalen Wortbildmarke Tophotel, IR 1485860, über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 9.2.2022, IR 109/2021 3, in nichtöffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Spruch
Dem Rekurs wird teilweise Folge gegeben.
Die Entscheidung des Patentamts wird so geändert, dass die Schutzgewährung nur für die folgenden Dienstleistungen von den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG abhängt:
35 Arranging and conducting of advertising events; organisation of events, congresses, seminars and trade fairs for economic and advertising purposes; arranging and conducting of competitions and elections for hotel awards, travel awards and leisure awards.
38 Electronic transfer of data, news, pictures, documents and information regarding subject matters of hotel business, catering, travel and leisure.
41 Entertainment; publication of online registers and online publishing products for the hotel, travel, and leisure industry; performance of live events; educational events, trainee events, as far as included in this class; organisation of events, congresses, seminars and trade fairs for economic and advertising purposes; organisation of seminars.»
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Begründung
Text
Die Antragstellerin ist die Inhaberin der beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum in Genf hinterlegten internationalen Marke IR 1485680
mit der Priorität vom 8.5.2019, eingetragen für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen
16 Paper, cardboard and goods of these materials, namely signboards and posters for marketing and educational purposes; printing paper; newspapers; magazines; books; posters; stickers [stationery]; calendars; photographs [printed].
35 Advertising agency services including production of telecommunications, radio and television advertising including online services; marketing; marketing studies; market analysis; arranging and placement of advertisements; distribution of products for advertising purposes; sales promotion for others; public relations services; arranging and conducting of advertising events; services of an advertising agency, in particular advertising, distribution of advertisements, layout design for advertising purposes, publication and distribution of advertising texts, marketing, market research, opinion research, organisation of events, congresses, seminars and trade fairs for economic and advertising purposes; arranging and conducting of competitions and elections for hotel awards, travel awards and leisure awards.
38 Telecommunication; electronic news transfer; electronic transfer of data, news, pictures, documents and information regarding subject matters of hotel business, catering, travel and leisure; providing access to electronic publications in the internet; telecommunication via platforms and portals on the internet; providing access to data banks with current news, background and industry information on the internet.
41 Editor services; publishing and publication of printed matter, in particular newspapers, magazines and books as well as education and information materials, each including stored sound and picture information, in electronically form and on the internet; online publications, in particular for electronic books and magazines [not downloadable]; entertainment; publication of online registers and online publishing products for the hotel, travel, and leisure industry; electronic publishing services for third parties; ip tv entertainment; online gaming services [through a computer network]; performance of live events; educational events, trainee events, as far as included in this class; organisation of events, congresses, seminars and trade fairs for economic and advertising purposes; organisation of seminars.
[Die Dienstleistungen, für die dem Rekurs nicht Folge gegeben wird, sind durch Fettdruck hervorgehoben.]
Mit dem angefochtenen Beschluss stellte die Rechtsabteilung fest, dass die Marke in Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG zum Schutz in Österreich zugelassen werde.
Rechtlich führte die Rechtsabteilung aus, dass dem Zeichen für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft fehle. Die beteiligten Verkehrskreise würden im Zeichen nur einen werblichen Hinweis erblicken. Eine Registrierung als Marke sei daher nur nach dem Erbringen des Verkehrsgeltungsnachweises möglich.
Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluss dahin abzuändern, dass die Marke zum Schutz in Österreich zugelassen wird.
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist teilweise berechtigt.
1.1. Gemäß § 20 Abs 3 MSchG hat die Rechtsabteilung auf Antrag des Anmelders, wenn Bedenken gegen die Zulässigkeit der Registrierung gemäß § 4 Abs 1 Z 3, 4 oder 5 MSchG bestehen, vor der Abweisung mit Beschluss festzustellen, dass das angemeldete Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG registrierbar ist.
1.2. Soweit die Antragstellerin mit ihrem Rekursantrag begehrt, dass die Marke zum Schutz in Österreich zugelassen werde möge, ist dem entgegenzuhalten, dass die Rechtsabteilung mit der angefochtenen Entscheidung – über Antrag der Antragstellerin vom 19.3.2021 – einen Feststellungsbeschluss nach § 20 Abs 3 MSchG gefasst hat (vgl dazu Asperger/Bartos/Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 3 § 2 Rz 98). Nur dieser Feststellungsbeschluss ist daher von der Prüfungsbefugnis des Rekursgerichts umfasst. Streitgegenstand des Rechtsmittelverfahrens ist immer die Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Verfahrens und der angefochtenen Entscheidung, hier also die Erlassung eines Feststellungsbeschlusses nach § 20 Abs 3 MSchG. Der Rekursantrag ist im Zusammenhalt mit den Ausführungen im Rechtsmittel dahin zu verstehen, dass die Antragstellerin den Schutz der Marke unabhängig davon begehrt, ob das Zeichen infolge der Benutzung im Inland Unterscheidungskraft erworben hat (§ 4 Abs 2 MSchG).
2. Die Behörde eines Verbandslandes, der eine internationale Registrierung notifiziert wurde, kann diese wie eine nationale Anmeldung prüfen, sie ist bei der Prüfung allerdings gemäß Art 5 MMA/PMMA auf die in Art 6 quinquies Teil B der PVÜ genannten Gründe beschränkt. Internationale Marken, die Schutz in Österreich beanspruchen, sind daher entsprechend dem MSchG auf ihre Gesetzmäßigkeit zu prüfen ( Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz³ § 2 Rz 88 f).
3.1. Eine Marke ist unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft erfüllen (RS0118396).
3.2.1. Im Allgemeinen führt es nicht zur Schutzversagung, wenn auf eine beschreibende Angabe nur angespielt oder ein der Ware oder Dienstleistung zu Werbezwecken zugeschriebenes Image angedeutet wird und dies nicht über den erlaubten Bereich der Suggestion oder Anspielung hinausgeht (vgl 4 Ob 239/98w; RS0109431, RS0090799, RS0066456; 4 Ob 11/14t ua).
3.2.2. Nach der Rechtsprechung ist ein Werbeslogan (ein solcher lässt sich in „Tophotel“ erblicken) nur dann als Herkunftshinweis geeignet, wenn er Bestandteile enthält, die einen gewissen Interpretationsaufwand erfordern und – über die offenkundige Werbeaussage hinaus – die maßgeblichen Verkehrskreise in die Lage versetzt, sich den Ausdruck leicht und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen einzuprägen (RS0122385 [T2]). Demgegenüber ist eine Wortverbindung nicht unterscheidungskräftig, wenn sie als „normale Ausdrucksweise“ aufgefasst werden kann (4 Ob 186/03m,
Rückverweise
djshop
).
3.2.3. Ausgehend von diesen Grundsätzen hat der OGH die Eintragung von „Carpe Diem” für Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen zugelassen (17 Ob 27/08g). Demgegenüber verweigerte der OGH die Eintragung von „Echte Berge” für Beherbergungsleistungen, Reiseveranstaltungen, Sport- und Kulturaktivitäten sowie Gesundheits- und Schönheitspflege, weil die gewählte Wortfolge nicht besonders originell oder prägnant ist und vom Publikum auch keinen Interpretationsaufwand verlangt (17 Ob 21/11d).
3.2.4. Dies entspricht der Rechtsprechung des EuGH, der die Registrierung des Slogans „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT” für Möbel unter Hinweis auf den darin enthaltenen „Phantasieüberschuss“ zugelassen hat (C 64/02 P). Später hat der EuGH dem Zeichen „VORSPRUNG DURCH TECHNIK” für Fahrzeuge ausreichende Unterscheidungskraft beigemessen, weil darin zwar eine Sachaussage enthalten ist, der Slogan aber „Originalität und Prägnanz” aufweist und einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert (C 398/08 P). Demgegenüber hat der EuGH die Registrierung des Zeichens „WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” für Computersoftware verweigert, weil damit den maßgeblichen Verkehrskreisen eine lobende Botschaft übermittelt und die Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen gerühmt werden (C 311/11 P). In der Folge hat der EuGH auch den Werbeanpreisungen „BE HAPPY“ (C 346/15 P) und „2GOOD“ (C 636/15 P) – beide in Bezug auf die Waren der Klassen 30 – die Schützbarkeit abgesprochen.
3.3. Grundsätzlich wird in der Rechtsprechung des OGH bei der Prüfung des Eintragungshindernisses des Fehlens der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab angelegt (4 Ob 96/19z, Digitale Vignette ). Bei der Beurteilung ist noch zu beachten, dass bei einem aus Wort und Bild zusammengesetzten Zeichen für den Gesamteindruck in der Regel der Wortbestandteil maßgebend ist, weil sich der Geschäftsverkehr zumeist am prägenden Kennwort orientiert (RS0066779). Diese Regeln gelten auch für Wörter, die dem Grundwortschatz bekannter Fremdsprachen, namentlich des Englischen angehören (4 Ob 49/14f, MyTaxi II ).
4. In jüngerer Zeit hat der OGH in drei Entscheidungen zu den Anforderungen an die Unterscheidungskraft eines Zeichens und zur Frage Stellung genommen, welche gedankliche Nähe zwischen dem Zeichen und den Waren und Dienstleistungen bestehen muss, um eine Registrierung auszuschließen, und welcher Abstand bestehen muss, um die Registrierung zu ermöglichen.
4.1. MyTaxi II- Entscheidung, 4 Ob 49/14f :
In dieser Entscheidung hat der OGH diese Grundsätze angewandt und auch differenziert entschieden.
Die Eintragung der Wortbildmarke
wurde für die Klasse 38 (Telefonvermittlung im Rahmen eines Call Centers, nämlich Übermittlung von Telefonanrufen zur Taxivermittlung) abgelehnt, hingegen für die Klassen 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten) und 41 (Durchführung von Veranstaltungen zur Unterhaltung) bewilligt.
Begründend wurde zu den Dienstleistungen der Klasse 38 ausgeführt, dass nach der im Eintragungsverfahren gebotenen Prognose zu erwarten ist, dass die Wortbildmarke vom Publikum in ihrem (im Vordergrund stehenden) Wortteil ohne weitere Überlegungen und gedankliche Zwischenschritte ausschließlich als beschreibender Hinweis auf die damit bezeichnete Dienstleistung (Hilfestellung beim Auffinden eines freien Taxis) verstanden wird. Anderes gilt hingegen für die Dienstleistungen der Klasse 41 (Durchführung von Veranstaltungen zur Unterhaltung) und der Klasse 35 (Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten), weil das angemeldete Zeichen vom Publikum nicht unmittelbar gedanklich mit der Art, Natur oder Beschaffenheit von Unterhaltungsveranstaltungen oder den in Klasse 35 genannten Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird und daher keinen beschreibenden Inhalt aufweist.
4.2. myflat- Entscheidung, 4 Ob 153/21k :
Den Antrag, die Wortmarke und die Wortbildmarke
einzutragen, hat der OGH für die Klasse 35 (Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich organisatorische Vorbereitung von Bauvorhaben) und für die Klasse 36 (Immobilienwesen; Immobilienvermittlung; Dienstleistungen der Immobilienverwaltung; Immobilienverwaltung bei der Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Beratung in Immobilienangelegenheiten; computergestützte Erteilung von Auskünften über Immobilien; Dienstleistungen von Immobilienbüros; Beratung über Immobilien) abgewiesen, hingegen für die Klasse 9 (Software; Software und Softwareapplikationen für mobile Geräte), die Klasse 42 (Design von Computer-Software; Vermietung von Computer-Software; Wartung und Reparatur von Software; Hosting von Plattformen im Internet; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von webbasierter Software; Bereitstellung der zeitweiligen Nutzung von webbasierten Anwendungen) und die Klasse 45 (Juristische Dienstleistungen) bewilligt.
Begründend wurde zum abweisenden Teil des Eintragungsantrags ausgeführt, dass nach der im Eintragungsverfahren gebotenen Prognose zu erwarten ist, dass das Publikum – das insoweit über ausreichende Englischkenntnisse verfügt – den (im Vordergrund stehenden) Wortteil des Zeichens ohne weitere Überlegungen und gedankliche Zwischenschritte ausschließlich als beschreibenden Hinweis auf die damit bezeichnete Dienstleistung im Zusammenhang mit der Errichtung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien verstehen wird. Hinsichtlich des antragsstattgebenden Teils der Markenanmeldung führte der OGH aus, dass die angemeldeten Zeichen vom Publikum nicht unmittelbar gedanklich mit der Art, Natur oder Beschaffenheit der in diesen Klassen genannten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden, sodass sie keinen beschreibenden Inhalt aufweisen. Wenngleich Computer-Software oder juristische Dienstleistungen auch im Zusammenhang mit der Errichtung, der Verwaltung oder der Vermittlung von Immobilien angeboten werden können, ist ein (übersetzt lautendes) Zeichen „meine Wohnung“ dennoch nicht glatt beschreibend. Wegen der vielschichtigen Möglichkeiten bei juristischen Dienstleistungen und im IT-Bereich lässt sich die Beziehung zwischen Dienstleistung und Zeichen nämlich erst im Weg besonderer Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen.
4.3. Die HILFSWERK ÖSTERREICH- Entscheidung, 4 Ob 42/22p :
Dem Antrag, die Wortmarke HILFSWERK ÖSTERREICH einzutragen, wurde für die Klasse 44 (Dienstleistungen von Erholungsheimen und Genesungsheimen; Betrieb von und Dienstleistungen von Pflegeheimen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Betrieb von und Dienstleistungen für Tagesrehabilitationseinrichtungen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; medizinische Hauskrankenpflege und mobile Therapie; Pflegedienste für Kranke, Senioren und behinderte Menschen; sozialmedizinische und therapeutische Betreuungsdienste; medizinische Betreuung für alte und behinderte Menschen; psychosoziale Beratung) stattgegeben. Begründend führte der OGH aus, dass die Hilfeleistung ein Element im Zusammenhang mit den Dienstleistungen der Klasse 44 sein mag, doch ist das Zeichen HILFSWERK dennoch nicht glatt beschreibend. Belange der Gesundheit oder des Alters (worauf die Dienstleistungen der Klasse 44 abzielen) sind nicht mit (sozialer) Hilfsbedürftigkeit im Sinne einer finanziellen Notlage gleichzusetzen, sondern stehen im Zusammenhang mit den überwiegend entgeltlichen, professionellen, komplex regulierten und anspruchsvollen Diensten des Gesundheitswesens. Wegen der vielschichtigen Ausgestaltungen der konkreten Dienstleistungen lässt sich die Beziehung zwischen Dienstleistung und Zeichen erst im Weg besonderer Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen.
5. Zutreffend führt die Antragstellerin im Rekurs aus, dass dem Markenwortlaut Tophotel die klare Begriffsbedeutung „Spitzenhotel“ zukommt.
5.1. Bei Anwendung der obigen Grundsätze hat die angefochtene Entscheidung insoweit Bestand, als sie die Dienstleistungen der Klasse 35 (arranging and conducting of advertising events; organisation of events, congresses, seminars and trade fairs for economic and advertising purposes; arranging and conducting of competitions and elections for hotel awards, travel awards and leisure awards), der Klasse 38 (eletronic transfer of data, news, pictures, documents and information regarding subject matters of hotel business, catering, travel and leisure) und der Klasse 41 (entertainment; publication of online registers and online publishing products for the hotel, travel, and leisure industry; performance of live events; educational events, trainee events, as far as included in this class; organisation of events, congresses, seminars and trade fairs for economic and advertising purposes; organisation of seminars) betrifft.
Hinsichtlich der Dienstleistung „publication of online registers and online publishing products for the hotel, travel, and leisure industry“ wird nach der im Eintragungsverfahren gebotenen Prognose das Publikum im Zeichen nur einen beschreibenden Hinweis darauf erblicken, dass die Register und Publikationen Auflistungen von Hotels mit besonders guter Qualität enthalten.
Auch für alle anderen oben aufgezählten Dienstleistungen ist das Zeichen nicht unterscheidungskräftig, weil nach der gebotenen Prognose zu erwarten ist, dass es vom Publikum in ihrem (im Vordergrund stehenden) Wortteil ohne weitere Überlegungen und gedankliche Zwischenschritte ausschließlich als werblicher Hinweis auf die im Rahmen des Hotelbetriebs angebotenen qualitativ hochwertigen Leistungen verstanden wird. Die beteiligten Verkehrskreise werden annehmen, dass die Dienstleistungen von oder in qualitativ hochwertigen Hotelbetrieben („Spitzenhotels“) erbracht werden.
Hinsichtlich der Dienstleistung „publication of online registers and online publishing products for the hotel, travel, and leisure industry“ wird nach der im Eintragungsverfahren gebotenen Prognose das Publikum im Zeichen nur einen beschreibenden Hinweis dahingehend erblicken, dass die Register und Publikationen Auflistungen von Hotels mit besonders guter Qualität enthalten.
An diesem zu erwartenden Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise ändert bei der Wortbildmarke auch ihr grafischer Anteil nichts. Dieser bestimmt nämlich den Gesamteindruck der Marke nicht entscheidend mit, weil er sich in der Verwendung gängiger Buchstabentypen erschöpft und damit gegenüber dem Wortbestandteil der Marke völlig in den Hintergrund tritt. Auf diese Weise vermag die Grafik in Form einer Sprechblase keine eigenständige Unterscheidungskraft zu bewirken.
5.2. Anderes gilt hingegen für die im folgenden aufgezählten Waren und Dienstleistungen:
6 Paper, cardboard and goods of these materials, namely signboards and posters for marketing and educational purposes; printing paper; newspapers; magazines; books; posters; stickers [stationery]; calendars; photographs [printed].
35 Advertising agency services including production of telecommunications, radio and television advertising including online services; marketing; marketing studies; market analysis; arranging and placement of advertisements; distribution of products for advertising purposes; sales promotion for others; public relations services; services of an advertising agency, in particular advertising, distribution of advertisements, layout design for advertising purposes, publication and distribution of advertising texts, marketing, market research, opinion research.
38 Telecommunication; electronic news transfer; providing access to electronic publications in the internet; telecommunication via platforms and portals on the internet; providing access to data banks with current news, background and industry information on the internet.
41 Editor services; publishing and publication of printed matter, in particular newspapers, magazines and books as well as education and information materials, each including stored sound and picture information, in electronically form and on the internet; online publications, in particular for electronic books and magazines [not downloadable]; electronic publishing services for third parties; ip tv entertainment; online gaming services [through a computer network].
Das Zeichen wird vom Publikum nicht unmittelbar gedanklich mit der Art, Natur oder Beschaffenheit der in diesen Klassen genannten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht und weist daher keinen beschreibenden Inhalt auf.
Wenngleich Dienstleistungen im Zusammenhang mit Werbung und Markforschung oder Online-Veröffentlichungen für elektronische Bücher und Zeitschriften oder Druckerzeugnisse auch im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Hotels erbracht werden, ist das Zeichen dennoch nicht beschreibend. Wegen der vielschichtigen Möglichkeiten bei diesen Dienstleistungen lässt sich die Beziehung zwischen Dienstleistung und Zeichen erst im Weg besonderer Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen.
5.3. Dem Argument, dass bereits ähnliche Marken eingetragen worden seien, ist entgegenzuhalten, dass eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RS0125405; C 37/03 P, BioID, Rn 47; C 39/08 und C 43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rn 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 3 § 4 Rz 75 mwN).
6. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwirft, die über den Einzelfall hinaus bedeutsam sind (RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.
In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.
