Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den Richter Dr. Stiefsohn und die fachkundige Laienrichterin Mag. Eder-Helnwein in der Markenschutzsache der Antragstellerin H***** , vertreten durch die Binder Grösswang Rechtsanwälte GmbH in Wien, wider den Antragsgegner M***** , vertreten durch Mag. Dr. Otto Ranzenhofer, Rechtsanwalt in Wien, wegen Löschung der Marke Nr 206953 über die Berufung der Antragstellerin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 22.10.2020, Nm 1/2019 6, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Der Berufung wird nicht Folge gegeben.
Die Antragsstellerin ist schuldig, dem Antragsgegner die mit EUR 3.076,92 (darin EUR 512,82 USt) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.
Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.
Entscheidungsgründe
Der Antragsgegner ist Inhaber der am 18.6.2002 angemeldeten und zu Nr 206953 registrierten Wortmarke „COYOTE“ für die Dienstleistungen der Gruppe 43 (de) „Betrieb einer Bar“ und „Verpflegung von Gästen in Restaurants“.
Die Antragstellerin begehrte – gestützt auf die §§ 31 Abs 1, 32 Abs 1 MSchG – die Löschung der Marke des Antragsgegners und brachte vor, sie habe am 1.12.2001 eine Bar eröffnet, deren Bezeichnungen „Coyote Ugly Table Dance Bar Hotel Madlein Ischgl“, „Coyote Ugly Ischgl“ und „Coyote Ugly“ bereits vor der Anmeldung der Marke des Antragsgegners Verkehrsgeltung im Inland erlangt hätten. Zwischen der Marke des Antragsgegners und den nicht registrierten Zeichen der Antragstellerin bestehe Verwechslungsgefahr, auch aufgrund der ähnlichen damit gekennzeichneten Leistungen. Im Zeitpunkt der Einbringung des Löschungsantrags sei ihr zeichenrechtlicher Besitzstand aufrecht gewesen. Sie habe die Löschungsansprüche nicht verwirkt.
Der Antragsgegner bestritt, beantragte die Abweisung des Löschungsantrags und brachte seinerseits vor, das Zeichen der Antragstellerin habe zumindest vor der Registrierung seiner Marke keine Verkehrsgeltung im Inland erlangt. Die Antragstellerin habe ihren Löschungsanspruch verwirkt, weil sie seit 2009 von der Eintragung und der Benützung der Marke des Antragsgegners wisse und die Benützung seither geduldet habe. Die Antragstellerin führe aktuell weder in ihrer Firma noch in einer Etablissementbezeichnung noch in der Bezeichnung ihres Unternehmens die Marke „COYOTE“.
Mit der angefochtenen Entscheidung wies die NA die Löschungsanträge ab, wobei sie die auf den Seiten 9 bis 11 der Entscheidungsausfertigungen ersichtlichen Feststellungen traf, auf die verwiesen wird. Für die Zwecke des Berufungsverfahrens wird hervorgehoben (S 10-11 der Ausfertigungen der angefochtenen Entscheidung, Kürzungen zur besseren Lesbarkeit nicht kenntlich gemacht):
«Seit dem 22.4.2009 war der Antragstellerin bekannt, dass der Antragsgegner über die gegenständliche österreichische Marke für Klasse 43: „Betrieb einer Bar; Verpflegung von Gästen in Restaurants“ verfügt.
Die „Coyote-Ugly“-Bar wurde im Winter 2001 eröffnet und am Jahresbeginn 2018 (zwischen Jänner und März) zu „Crazy Ugly“ umbenannt.
Eine österreichweite Bekanntheit der Bar „Coyote Ugly“ konnte nicht nachgewiesen werden. Die Bar war lediglich regional, im Paznauntal, durch eine regelmäßige, örtlich begrenzte Werbung bekannt. Besucht wurde die Bar von zwei bis 20 Gästen pro Tag, wovon durchschnittlich 5 % Österreicher waren.»
In rechtlicher Hinsicht schloss die NA, der Löschungsantrag sei erst am 11.1.2019 und damit zu einem Zeitpunkt gestellt worden, zu dem nicht mehr von einem aufrechten Besitzstand der Antragstellerin am Zeichen „Coyote Ugly“ ausgegangen werden könne. Der Löschungsanspruch sei verwirkt, weil die Antragstellerin seit 2009 Kenntnis von der Marke des Antragsgegners habe. Der Verkehrsgeltungsnachweis sei nicht erbracht worden.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Berufung der Antragstellerin aus den Berufungsgründen der Mangelhaftigkeit des Verfahrens, der unrichtigen Tatsachenfeststellung aufgrund unrichtiger Beweiswürdigung und der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag, die Entscheidung zu ändern und dem Löschungsantrag stattzugeben; hilfsweise stellt sie einen Aufhebungsantrag.
Der Antragsgegner beantragt, der Berufung nicht Folge zu geben.
Die Berufung ist nicht berechtigt .
1. § 31 Abs 1 MSchG schützt nicht registrierte Kennzeichen gegenüber jüngeren registrierten Marken: Der Inhaber eines nicht registrierten Kennzeichens von Waren oder Dienstleistungen kann die Löschung einer gleichen oder ähnlichen Marke beantragen, wenn sein Kennzeichen durch Benützung Verkehrsgeltung erlangt hat, bevor die Marke angemeldet wurde ( Horak in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 3 § 31 MSchG Rz 1).
2. § 32 Abs 1 MSchG wiederum schützt ältere Namensrechte von Unternehmern, insbesondere die Firma, gegen jüngere registrierte Marken: Der Inhaber des Namensrechts kann die Löschung der Marke verlangen, wenn sein Namensrecht bereits im Zeitpunkt der Anmeldung bestanden hat ( Horak, aaO § 32 MSchG Rz 1). Diese Bestimmung schützt insbesondere Etablissementbezeichnungen (Om 1/03, Villa Kunterbunt = PBl 2003, 185; Horak, aaO Rz 6).
3. Nach der gefestigten Rechtsprechung der NA setzen beide Löschungsgründe einen aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstand des Antragstellers voraus. Das bedeutet, dass der Antragsteller das Zeichen im Zeitpunkt der Antragstellung noch benützen oder die Benützung erkennbar beabsichtigen muss (zu § 31 Abs 1 MSchG: Nm 52, 53/76, Dreh und Trink = ÖBl 1980, 65; zu § 32 Abs 1 MSchG: Nm 32/88, Downtown = PBl 1991, 11). Die einhellige Lehre teilt diese Ansicht ( Engin-Deniz, MSchG 3 712; Grünzweig, Markenrecht 12. Lfg. [Nov 2019], § 31 MSchG Rz 6; Horak, aaO § 31 MSchG Rz 8; Koppensteiner, Markenrecht 4 128; Müller/Höller-Prantner, Markenrecht kompakt 108).
4. Der OGH hatte sich bisher nicht mit dieser Frage zu befassen, wohl aber mit ähnlichen Problemstellungen zu vergleichbaren Bestimmungen: So versagt er in ständiger Rechtsprechung den wettbewerbsrechtlichen Kennzeichenschutz (§ 9 Abs 1 UWG), wenn der kennzeichenmäßige Gebrauch nicht bloß vorübergehend, sondern endgültig aufgegeben wurde. Eine unschädliche vorübergehende Unterbrechung liegt demnach nur vor, wenn eine Wiederaufnahme des Betriebs oder der Verwendung sachlich möglich ist und außerdem die ernste Absicht besteht, den Betrieb so bald wie möglich unter der bisher geführten Bezeichnung wieder aufzunehmen (RS0079036; vgl auch Schmid in Wiebe/Kodek, UWG 2 51. Lfg. [Aug 2017], § 9 UWG Rz 49). Auch der urheberrechtliche Titelschutz (§ 80 UrhG) endet nach der Rechtsprechung des OGH regelmäßig nach der endgültigen Gebrauchsaufgabe (4 Ob 332/59, Maschinenwelt = ÖBl 1960, 30; 4 Ob 115/99m, Wirtschaftswoche = ÖBl 2000, 125). Eine bloß vorübergehende Gebrauchsaufgabe, die unschädlich ist, setzt wiederum die erkennbare künftige Gebrauchsabsicht voraus (1 Ob 881/51, M-Nachrichten = ÖBl 1952, 15; Thiele in Kucsko/Handig, urheber.recht 2 § 80 UrhG Rz 156-161).
5.
6. Es steht unbekämpft fest, dass die Antragstellerin das Zeichen „Coyote Ugly“ nur bis zum Jahresbeginn 2018 geführt hat; danach hat sie ihre Bar in „Crazy Ugly“ umbenannt (S 10 der angefochtenen Entscheidung). Den Löschungsantrag hat sie erst am 11.1.2019 eingebracht, also zu einem Zeitpunkt, zu dem sie das Zeichen nicht mehr benützt hat. Anhaltspunkte dafür, dass sie seine Benützung in diesem Zeitpunkt noch erkennbar beabsichtigt hätte, liegen nicht vor, ganz im Gegenteil: Die Antragstellerin hat selbst eingeräumt, die Benützung des Zeichens „Coyote Ugly“ aufgrund eines vom Antragsgegner angestrengten Exekutionsverfahrens „eingestellt“ zu haben (S 4 des Verhandlungsprotokolls vom 10.3.2020). Anhaltspunkte dafür, dass sie ihre Bar künftig wieder in „Coyote Ugly“ umbenennen möchte (oder einen anderen Namen verwenden möchte, der das Zeichen „Coyote“ enthält), bietet ihr Vorbringen nicht. Der Löschungsantrag für sich allein würde eine allfällige künftige Benützungsabsicht noch nicht erkennbar machen; andernfalls wäre das Kriterium des zeichenrechtlichen Besitzstands sinnlos, weil jeden Anwendungsbereichs beraubt.
7. Die Antragstellerin argumentiert unter Verweis auf das Exekutionsverfahren, sie habe das Zeichen „Coyote Ugly“ nicht freiwillig, sondern nur „unter dem Druck des Antragsgegners“ aufgegeben; zuvor habe sie es fast 20 Jahre lang benützt. Dies ändert aber nichts am Fehlen des aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstands im Zeitpunkt der Einbringung des Löschungsantrags. Weshalb die Antragstellerin die Benützung des Zeichens aufgegeben hat und wie lange sie es zuvor benützt hat, ist unerheblich. Gerade die kommentar- und vorbehaltlose Umbenennung der Bar in „Crazy Ugly“ im Zusammenhang mit einem Exekutionsverfahren spricht für den verständigen Beobachter dafür, dass sie die Nutzung des Zeichens „Coyote Ugly“ endgültig aufgegeben hat, um weitere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden. Im Übrigen verweist der Antragsgegner zutreffend darauf, dass es zu keinem Exekutionsverfahren – und damit auch nicht zur Aufgabe des Zeichens – gekommen wäre, wenn die Antragstellerin im Erkenntnisverfahren über das Unterlassungsbegehren des Antragsgegners erfolgreich ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht eingewendet hätte, und dass es der Antragstellerin freigestanden wäre, den Löschungsantrag rechtzeitig zu stellen, also zu einem Zeitpunkt, zu dem sie das Zeichen „Coyote Ugly“ noch verwendet hat.
8. Die Antragstellerin bringt weiters vor, der Jahresbeginn 2018, bis zu dem sie das Zeichen „Coyote Ugly“ geführt habe, umfasse nach den Feststellungen der NA die Zeit von Jänner bis März 2018. Sie habe am 28.2.2018 einen ersten Löschungsantrag gestellt (Nm 15/2018). Das Verfahren über diesen und das vorliegende Verfahren seien als Einheit zu sehen; es mache keinen Unterschied, wie viele Löschungsverfahren zwischen den Parteien anhängig seien. Auch dieser Argumentation ist nicht beizutreten: Hier ist ausschließlich jener Löschungsantrag zu beurteilen, den die Antragstellerin am 11.1.2019 eingebracht hat – zu einem Zeitpunkt, zu dem sie das Zeichen jedenfalls nicht mehr genützt hat. Der vorangegangene Löschungsantrag ist für die Beurteilung des aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstands am 11.1.2019 unerheblich; im Übrigen wurde er rechtskräftig abgewiesen (Nm 15/2018; 133 R 33/19d).
Selbst wenn die Überlegungen der Antragstellerin dahin gingen, der Versuch, den Löschungsantrag schon im Verfahren Nm 8+15/2018 auf § 31 MSchG zu stützen, sei für die Beurteilung des Besitzstands maßgeblich, wäre ihr zu entgegnen, dass die in jenem Verfahren abgegebene Erklärung vom 31.8.2018 (Datum der mündlichen Verhandlung vor der NA; Berufungsvortrag) zu einem Zeitpunkt vorgenommen wurde, als sie die Bezeichnung ihrer Bar bereits geändert hatte.
9. Weshalb schließlich der Einwand des Fehlens eines aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstands rechtsmissbräuchlich sein sollte, bleibt die Antragstellerin nachvollziehbar zu erklären schuldig. Dass die Aufgabe des Zeichens „Coyote Ugly“ im Zusammenhang mit einem vom Antragsgegner eingeleiteten Exekutionsverfahrens erfolgt ist, reicht dafür nicht aus. Im Übrigen wäre es, wie oben ausgeführt, zu keinem Exekutionsverfahren gekommen wäre, wenn die Antragstellerin im Erkenntnisverfahren erfolgreich ein prioritätsälteres Kennzeichenrecht eingewendet hätte.
Hinzu kommt die von der Antragstellerin völlig ausgeblendete Überlegung, dass jemand, der Ansprüche vor Gericht erfolgreich verfolgt (und mit Hilfe von gesetzlich vorgesehenen Exekutionsschritten durchsetzt oder durchzusetzen beabsichtigt), genauso wenig ein Recht missbraucht wie jemand, der sich in anderen Verfahren auf die Rechtslage beruft, die sich auf Grund seines Prozesserfolgs ergeben hat.
10. Auch sekundäre Feststellungsmängel zum Besitzstand am Zeichen „Coyote Ugly“ bestehen nicht. Es steht fest, dass die Antragstellerin die Bar mit Jahresbeginn 2018 in „Crazy Ugly“ umbenannt hat; sie selbst hat zugestanden, die Benützung des früheren Zeichens „eingestellt“ zu haben. Es fehlt seither am aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstand. Ob die Bar nach der Namensänderung am selben Standort und mit derselben Gestaltung betrieben wurde, ob die Schriftart und die Farbe des Logos gleichgeblieben sind und wie das Publikum die Bar bezeichnet, ist unerheblich, kommt es doch zur Wahrung des zeichenrechtlichen Besitzstands ausschließlich auf die Benützung des Zeichens durch die Antragstellerin an. Anhaltspunkte für eine solche oder zumindest für eine erkennbare künftige Benützungsabsicht bietet auch das Berufungsvorbringen der Antragstellerin nicht.
11. Zusammengefasst bedarf die Ansicht der NA, der auf die §§ 31 Abs 1, 32 Abs 1 MSchG gestützte Löschungsantrag sei schon mangels aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstands im Zeitpunkt seiner Einbringung abzuweisen, keiner Korrektur. Die Abweisung des Löschungsantrags ist schon aus diesen Grund nicht zu beanstanden.
12. Die übrigen Berufungsausführungen betreffen allein die Frage der Verkehrsgeltung des Zeichens „Coyote Ugly“ im Inland. In der Verfahrensrüge moniert die Antragstellerin das Unterbleiben der Vernehmung der Zeugin Mortisch zum Beweis der Verkehrsgeltung. In der Beweisrüge wendet sie sich gegen die Feststellung der NA, wonach die Bar „Coyote Ugly“ nur regional bekannt gewesen sei, und strebt die Ersatzfeststellung der österreichweiten Bekanntheit an. In der Rechtsrüge schließlich argumentiert sie zum einen, die Verkehrsgeltung wäre schon auf der Grundlage der Feststellungen der NA zu bejahen gewesen, und eine Verwirkung des Löschungsanspruchs (§§ 31 Abs 2, 32 Abs 2 MSchG) sei nicht eingetreten. Mangels des erforderlichen zeichenrechtlichen Besitzstands ist auf diese Ausführungen nicht weiter einzugehen.
13. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet auf §§ 41, 50 ZPO iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG. Der zu ersetzende Betrag war geringfügig zu reduzieren (der richtige Ansatz für den Verdienst beträgt richtig EUR 1.024,80).
14. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf § 500 Abs 2 Z 1 lit b ZPO iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG und ergibt sich aus der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben.
15. Mangels Vorliegens einer Rechtsfrage, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukäme, war die ordentliche Revision nach § 502 Abs 1 ZPO iVm § 40 MSchG und § 141 Abs 2 PatG nicht zuzulassen. Zwar fehlt bisher höchstgerichtliche Rechtsprechung zum aktuellen zeichenrechtlichen Besitzstand im Zusammenhang mit den §§ 31, 32 MSchG. Dies begründet aber für sich allein noch keine Rechtsfrage von erheblicher Bedeutung, weil Wortlaut und Zweck der auszulegenden Bestimmungen klar sind und zu insofern vergleichbaren Bestimmungen (§ 9 UWG, § 80 UrhG) Rechtsprechung des OGH vorliegt, an der sich das Berufungsgericht orientiert hat. Die Beurteilung des Fehlens der aktuellen Benützung und der künftigen Benützungsabsicht anhand der konkreten Umstände des vorliegenden Einzelfalls ist über diesen hinaus nicht bedeutsam.
[Der Oberste Gerichtshof hat die außerordentliche Revision am 25.1.2022 zurückgewiesen, 4 Ob 118/21p.]
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