133R41/18d – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung des Gebrauchsmusters mit dem Titel „Verfahren zur Entwicklung eines Produktes” über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Technischen Abteilung des Patentamts vom 13.10.2017, 3 GM 50115/2015 4, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Die Antragstellerin beantragte am 15.6.2015 die Veröffentlichung des Gebrauchsmusters „ Verfahren zur Entwicklung eines Produktes ”. Die zuletzt gültigen Ansprüche haben nachstehenden Inhalt:

1. Verfahren zur Herstellung eines mehrere Funktionen (F1, F2, Fn) aufweisenden mechatronischen Produktes (P) mit mehreren Bauteilen (B1, B2, B3, Bn), wobei Designparameter (DP1, DP2) einzelner Bauteile (B1, B2, B3, Bn) des Produktes (P) festgelegt werden, aufweisend die Schritte:

– Erstellung eines Datenmodelles (DM) des Produktes (P), in welchem die Bauteile (B1, B2, B3, Bn) des Produktes (P) abgebildet sind;

– Erstellung einer Datenstruktur (DS), in welcher die Bauteile (B1, B2, B3, Bn) des Datenmodelles (DM) gegebenenfalls mehrfach in Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) enthalten sind, welche den Funktionen (F1, F2, Fn) des Produktes (P) entsprechen;

– Zuordnung von Eigenschaften (E1, E2, E3, En) zu den Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) und/oder zu in den Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) enthaltenen Bauteilen (B1, B2, B3, Bn), welche Eigenschaften (E1, E2, E3, En) der Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) und/oder der Bauteile (B1, B2, B3, Bn) zur Erreichung der Funktion (F1, F2, Fn) der Funktionsgruppe (FG1, FG2, FGn) erforderlich sind;

– Zuordnung von Nachweisaufgaben (N1, N2) und Nachweiszielen (Z1, Z2) zu den Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) und/oder zu den Bauteilen (B1, B2, B3, Bn), mit welchen ein Erreichen der erforderlichen Eigenschaften (E1, E2, E3, En) der Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) und/oder der der Bauteile (B1, B2, B3, Bn) nachweisbar ist;

– Durchführung der Nachweisaufgaben (N1, N2) und Dokumentation der Ergebnisse der Nachweisaufgaben (N1, N2);

– Zuordnung der Ergebnisse der Nachweisaufgaben (N1, N2) als Ereignisse (R1, R2) zu den Eigenschaften (E1, E2, E3, En) der Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) und/oder der Bauteile (B1, B2, B3, Bn) in den jeweiligen Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn);

– Zuordnung von Informationen betreffend Entscheidungen (D1, D2) und Konsequenzen (K1a, K1b, K1n, K2), welche auf die Ereignisse (R1, R2) folgen und zu Designparametern (DP1, DP2) einzelner Bauteile (B1, B2, B3, Bn) des Produktes (P) führen, zu den Ereignissen (R1, R2);

– Zuordnung von ermittelten Designparametern (DP1, DP2) zu den einzelnen Bauteilen (B1, B2, B3, Bn) in der Datenstruktur (DS);

– Herstellung des Produktes (P) gemäß den Designparametern (DP1, DP2).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Dokumentation mittels einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erfolgt, wobei relevante Dokumente einzelnen Ereignissen (R1, R2) wie einer Nachweisaufgabe (N1, N2) in der Datenstruktur (DS) zugeordnet werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Bauteil (B1, B2, B3, Bn) eine aus mehreren Unterbauteilen bestehende Baugruppe ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Zerlegung in nicht disjunkte Funktionsgruppen (FG1, FG2, FGn) erfolgt.

5. Set aus einem Produkt (P) und einer Dokumentation eines Entwicklungsprozesses, wobei das Produkt (P) in einem Verfahren nach Anspruch 4 hergestellt ist und die Dokumentation eine in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 erstellte Datenstruktur (DS) ist.

6. Datenstruktur (DS), erstellt in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4.

7. Computerprogrammprodukt mit Programmcode zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 auf einem Computer, wenn der Programmcode vom Computer ausgeführt wird.

8. Computerlesbarer Datenträger, auf dem ein Computerprogramm zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 4 auf einem Computer gespeichert ist.

In der 1. Mitteilung vom 26.6.2015 beanstandete die Technische Abteilung („TA”) auf das Wesentliche zusammengefasst, dass die Tatsache, dass ein Computerprogramm auf einem Computer lauffähig sei oder es eine Datenbank verwende oder ein solches Computerprogramm einen Server involviere, nicht ausreiche, um einen technischen Beitrag iS einer Erfindung technischen Charakters zu leisten.

Der Gegenstand des angemeldeten Gebrauchsmusters sei die Entwicklung von Funktionen, wobei es Anweisungen gebe, die an den menschlichen Geist gerichtet seien. Sollten die Anweisungen an ein technisches System gerichtet sein, so sei der Gegenstand der Anmeldung nicht hinreichend offenbart. Die reine Implementierung auf einem Computersystem gelte nicht als technisch.

Mit Eingabe vom 10.9.2015 erwiderte die Antragstellerin, die Durchführung eines Verfahrens zur Entwicklung eines Produkts gehe zwingend der für einen technischen Charakter erforderlichen Benützung von Stoffen oder beherrschbaren Kräften der Natur zur Herstellung eines Produkts voraus. Im Ergebnis weise das Verfahren daher ebenso wie das Produkt selbst einen technischen Charakter auf. Der technische Beitrag liege insbesondere darin, dass ein Verfahren zur Produktentwicklung angegeben werde, mit dem Zielkonflikte bereits in einem frühen Stadium transparent werden. Dieses Verfahren sei auch ausreichend offenbart.

Daraufhin beanstandete die TA in ihrer 2. Mitteilung vom 13.11.2015, dass in der Anmeldung weder Stoffe benützt noch beherrschbare Kräfte der Natur verwendet würden. Die Anmeldung lasse auch zu viel offen und sie sei daher teilweise unbestimmt; sie sei auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau verfasst. Sie enthalte keine technische Lehre, die es einer Durchschnittsfachperson ermögliche, ausgehend von einem konkreten technischen Problem zwangsläufig und reproduzierbar zu einer konkreten technischen Lösung mit bestimmten Vorteilen zu kommen.

Darauf legte die Antragstellerin mit Eingabe vom 19.1.2016 geänderte (eingangs der Rekursentscheidung bereits wiedergegebene) Ansprüche vor und nahm zur Frage der Technizität Stellung: Gemäß den geänderten Ansprüchen sei nun nicht mehr nur die Entwicklung, sondern auch die Herstellung des mechatronischen Produkts vorgesehen. Die Durchschnittsfachperson habe über Routinetätigkeiten hinaus keine Schwierigkeiten, die Erfindung umzusetzen.

Mit Beschluss vom 13.10.2017 wies die TA die Anmeldung aus dem Grund des § 18 Abs 2 GMG zurück und begründete dies in erster Linie damit, dass ein nach § 1 Abs 3 Z 3 GMG nicht schützbares Verfahren für eine gedankliche Tätigkeit vorliege, dem die Technizität fehle, und dass innerhalb der in der 2. Mitteilung eingeräumten Frist die aufgezeigten Mängel nicht behoben worden seien. Der Gegenstand der Anmeldung sei abstrakt; in ihr werde aus der großen Menge an Aufgaben, die bei der Herstellung eines mechatronischen Produkts zu lösen sind, jene des Entwurfs inklusive Dokumentation und Modellierung herausgenommen. Dabei gehe es nicht um den Entwurf als solchen, sondern um den Entwurfsprozess mit den Formalitäten betreffend die Strukturierung von Daten und die Organisation von Arbeitsschritten; deswegen sei die erforderliche Technizität nicht gegeben.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den Beschluss dahin abzuändern, dass das Gebrauchsmuster registriert werde.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Die Antragstellerin gesteht als richtig zu, dass die Technizität unabhängig vom Stand der Technik zu beurteilen sei. Die im Beschluss der TA zitierte Entscheidung des OGH 4 Ob 94/16a stütze allerdings die vom Patentamt vertretene Auslegung nicht, wonach die Technizität vom Vorhandensein eines technischen Beitrags auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Bereich abhänge. Die von der TA vertretene Argumentation sei daher allenfalls dazu geeignet, einen erfinderischen Schritt des Gegenstands von Anspruch 1 in Frage zu stellen.

2.1. Das Gebrauchsmuster betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines aus Bauteilen bestehenden Produktes, wobei nach Auffassung des Rekursgerichts dabei auf das Wesentliche zusammengefasst

2.2. Die Rechtsprechung zum Eintragungshindernis für die Programme zur Datenverarbeitung („Computerprogramme”) lässt sich auf das (in der Praxis eher selten vorkommende) hier vorliegende Verfahren für gedankliche Tätigkeiten unverändert anwenden.

2.3. Zur Bejahung der Technizität von Programmen zur Datenverarbeitung („Computerprogrammen”) reicht es nicht allein aus, dass ein Verfahren bestimmungsgemäß den Einsatz eines Computers erfordert, sind doch Programme für Datenverarbeitungsanlagen per se von der Patentierbarkeit ausgeschlossen (§ 1 Abs 3 Z 5 PatG und § 1 Abs 3 Z 3 GMG). Das Programm muss daher einen „weiteren technischen Effekt” aufweisen. Die Abgrenzungslinie zwischen nicht schützbaren und schützbaren Computerprogrammen wird anhand ihrer Technizität gezogen, indem ein technischer Beitrag auf einem nicht vom Patentschutz ausgeschlossenen Bereich gefordert wird (RIS-Justiz RS0130900). Voraussetzung für die Patentierbarkeit ist die Lösung eines technischen Problems mit technischen Mitteln.

Dieser Grundsatz gilt auch für Gebrauchsmuster, berücksichtigt man, dass der Gesetzgeber nur „Erfindungen” dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich machen wollte (§ 1 Abs 1 GMG), und in § 1 Abs 3 – wie im PatG – einigen ausdrücklich genannten geistigen Leistungen die Erfindungseigenschaft abspricht (OBGM 1/13, Programmlogik ).

2.4. Der OPM griff in OBGM 1/13 ausdrücklich sowohl auf die Rechtsprechung des EPA als auch auf jene des BGH zurück.

Im Einklang damit hat auch das Rekursgericht in den Entscheidungen 34 R 60/14i (ein Gebrauchsmuster betreffend) und 34 R 88/15h ( Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten , ein Patent betreffend; in der Sache vom OGH gebilligt: 4 Ob 94/16a, Datenleseverfahren - Stromchiffrierung [in Bezug auf die Technizität mit Hinweis auf § 71 Abs 3 AußStrG]) deutlich gemacht, dass sich die Beurteilung der Technizität vor allem an den Entscheidungen des EPA, aber auch an jenen des BGH orientieren kann, weil die jüngere Rechtsprechung des BGH in der deutschen Lehre als Annäherung an die Praxis des EPA qualifiziert wird und der österreichische Gesetzgeber eine Harmonisierung der nationalen Rechtsprechung mit jener des EPA als Ziel sah (ErlRV 216 BlgNR 23. GP 1).

2.5. Wegen dieser Anlehnung an die Rechtsprechung des BGH (vgl X ZB 22/07; X ZR 47/07; Xa ZB 20/08; X ZR 90/14 ua) und an jene des EPA (T 1173/97; T 424/03; T 258/03 ua) ist aber nach der Rsp des Rekursgerichts (34 R 88/15h, Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten ), an der festzuhalten ist, keine inhaltliche Prüfung der Technizität vorzunehmen, sondern zu beurteilen, ob nach den Gebrauchsmusteransprüchen (überhaupt) ein Anspruchsmerkmal vorliegt, das Technizität aufweist, und ob im Hinblick auf Computeralgorithmen ein weiterer technischer Effekt zu ersehen ist, der formal betrachtet den Ausschlusstatbestand des § 1 Abs 3 Z 3 GMG überwindet.

Denn vom Gebrauchsmusterschutz ausgeschlossen ist der bloße Algorithmus, der eine dem Programm zugrundeliegende Rechenregel ist und der keinen technischen Charakter besitzt (zB Stock in Loth, GMG 2 § 1 Rz 78; Mes, PatG/GMG 4 § 1 PatG Rz 122; differenzierend Hössle in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskomm 4 § 1 PatG Rz 215; Keukenschrijver, PatG 8 § 1 Rz 22).

2.6. Der BGH formuliert dies in X ZB 22/07 , Steuerungseinrichtung für Untersuchungsmodalitäten , als amtlichen Leitsatz zusammengefasst und besonders prägnant so:

„Maßgebend ist vielmehr, ob die Lehre bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Lösung eines über die Datenverarbeitung hinausgehenden konkreten technischen Problems dient.”

Außerhalb der Technik liegende Anweisungen genügen in diesem Zusammenhang also nicht; sie sind nur dann von Bedeutung, wenn sie auf die Lösung des technischen Problems mit technischen Mitteln Einfluss nehmen (X ZR 90/14, Verfahren zum inkrementellen Bewegen von Zähnen , Rn 26, s auch Keukenschrijver, PatG 8 § 1 Rz 25).

2.7. In der schon mehrfach erwähnten Entscheidung des OLG Wien 34 R 88/15h, Verfahren zum Lesen und Schreiben von Daten , wurde wiederholt (dort Punkt 7.), dass es darauf ankommt, ob ein technisches Problem mit technischen Mitteln gelöst wird oder gelöst werden soll. Die Erfindung muss somit auch eine Anleitung zu einem technischen (und nicht nur zu einem gedanklichen) Handeln geben.

2.8. In der Entscheidung T 1227/05 , Schaltkreissimulation, musste sich die Beschwerdekammer des EPA mit einer solchen Frage beschäftigen und kam zum Ergebnis, dass ein Verfahren dann einen technischen Charakter hat, wenn die Verfahrensschritte (oder ein Verfahrensschritt) einem technischen Zweck des Verfahrens dient. Im konkreten Fall war der technische Zweck in der Simulation eines Schaltkreises zu sehen, der bestimmten Rauscheinflüssen unterworfen ist. Betont wurde auch, dass das angemeldete Verfahren auf den (zu lesen wie: auf einen bestimmten ) technischen Zweck funktional beschränkt sein muss.

2.9. Die bloße Möglichkeit, technische Mittel zu verwenden, wenngleich als Ausführungsbeispiel offenbart, ist nach der Entscheidung T 306/04 ( Automated finite capacity scheduler, mwN) der Beschwerdekammer des EPA jedoch nicht ausreichend, um einen Ausschluss von der Patentierbarkeit zu vermeiden. In diesem Fall wählte der dortige Antragsteller übrigens einen vergleichbaren Weg, um schon in Anspruch 1 eine Technizität herbeizuführen, indem er aus einem „industrial process” eine „industrial refinery” machte.

2.10. Das Rekursgericht vertritt davon ausgehend zusammengefasst weiterhin die Ansicht, dass das technische Problem, das gelöst werden soll oder zu dessen Lösung ein Beitrag geleistet werden soll, eine konkretes technisches Problem sein muss.

3. Die Antragstellerin trägt dazu vor, dass das Schutzbegehren ausreichend offenbart ist und Technizität aufweist. Diese Argumentation ist ausgehend von den obigen Grundsätzen nicht belastbar:

3.1. In der Beschreibung (S 12, Z 27) führt die Antragstellerin an, das Verfahren werde üblicherweise mittels einer Datenverarbeitungsanlage durchgeführt und daher werde eine elektronische Datenstruktur erstellt und laufend ergänzt.

Ein Datenmodell und eine Datenstruktur zur technischen Organisation der Bauteile sind jedoch nicht nur üblich, sondern die einzige Möglichkeit, Daten zu strukturieren. Folglich liegt die Erstellung des Datenmodells und der Datenstruktur im Können der Durchschnittsfachperson und erfordere darüber hinaus keine Anleitung, wie vorzugehen sei.

Darauf kommt es aber an, weil für die Schutzfähigkeit in erster Linie auf den Gegenstand des Gebrauchsmusteranspruchs abzustellen ist, denn er hat die technischen Mittel anzuführen, mit denen das technische Problem den angestrebten Erfolg erreicht (statt vieler Einsele in Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskomm 4 § 1 GMG Rz 37 f; Keukenschrijver, PatG 8 § 1 Rz 25 ff; je mwH und mwN).

3.2. Entgegen der Beschreibung (S 7, Z 19) ermöglicht eine Datenstruktur im Allgemeinen ein besonders genaues und einfaches Nachvollziehen eines Entwicklungsprozesses eben nicht, es sei denn, der Grund läge in der speziellen Anordnung oder im Aufbau der Datenstruktur. Dies ist beim vorliegenden Schutzbegehren nicht zwingend gegeben.

Selbiges gilt für die Zuordnung von Eigenschaften und für den Zweck der Elemente einer Datenstruktur und/oder eines Datenmodells. Die Zuordnung per se ist notwendig, eine spezielle Ausgestaltung ist dem Schutzbegehren jedoch nicht zu entnehmen und wird erneut dem Können der Fachperson bei der Implementierung überlassen.

Die Erstellung des Datenmodells und der Datenstruktur sowie die Zuordnung von Eigenschaften sind auf triviale Schritte reduziert, die deshalb keine technische Lehre enthalten und folglich weder eine Offenbarung noch technische Mittel zur Lösung eines technischen Problems bilden können.

3.3. Außerdem kommt dem Wort „mechatronisch” in Anspruch 1 keine tiefere Bedeutung zu, weil die Antragstellerin dadurch offenbar nur versucht, die Beliebigkeit des zur Registrierung begehrten Verfahrens zu verwischen. In der ursprünglichen Fassung stand ganz allgemein „eines Produktes”, was in rechtlicher Würdigung nur bedeuten kann, dass damit irgendein und damit kein abgrenzbar aus dem breiten Spektrum denkbarer Ausführungsvarianten ausgewähltes Produkt gemeint ist. Dass nun ein „mechatronisches Produkt” adressiert wird, versteht das Rekursgericht vor diesem Hintergrund so, dass dies ein beliebiges Beispiel für irgendein anderes Produkt ist.

3.4. Die Antragstellerin nennt etliche Beispiele für Nachweisaufgaben. So könne die Zugfestigkeit eines mechanischen Bauteils durch einen Zugversuch bestimmt werden. Eine Pumpe könne durch einen Hochlasttest geprüft werden. Bauteile könnten unter Einsatzbedingungen erprobt werden, mit Simulationen oder Berechnungen sowie mit zerstörenden Prüfungen. Diese Beispiele (auf S 10 der Gebrauchsmusterschrift) belegen im Sinn des bereits Ausgeführten, dass für eine unbestimmte Zahl von Objekten eine unbestimmte Zahl von Prüfungsmethoden denkbar ist und dass alle diese Methoden unter den Begriff „Nachweisaufgaben” der Gebrauchsmusteransprüche zu subsumieren sind.

Die Ansprüche beschränken diese Auswahl nicht, sodass das „Verfahren zur Entwicklung eines Produktes” genauso allumfassend, unbestimmt und beliebig eingesetzt werden kann wie es die Wahl der „Nachweisaufgaben” ist.

3.5. Wenn die in der Beschreibung beispielhaft genannten Methoden nur eine Auswahl von beliebig vielen Methoden ist, so fehlt die Technizität des ganzen Gebrauchsmusters.

3.6. Die Antragstellerin argumentiert im Rekurs auch noch, dass Technizität vorliege, weil das Produkt gemäß dem Verfahren auch hergestellt werde. Diese Ansicht greift zu kurz.

Dem letzten Verfahrensschritt, der Herstellung des Produkts, kommt nur eine formale Bedeutung zu, weil die Herstellungsschritte weder angeführt noch für den Ablauf relevant sind. Tatsächlich ist die eigentliche Herstellung als bloße Aufgabenstellung formuliert, die nicht Teil des Verfahrensablaufs ist. Vielmehr ist dieser Schritt so zu lesen, dass für die Herstellung des Produkts eine durch das Verfahren erzielte, ausreichende Beschreibung vorliegt.

3.7. Das im angefochtenen Beschluss als Zurückweisungsgrund herangezogene Fehlen der Technizität liegt damit vor, sodass die angefochtene Entscheidung keiner Korrektur bedarf.

4. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf, weil die Frage der Technizität stets einzelfallbezogen zu beurteilen ist und sie daher darüber hinaus nicht bedeutsam ist, ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach §§ 46 Abs 1, 47 Einleitungssatz GMG iVm § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Gebrauchsmusterschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.