133R140/17m – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke UROPROTECT über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 18.9.2017, AM 52694/2016 3, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Die Antragstellerin beantragte die Eintragung der Wortmarke

UROPROTECT

in dieser Warenklasse und mit diesem Schutzumfang:

5 Pharmazeutische Erzeugnisse, medizinische und veterinärmedizinische Präparate; diätetische Lebensmittel und Erzeugnisse für medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, Babykost; Nahrungsergänzungsmittel für Menschen und Tiere.

Sie vertrat die Auffassung, UROPROTECT sei kein üblicher Begriff und damit eine sprachliche Neuschöpfung, auch wenn es zutreffen möge, dass der Großteil der beteiligten Verkehrskreise sowohl mit URO als auch mit PROTECT eine gewisse Bedeutung verbinde.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt den Antrag ab. Die beteiligten Verkehrskreise würden das angemeldete Zeichen nicht als Marke, sondern unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken als allgemeinen Hinweis auf die Wirkungsweise und auf das Einsatzgebiet (des Schutzes des Urogenitalsystems) der so bezeichneten Waren erkennen. Eine Eintragung komme daher nur aufgrund eines Nachweises der Verkehrsgeltung in Betracht.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin aus dem Grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Abänderungsantrag, das Zeichen zu registrieren.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

1.1. Ob einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen ( Koppensteiner, Markenrecht 4 82; RIS-Justiz RS0079038).

Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C 108/97, Chiemsee; C 104/00 P, Companyline; EuG T 471/07, Tame it, Rn 15 mwN; C 398/08, Vorsprung durch Technik; RIS-Justiz RS0118396; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix, oder 4 Ob 49/14f, My TAXI ).

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11, OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a, Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen (OBm 3/12, Lounge.at , unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11, Starsat ; OBm 1/13, Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist (vgl EuGH C 104/01, Orange, Rn 58 und 59; C 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit ).

1.3. Die Unterscheidungskraft ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde, nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit zu prüfen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 57; 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 67 mwN der Rsp; Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 § 8 Rz 73; C 104/01, Orange , Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS Justiz RS0114366 [T5]).

1.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (C 304/06, Eurohypo ). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (C 304/06 P, Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (C 363/99, Postkantoor , Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09, Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; 4 Ob 49/14f, My TAXI ).

1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, das heißt das Publikum muss sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (C 326/01, Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C 494/08 P, Pranahaus; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.6. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t, immofinanz ; 17 Ob 27/07f, ländleimmo; OBm 1/12, Die grüne Lini e) .

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i, happykauf mwN; OBm 3/12, Lounge.at ; 4 Ob 51/16b, MAGIC MOUNTAIN ).

Ist die angemeldete Marke mit anderen Worten nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11, Atelier Prive; OBm 2/13, Primera ua; 4 Ob 66/02p, Cornetto ).

1.7. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

2. Auf dieser Grundlage fehlt dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft.

2.1. Die Unterscheidungskraft einer Wortverbindung hängt davon ab, ob sie als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Waren und/oder Dienstleistungen oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben. Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Zusammensetzung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Waren oder das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25, Internetfactory; 4 Ob 186/03m, djshop ). Es sind nämlich sämtliche Bestandteile und diese wiederum als Ganzes zu betrachten (C 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, Rz 27 f; Koppensteiner, Markenrecht 4 77 f mwN).

2.2. Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarke UROPROTECT ist davon abhängig, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als Hinweis auf die beanspruchten Waren verstehen (RIS-Justiz RS0109431).

2.3. Adressierte Verkehrskreise sind hier alle Interessenten oder Abnehmer für die beantragten Waren, also nicht nur die Fachkreise (insbesondere Ärzte, Apotheker und Drogisten), sondern auch die normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher (RIS-Justiz RS0079038), wie bereits das Patentamt zutreffend erkannt hat (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG) und was von der Antragstellerin auch nicht bezweifelt wird.

2.4. Die Verbraucher sind im Kontext von Marken an die Verwendung von Abkürzungen gewöhnt; für sie gelten dieselben Prüfungsgrundsätze wie für sonstige Wortmarken (vgl dazu nur Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 108 ff; Koppensteiner, Markenrecht 4 84; Om 5/08, 5 HTP; OLG Wien 34 R 15/14x, TOPINOX; 34 R 101/15w, FAMILY APP ; 34 R 160/15x, E.COM ). Das Verständnis einer Wortmarke, selbst wenn sie zum Teil aus Abkürzungen besteht, hat nicht abstrakt, sondern konkret nach den in der Markenanmeldung beanspruchten Waren zu erfolgen (RIS-Justiz RW0000784).

Vom angestrebten Schutzumfang ausgehend liegt im Rahmen der anzustellenden Prognose für die angesprochenen Kundenkreise am ehesten nahe, den Teil URO des angemeldeten Zeichens sofort und unmittelbar als abkürzenden Hinweis auf „Urologie“ oder „Urologe“ zu verstehen, ohne dass es dazu irgendwelcher weitergehender Überlegungen bedürfte oder dass gar irgendwelche Unklarheiten bestünden. Dass es dafür eine eigene Facharztausbildung und auch entsprechende Fachkliniken gibt, ist allgemein bekannt. Im Hinblick auf die beantragten Waren ist daher auch das Rekursgericht der Auffassung, dass es sich bei der Silbe URO um einen beschreibenden Hinweis auf den Urogenitaltrakt iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG handelt, den zumindest die Fachkreise unmittelbar erkennen und verstehen. Der OGH hat in einem Widerspruchsverfahren - aber hier dennoch vergleichbar - die Beurteilung des Rekursgerichts gebilligt, wonach der Zeichenbestandteil BRONCHI aufgrund seines beschreibenden (weil auf den Verwendungszweck hinweisenden) Charakters wenn überhaupt nur untergeordnetes Gewicht im Ähnlichkeitsvergleich besitze (4 Ob 191/14p, Bronchiplant/Bronchipret ).

Der zweite Teil PROTECT wird wiederum sofort und unmittelbar als Hinweis auf die schützende Wirkung aufgefasst. So wird sowohl im Bereich der Technik als auch des Sports ein „ Protektor “ als Schutz(vorrichtung) gegen Verletzungen oder Beschädigungen verstanden; dem entspricht auch die Bedeutung des nicht nur auf Sport und Technik bezogenen Adjektivs „ protektiv “ (https://www.duden.de/rechtschreibung/Protektor und /protektiv; beides abgefragt am 4.1.2018). Auch ohne Nachdenkprozess imponiert dieser Zusatz zu URO daher als werblich iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG. Eines Rückgriffs auf das englische Wort „ to protect “ bedarf es daher nicht.

Das Zeichen wird somit in seiner Gesamtheit als Hinweis auf den Schutz des Urogenitaltrakts verstanden. Es ist damit zwar nicht glatt beschreibend iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG, aber es fehlt ihm an Unterscheidungskraft iSv $ 4 Abs 1 Z 3 MSchG. Das im Rekurs (Rz 3) insinuierte Verständnis als „ den Urologen schützen[d] “ oder „ die Urologie schützen[d] “ liegt als wesentlich lebensfremder nicht nahe.

Ausgehend davon steht aber fest, dass (zumindest) den Fachkreisen in Österreich diese naheliegendste Bedeutung von UROPROTECT geläufig ist. Diese Kenntnis der Fachleute ist bei der im Eintragungsverfahren anzustellenden Beurteilung der voraussichtlichen Wahrnehmung entsprechend zu berücksichtigen (vgl etwa 4 Ob 10/14w, Jimi Hendrix ; 4 Ob 49/14f, My TAXI II ).

2.5. Bei einer gespaltenen Verkehrsauffassung genügt es, wenn diese Kenntnis nur für einen dieser Verkehrskreise besteht, auch wenn er zahlenmäßig kleiner als jener der Endverbraucher ist (vgl 4 Ob 77/15z, AMARILLO mwN; s auch C-412/05 P, Alcon Inc. ; C-421/04, Matratzen Concord , Rn 24; C-102/07, Adidas/Marca Mode II , Rn 23; BGH I ZB 52/09 = GRUR 2012, 64, Maalox/Melox-GRY ; 4 Ob 7/12a, Sinupret/Sinuvex ; Ingerl/Rohnke , MarkenG³ § 8 Rz 74 und 206 jeweils mwN; Ströbele/Hacker , MarkenG 11 § 8 Rz 393 f; OLG Wien 34 R 69/15i, BLUEBOARD ; 34 R 27/14m, MAJA/CAYA ; 34 R 147/15k, SKYR uva). Jedenfalls die oben unter Punkt 2.3. definierten Fachpersonen werden unter dem beanspruchten Zeichen sofort und ohne Gedankenoperationen einen Hinweis auf den Schutz des Urogenitaltrakts verstehen.

2.6. Durch die Wortverbindung UROPROTECT entsteht daher entgegen der Auffassung der Rekurswerberin keine eigentümliche sprachliche Neubildung, die – unter Beachtung des hier relevanten Schutzumfangs – anders verstanden würde als die Summe ihrer Bestandteile und daher geeignet wäre, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken. Auch das Nichtvorliegen eines Eintrags in einem Wörterbuch oder Lexikon indiziert keine Ungewöhnlichkeit der Wortverbindung; der Umstand, dass eine Wortverbindung – zusammen oder getrennt geschrieben – nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, ändert an dieser Beurteilung nichts (EuG T 19/99, Companyline, Rz 26 und 27). Eine lexikalische Erfindung eines Gesamtzeichens im Sinne einer ungewöhnlichen Wortverbindung (siehe C 383/99, Baby Dry ) liegt nicht vor.

Aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ist die beantragte Marke damit nicht geeignet, die Ursprungsidentität der darunter vertriebenen Waren zu garantieren.

2.7. In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Beschluss ist daher auch das Rekursgericht der Ansicht, dass dem Zeichen bei seiner gesamthaften Betrachtung die Unterscheidungskraft nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG fehlt. Auf die im Rekurs weiters diskutierte Frage, ob (daneben) auch ein Freihaltebedürfnis besteht, kommt es damit rein abstrakt nicht mehr an (vgl RIS-Justiz RS0088931 [insb T7]).

2.8. Auf das breit begründete Argument im Rekurs, dass bereits diverse Schutzzulassungen für ähnliche (oder teilweise idente) Wortmarken bestünden, ist nicht näher einzugehen, weil eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; C 37/03 P, BioID , Rz 47; C 39/08 und C 43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rz 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 70).

3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.