Das Oberlandesgericht Wien hat als Berufungsgericht ***** wegen Löschung der Marke AT 149.181 über die Berufung der Antragstellerin gegen den Beschluss der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 21.11.2014, Nm 1/2014 7, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:
Der Berufung wird Folge gegeben, die angefochtene Entscheidung wird geändert und lautet insgesamt unter Einschluss des in Rechtskraft erwachsenen Teils neu gefasst:
Spruch
«Dem Löschungsantrag gegen die Marke AT 149.181 wird teilweise Folge gegeben und die Registrierung in Bezug auf die Waren der Klassen 28, 29 und 32 mit Wirksamkeit vom 9.1.2009 gelöscht.
In Bezug auf die Waren der Klasse 25 wird der Löschungsantrag abgewiesen.
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 2.144,-- (darin EUR 506,67 anteilige Barauslagen) bestimmten anteiligen Verfahrenskosten binnen 14 Tagen zu ersetzen.»
Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit EUR 3.220,50 (darin EUR 680,-- Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen vierzehn Tagen zu ersetzen.
Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.
Die ordentliche Revision ist nicht zulässig.
Text
Entscheidungsgründe
Die Antragsgegnerin ist Inhaberin dieser österreichischen Wortbildmarke AT 149.181 (= angegriffene Marke) mit Priorität vom 28.4.1993
[EXCEED]
die für die Waren der Klassen
25 Sport-, Gymnastik- und Aerobicbekleidungsstücke;
28 Sportgeräte, insbesondere für Fitnessstudios;
29 Eiweiß für Nahrungszwecke, insbesondere in Riegelform; sowie
32 isotonische Mineralgetränke
eingetragen wurde.
Die Antragstellerin begehrte die Löschung der angegriffenen Marke und stützte diesen Antrag auf den Grund der Nichtbenutzung nach § 33a Abs 1 MSchG: Es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass das Zeichen innerhalb der letzten fünf Jahre ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden sei. Durch den bloßen Vertrieb von Drittprodukten werde die Marke nicht rechtserhaltend benutzt. Das gelte auch für die Verwendung des Wortbestandteils des Zeichens im Rahmen der Firma der Antragsgegnerin. Die Nutzung in abweichender Form sei nicht relevant, weil die Abweichungen zwischen dem registrierten und dem verwendeten Zeichen zu groß seien; dabei sei zu berücksichtigen, dass der Wortbestandteil der angegriffenen Marke kennzeichnungsschwach sei.
Die Antragsgegnerin wendete ein, sie habe die angefochtene Marke im relevanten Zeitraum in Bezug auf alle geschützten Waren sehr wohl markenmäßig benutzt. Unter diesem Zeichen biete sie nicht nur Waren anderer Hersteller, sondern auch eigene Sport-, Gymnastik- und Aerobicbekleidung, Eiweiß für Nahrungszwecke, insbesondere in Riegelform, und isotonische Mineralgetränke an. Außerdem verwende sie die Marke schon seit Jahren auf Klebebändern, mit denen sie Kundenpakete verschließe und versandfertig mache. Bis etwa Ende 2010 habe sie das Zeichen außerdem auf ihren Geschäftspapieren, teils auch in der Werbung und auf eigenen Eiweißprodukten als Kennzeichen verwendet. Darüber hinaus verwende sie seit etwa 2010 die Marke in abgewandelter Form auch auf ihrer Homepage, in ihrer E Mail-Signatur und auf ihren Geschäftspapieren.
Mit dem angefochtenen Beschluss vom 21.11.2014 (den Parteien zugestellt am 29.9.2016 und am 30.9.2016) gab die Nichtigkeitsabteilung dem Löschungsantrag teilweise – und zwar nur in Bezug auf den Schutzumfang der Klassen 28 und 29 – statt. Sie traf die auf den Seiten 9 und 10 des Beschlusses angeführten Feststellungen, auf die verwiesen wird (§§ 35 Abs 5 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 141 Abs 2 PatG und § 500a ZPO) und aus denen – soweit für das Berufungsverfahren besonders relevant – hervorgehoben wird:
Die Antragsgegnerin kaufte diverse Rohstoffe ein und stellte daraus zum Teil selbst Getränkekonzentrate her. Sie erzielte in den Jahren 2012 und 2013 rund 70 % ihres Umsatzes an Nahrungsergänzungsmitteln unter der angefochtenen (Eigen )Marke. Sie belieferte Kunden in ganz Österreich sowohl mit diesen Nahrungsergänzungsmitteln als auch mit Bekleidungsstücken unter Verwendung des Zeichens „ in seinen diversen Ausgestaltungen im fraglichen Zeitraum“.
In rechtlicher Hinsicht beurteilte die Nichtigkeitsabteilung diesen Sachverhalt dahin, dass der Antragsgegnerin der Nachweis der Verwendung des Zeichens in den Klassen 25 und 32 gelungen sei, während in den verbleibenden Klassen 28 und 29 dieser Nachweis nicht erbracht worden sei. Das von der Antragsgegnerin ins Treffen geführte abgewandelte Zeichen sei wegen der Unterschiede in Schriftart, -typ und -farbe nicht mit der angegriffenen Marke gleichzusetzen.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Berufung der Antragstellerin aus dem Berufungsgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung. Sie beantragt primär, die Entscheidung abzuändern und ihrem Antrag auch betreffend die Klasse 32 stattzugeben; hilfsweise stellt sie einen Aufhebungsantrag.
Die Antragsgegnerin beteiligte sich nicht am Berufungsverfahren.
Rechtliche Beurteilung
Die Berufung ist berechtigt.
1. Gegenstand des Berufungsverfahrens ist ausgehend von der Anfechtungserklärung allein die Frage der rechtserhaltenden Benutzung des angegriffenen Zeichens in der Klasse 32 für „Isotonische Getränke“; die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung betreffend die Warenklassen 25 (abweisend) sowie 28 und 29 (stattgebend) ist hingegen rechtskräftig.
2. Nach § 33a Abs 1 MSchG kann jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten (oder gemäß § 2 Abs 2 MSchG in Österreich Schutz genießenden) Marke begehren, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt (§ 10a MSchG) wurde, es sei denn, dass der Markeninhaber die Nichtbenutzung rechtfertigen kann. Die Benutzung im Sinne des Abs 1 ist gemäß § 33a Abs 5 MSchG vom Markeninhaber nachzuweisen. Zweck der Benutzungsobliegenheit ist es, das Markenregister durch Löschung nicht benutzter Marken zu entlasten (RIS-Justiz RS0066801; 4 Ob 98/14m, Feeling/Feel II; Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 33a Rz 4).
Eine Marke wird „ernsthaft benutzt“, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, für die sie eingetragen wurde – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern (C 40/01, Ansul, Rz 43; C 416/04 P, Sunrider, Rz 70; C 259/02, La Mer Technology, Rz 27; Om 8/11, WEG; 17 Ob 11/08d, BUZZ!; RIS-Justiz RS0123519; RW0000854).
Nur eine kennzeichenmäßige Benutzung kann daher rechtserhaltend sein. Sie liegt vor, wenn im geschäftlichen Verkehr eine wörtliche oder bildliche Bezeichnung zur Kennzeichnung einer Ware oder Dienstleistung oder in Bezug auf sie so gebraucht wird, dass der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren- oder Dienstleistungsart (zum Beurteilungsmaßstab C 342/97, Lloyd ) annimmt oder annehmen kann, das Zeichen diene der Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen von gleichen oder gleichartigen Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (4 Ob 391/84, Ford-Spezialwerkstätte; 4 Ob 79/06f, Smiley; 4 Ob 134/06v, BUZZ!; 17 Ob 1/08h, Feeling/Feel I; RIS-Justiz RS0066671; Beetz in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 33a Rz 27 ff). Dieses Zeichen muss daher als Herkunftshinweis für das damit beworbene Produkt verstanden werden (BGH I ZR 293/02 = GRUR 2005, 1047, OTTO; I ZR 167/05 = GRUR 2009, 60, Rz 19, LOTTOCARD; Om 2/10, Flügerl; siehe auch RIS-Justiz RW0000854).
Rückverweise
Ohne einen konkreten Bezug zu einer Ware oder zu einer Dienstleistung bezieht sich ein solcher Hinweis allenfalls auf die Dienstleistung des Handelsunternehmens, nicht aber auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft (BGH I ZR 293/02 = GRUR 2005, 1047, OTTO; I ZB 10/03 = GRUR 2006, 150, Rz 9, 11, Norma; Fezer, Markenrecht 4 § 26 MarkenG Rz 70).
3. Kern des Berufungsvortrags ist die Argumentation, die Antragsgegnerin habe durch den Vertrieb eines mit Mineralien und Vitaminen versetzten Getränkekonzentrats die angegriffene Wortbildmarke nicht rechtserhaltend benutzt. Die Antragstellerin stützt sich dabei auf die (zwischen der Verhandlung und der Ausfertigung des Beschlusses durch die Nichtigkeitsabteilung ergangene) rechtskräftige Entscheidung 1 R 42/16b vom 29.4.2016 des Oberlandesgerichts Wien im zwischen denselben Parteien geführten Eingriffsverfahren. Darin hat das Berufungsgericht zur auch hier relevanten Frage, ob der Vertrieb eines Getränkekonzentrats für die rechtserhaltende Benutzung des Schutzumfangs „isotonische Getränke“ ausreicht, ausgeführt (Anm: die Parteienbezeichnungen wurden zum leichteren Verständnis auf das vorliegende Verfahren adaptiert):
«[...]
Die hier zu beantwortende Frage, ob die [Antragsgegnerin] durch Benutzung der Marke für das Produkt „mit Vitaminen und Mineralstoffen versetztes Getränkekonzentrat“ sich den Schutz ihrer Registereintragung für „isotonische Mineralgetränke“ im Sinne von § 33a Abs 1 MSchG erhalten hat, ist von der Frage, welchen Schutzbereich die Eintragung „isotonische Mineralgetränke“ eigentlich hätte, unterschiedlich. Ersteres ist für Letzteres Vorfrage. Ersteres betrifft die Existenz des Schutzrechts, letzteres seine Wirkung (Schutzbereich).
Ist die Marke nur für Waren/Dienstleistungen benutzt worden, die unter keinen der Begriffe des Waren-/Dienstleistungsverzeichnisses subsumiert werden können, so ist die Marke insgesamt unbenutzt und löschungsreif. Eine Benutzung für eine Ware/Dienstleistung, die mit den eingetragenen Waren/Dienstleistungen lediglich ähnlich ist oder unter einen gemeinsamen, nicht eingetragenen Oberbegriff fällt, ist nicht rechtserhaltend ( Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 § 26 Rz 108 mwN). Bei Spezifizierungen einer im Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis registrierten Ware oder Dienstleistung kann die Benutzung für eine andere Spezifizierung der Ware/Dienstleistung nur rechtserhaltend sein, wenn beide Waren/Dienstleistungen unter einen im Waren- oder Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Oberbegriff fallen. Handelt es sich dagegen um verschiedene Spezifizierungen von Waren/Dienstleistungen, die unter keinen Oberbegriff im Verzeichnis zu subsumieren sind, liegt keine Benutzung vor ( Ströbele/Hacker/Kirschneck/Knoll/Kober-Dehm, Markengesetz 11 § 26 Rz 248).
6.1.2. Im vorliegenden Fall wurde die Marke „EXCEED“ für „isotonische Mineralgetränke“ eingetragen. Tatsächlich verwendet wurde die Marke für „ein mit Vitaminen und Mineralstoffen versetztes Getränkekonzentrat“ [...]. Ein Konzentrat ist etwas anderes als ein Getränk, da letzteres per definitionem bereits trinkbar ist, ersteres hingegen erst durch Zufügung von Wasser in einem bestimmten Verhältnis zum Getränk wird. Die Selbstverständlichkeit, dass das von ihr vertriebene Getränkekonzentrat noch kein isotonisches Mineralgetränk ist, sondern erst zu einem solchen wird, wenn es entsprechend verdünnt wird, gesteht die [Antragsgegnerin] auch zu, [...].
Selbst wenn man zwischen der Ware „mit Vitaminen und Mineralstoffen versetztes Getränkekonzentrat“ und der Ware „isotonisches Mineralgetränk“ eine Ähnlichkeit annehmen sollte, ist der [Antragsgegnerin] damit nicht geholfen, da die tatsächliche Verwendung der Marke für eine bloß ähnliche Ware keine rechtserhaltende Benutzung der Marke im Sinne von § 33a Abs 1 MSchG [ist] ( Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 § 26 Rz 108).
Auch bei Berücksichtigung der Klassifikation ist der [Antragsgegnerin] nicht geholfen: Die Klasse 32 enthält vier Oberbegriffe, nämlich „Biere“, „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“, „Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“ und „Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“. Die in Rede stehende Spezifizierung „isotonisches Mineralgetränk“ ist allein unter den Oberbegriff „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke“ subsumierbar; es handelt sich um ein „anderes alkoholfreies Getränk. Das von der [Antragsgegnerin] nachgewiesenermaßen vertriebene Produkt „mit Vitaminen und Mineralstoffen versetztes Getränkekonzentrat“ wäre demgegenüber allein unter den Oberbegriff „Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“ einzuordnen. Dies ist aber nicht der Oberbegriff der Spezifizierung „isotonische Mineralgetränke“, womit keine rechtserhaltende Benutzung anzunehmen ist (vgl Ströbele/Hacker/Kirschneck/Knoll/Kober-Dehm, Markengesetz 11 § 26 Rz 248).
6.1.3. Ebenso nicht geholfen ist der [Antragsgegnerin] [...] durch die [...] Judikatur des OPMS, wonach, wenn der Markeninhaber eine Marke nur für einen Teil der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt hat, die Verwendung der Marke auch für weitere Waren und Dienstleistungen gilt, wenn diese in ihren Eigenschaften und Zweckbestimmungen mit den benutzen Waren übereinstimmen (Om 6/07 = PBl 2008, 92 [96]; Om 3/11 - Jones = ecolex 2011/447 [Zemann] =
PBl 2011, 148; vgl ferner [Engin-]Deniz, MSchG 350: „zum gleichen Bereich gehören“; Koppensteiner, Markenrecht 4 138 [bei und in FN 301]). Diese Judikatur setzt voraus, dass für zumindest eine eingetragene Ware der Benutzungsnachweis gelang. Für diesen Fall erstreckt der OPMS die rechtserhaltende Wirkung auf ähnliche (im Sinne von zweckgleiche) Waren. Die Annahme, dass die Verwendung einer Marke für eine im Verzeichnis nicht eingetragene Ware (hier: Getränkekonzentrat) dazu führe, dass Rechtserhaltung im Sinne des § 33a MSchG in Bezug auf eine ihr ähnliche, im Verzeichnis eingetragene Ware, für die die Marke aber gerade keine Benutzung fand (hier: isotonische Mineralgetränke), vorläge, widerspräche der Judikatur des OPMS.
6.2. Die [Antragsgegnerin] konnte nur eine Verwendung ihrer Marke für die Ware „mit Vitaminen und Mineralstoffen versetztes Getränkekonzentrat“ nachweisen. Für diese Ware war die Marke aber nicht registriert. Folglich kann die [Antragsgegnerin] aus der Benutzung der Marke für das Konzentrat keine Rechtserhaltung im Sinne des § 33a Abs 1 MSchG ableiten.
[...].»
3.1. Diesen Ausführungen schließt sich das Berufungsgericht ungeachtet fehlender Bindungswirkung (zuletzt 4 Ob 116/16m, itikat/öz itimat ; RIS-Justiz RS0042690) auch hier an ( Ingerl/Rohnke , MarkenG³ § 26 Rz 30), weil die Nichtigkeitsabteilung im Wesentlichen sinngleich zu den Konstatierungen im Eingriffsverfahren (und damit ebenfalls) festgestellt hat, dass die Antragsgegnerin die Marke für ein „ [...] Getränkekonzentrat (Sirup) [verwendet hat], das durch Hinzufügen von Wasser als isotonisches Getränk verwendet werden konnte. “ (BS 4, Mitte). Das hier ausdrücklich geteilte Kernargument des Oberlandesgerichts Wien im Eingriffsverfahren, wonach ein Konzentrat, aus dem ein isotonisches Getränk hergestellt werden kann, etwas Anderes ist als ein solches zum sofortigen Verzehr fertig abgemischtes Getränk, greift somit im Bereich der Prüfung des Tatbestands des § 33a Abs 1 MSchG mutatis mutandis im Rahmen des Löschungsverfahrens Platz:
3.2. Die Benutzung des angegriffenen Zeichens für ein Getränkekonzentrat ist, weil zu isotonischen Mineralgetränken bloß ähnlich, und unter Bedachtnahme auf die im Zeitpunkt der Eintragung des angefochtenen Zeichens gültige Nizzaer Klassifikation (zu diesem Subsumtionsschritt s etwa Ströbele in Ströbele/Hacker, MarkenG 11 § 26 Rz 244 f; Bogatz/Schäffler in Kur/v. Bomhard, Albrecht, Markenrecht § 26 MarkenG Rz 107 f) als nicht rechtserhaltend anzusehen, zumal die angesprochenen Verkehrskreise zwischen Mix- und Fertiggetränken ganz generell, aber auch im Besonderen differenzieren ( Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 26 Rz 69 [Verwendung für Markenbestandteile] und Rz 108 [Verwendung für nur ähnliche Ware]; Ströbele in Ströbele/Hacker , MarkenG 11 § 26 Rz 246; Beetz in Kucsko/Schumacher , marken.schutz² § 33a Rz 57).
3.3 . Das Löschungsdatum folgt aus dem Tag der Einbringung des Löschungsantrags am 9.6.2014 und der dazu getroffenen Anordnung des § 33a Abs 1 MSchG.
4. Allfällige, aus den Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung resultierende Unklarheiten belasten im Übrigen die Antragsgegnerin, die für die ausreichende Benutzung des angegriffenen Zeichens nach § 33a Abs 5 MSchG behauptungs- und beweispflichtig war (s dazu auch RIS-Justiz RS0123518). Der von der Antragstellerin gerügte rechtliche Feststellungsmangel (Berufung, S 4) liegt unter diesem Aspekt betrachtet nicht vor.
5. Auf die im Beschluss der Nichtigkeitsabteilung abschlägig beantwortete Frage (BS 6, letzter Absatz), ob die Antragsgegnerin die Nutzung des Zeichens in abgewandelter Form zurecht behauptete (s dazu etwa Om 1/91, ALPO/ALPOFLEX; 4 Ob 119/06p, SIERRA Tequila; RIS-Justiz RS0121289; RW0000807; Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 26 Rz 125 ff), muss als nur theoretisch nicht eingegangen werden, weil auch in Bezug auf sie das in der auszugsweise zitierten Entscheidung 1 R 42/16b herausgestrichene und hier ausdrücklich geteilte Argument Anwendung findet, wonach der Vertrieb eines Getränkekonzentrats unter der Wortbildmarke EXCEED nicht dem Schutzbereich dieser angegriffenen Marke in der Klasse 32 zuzurechnen ist.
6. Die Abänderung in der Hauptsache bedingt auch eine Änderung der Kostenentscheidung in erster Instanz; sie stützt sich auf §§ 35 Abs 5 und 40 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 141 Abs 2 PatG sowie §§ 43 Abs 1 erster Fall und 54 Abs 1a ZPO:
Die Antragstellerin ist in Bezug auf drei von vier der Warenklassen durchgedrungen und hat daher Anspruch auf Ersatz von 75 % ihrer Vertretungskosten. Die Antragsgegnerin wiederum hat den Löschungsantrag in Bezug auf eine Warenklasse abgewehrt und damit Anspruch auf Ersatz ihrer Vertretungskosten von 25 %. Nach Saldierung hat die Antragstellerin daher Anspruch auf Ersatz der Hälfte ihrer unbedenklich Vertretungskosten und von 75 % der verzeichneten Barauslagen, gegen die die Antragsgegnerin jeweils keine Einwendungen erhoben hat.
7. Die Entscheidung über die Kosten des Berufungsverfahrens beruht auf §§ 35 Abs 5 und 40 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 141 Abs 2 PatG sowie §§ 41 Abs 1 und 50 ZPO.
8. Der Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands stützt sich auf § 40 MSchG iVm § 141 Abs 2 PatG und § 500 Abs 2 Z 1 lit b ZPO. Der Entscheidungsgegenstand ist rein vermögensrechtlicher Natur, besteht aber nicht in einem Geldbetrag. Wegen der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben übersteigt er EUR 30.000,--.
9. Die ordentliche Revision war gemäß § 40 MSchG iVm § 141 Abs 2 PatG und § 502 Abs 1 ZPO nicht zuzulassen, weil keine Rechtsfrage zu lösen war, der zur Wahrung der Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder Rechtsentwicklung erhebliche Bedeutung zukommt: Ob eine Marke rechtserhaltend benutzt wurde, betrifft eine Frage des spezifischen Einzelfalls (zB RIS-Justiz RS0123519).
[EXCEED]