133R5/17h – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke WERKZEUGPARTY über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 10.11.2016, AM 52822/2015 5, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und die Markenschutzsache zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen.

Begründung

Der Antragsteller beantragte die Eintragung der Wortmarke

WERKZEUGPARTY

in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen folgender Klassen:

6 Rohe und teilweise bearbeitete unedle Metalle sowie hieraus hergestellte einfache Erzeugnisse, insbesondere Werkzeuggriffe aus Metall, Werkzeugkästen aus Metall (leer), Werkzeugkoffer aus Metall (leer);

7 Maschinen, insbesondere Absaugmaschinen für gewerbliche Zwecke, Abscheider (Maschinen), Biegepressen, Bohrfutter (Maschinenteile), Bohrköpfe (Maschinenteile), Bohrkronen (Maschinenteile), Bohrmaschinen, Dampfreiniger, Dichtungen (Motorenteile), Drehbänke (Werkzeugmaschinen), Druckluftförderer, Druckluftmaschinen, Druckluftpumpen, Druckluftspritzpistolen für Spachtelmassen, Druckregler (Maschinenteile), elektrisch betriebene Bürsten (Maschinenteile), Elektroden für Schweißgeräte, Elektrogeneratoren, Farbspritzpistolen, Farbspritzpistolen (Airbrushpistole), Federn (Maschinenteile), Filter (Teile von Maschinen oder Motoren), Fräsmaschinen, gasbetriebene Schneidbrenner, Gestelle für Maschinen, Gewindebohrmaschinen, Gewindeschneidmaschinen, Hähne (Maschinen- oder Motorenteile), Hämmer (Maschinenteile), Handbohrmaschinen, elektrisch, Handwerkzeuge (nicht handbetätigt), Hebegeräte, Hebewinden (Maschinen), Hobelmaschinen, Hochdruckreiniger, Holzbearbeitungsmaschinen, Hubgeräte, Kettensägen, Klebepistolen, elektrische, Klingen (Maschinenteile), Kompressoren (Maschinen), Kompressoren für Kühlanlagen, Kräne (Hebegeräte), landwirtschaftliche Geräte (nicht handbetätigt), landwirtschaftliche Maschinen, Lichtbogenschneidgeräte, Lichtbogenschweißgeräte, Lötkolben, elektrisch, Lötkolben, gasbetrieben, Maschinenständer, Maschinentische, Materialaufzüge, Meißel, elektrisch, Meißelmaschinen, Messer (Maschinenteile), Metallbearbeitungsmaschinen, Milchzentrifugen, Mühlen (Maschinen), Notstromaggregate, -generatoren, Pflugschare, pneumatische Wagenheber, Poliermaschinen und -geräte, elektrisch, Pressen (Maschinen für gewerbliche Zwecke), Presslufthämmer, Rasenmäher (Maschinen), Reiniger, automatische, Reinigungsmaschinen und -geräte, elektrisch, Riemen für Maschinen, Rührgeräte, elektrisch, Rührmaschinen, Sägeblätter (Maschinenteile), Satiniermaschinen, Sauggebläse, Schärfmaschinen, Scheren, elektrisch, Schleifmaschinen, Schleifscheiben (Maschinenteile), Schmierpumpen, Schneidbrenner, gasbetrieben, Schneidemaschinen, Schrämmmaschinen, Schweißgeräte, elektrisch, Schweißgeräte, elektrische, für Kunststoffverpackungen, Spannfutter (Maschinenteile), Staubsauganlagen für Reinigungszwecke, Staubsauger, Stromgeneratoren, Vakuumpumpen (Maschinen), Wagenheber (Maschinen), Werkzeuge (Maschinenteile), Werkzeughalter (Maschinenteile), Werkzeugmaschinen, Winden, Zentralstaubsaugeranlagen;

8 Handbetätigte Werkzeuge und Geräte, die in verschiedenen Berufen als Werkzeuge verwendet werden, insbesondere Abisolierzangen (Handwerkzeuge), Abziehstähle, Ahlen, Äxte (Beile), Äxte (kleine), Bastelmesser, Baumscheren, Bogensägen, Bohreinsätze (Teile von Handwerkzeugen), Bohrer, Bohrer (Handwerkzeuge), Bohrhalter (Handwerkzeuge), Bohrknarren (Handwerkzeuge), Bohrkurbelverlängerungen für Gewindebohrer, Bohrmeißel (Handwerkzeuge), Brecheisen, Drillbohrer, Durchschlaghämmer, Eisen (Handwerkzeuge), nicht elektrisch, Fäustel (Hämmer), Feilen, Fräsen (Handwerkzeuge), Fugenpistolen, nicht elektrisch, Gartenmesser (kleine), Gartenscheren, Gartenwerkzeuge (handbetätigt), Gewindebohrer (Handwerkzeuge), Gewindeschneidkluppen (Handwerkzeuge), Glaserdiamanten (Teile von Handwerkzeugen), Glätteisen, Hämmer (Handwerkzeuge), Handbohrer, Handpumpen, Handwerkzeuge (handbetätigt), Hebewinden (handbetätigt), Heckenscheren (handbetätigt), Hobel, Hobeleisen, Hohlbohrer, Hohleisen (Handwerkzeuge), Holzhämmer, Instrumente zum Schleifen und Schärfen, Kreuzmeißel, Krönelhämmer, Lochzangen (Handwerkzeuge), Maurerkellen, Meißel (handbetätigte Werkzeuge), Messer (Handwerkzeuge), Pistolen (Handwerkzeuge), Pistolen zum Spritzen von Spachtelmassen (handbetätigt), Pizzaschneider, nicht elektrisch, Rändelwerkzeuge, Reibahlen, Ringkluppen, Rohrschneider (Handwerkzeuge), Rohrschneidewerkzeuge, Scheren (Blech-, Baum-, Gartenscheren), Schla¨gel (Handwerkzeuge), Schlegel (Hämmer), Schleifgeräte für Messer und Klingen, Schleifscheiben (Handwerkzeuge), Schleifsteine, Schmirgelfeilen, Schneidwerkzeuge, Schraubenschlüssel (Handwerkzeuge), Schraubenzieher, Schraubstöcke, Schraubstöcke (handbetätigte Geräte), Schraubzwingen, Spachtel (Handwerkzeuge), Spanndorne (Werkzeuge), Spritzen zum Versprühen von Insektiziden (handbetätigt), Sprühgeräte für Insektizide (handbetätigt), Stanzstempel (Handwerkzeuge), Stanzwerkzeuge (Handwerkzeuge), Stemmmeißel, Werkzeuggürtel (Halter), Windeisen, Zimmermannsbohrer;

9 Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann, CDs, DVDs und andere digitale Aufzeichnungsträger;

16 Papierwaren und Büroartikel, insbesondere Schreibblöcke aus Papier, Briefpapier, Dokumentenhüllen, Flyer, Handbücher, Kalender, Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Lesezeichen, Plakate, Plakate aus Papier und Pappe, Plakatträger aus Papier oder Pappe, Prospekte, Verpackungsbeutel, -hüllen, -taschen aus Papier oder Kunststoff, Zeitschriften;

25 Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen;

35 Werbung, beispielsweise Bewerbung von Handwerkzeug; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Werkzeuge;

41 Ausbildung und Unterhaltung, insbesondere Demonstrationsunterricht in praktischen Übungen, Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Veranstaltung und Durchführung von Workshops (Ausbildung), Veranstaltung von Ausstellungen für Unterrichtszwecke, Unterhaltungsdienstleistungen.

Mit dem angefochtenen Beschluss stellte das Patentamt fest, dass das Zeichen nur unter den Voraussetzungen des § 4 Abs 2 MSchG registrierbar ist. Nicht ausdrücklich formuliert ist, ob sich das nur auf die Waren der Klassen 9 und 16 und auf die Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 (durch Fettdruck hervorgehoben) bezieht.

Nach Ansicht des Patenamts würden die Konsumenten das Zeichen nur als informativen Hinweis verstehen und/oder dahingehend interpretieren, dass diese Waren die Erbringung einer Dienstleistung unterstützen oder auch nur ergänzende Dienstleistungen erfassen, die nötig seien, um etwa eine Bewerbungskampagne umzusetzen oder verkaufsfördernde Maßnahmen zu organisieren oder zu veranstalten. Auch dass das Zeichen im Lexikon nicht zu finden sei, ändere nichts am umschreibenden Charakter der Bezeichnung.

Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers – erkennbar – aus dem Grund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Abänderungsantrag, das Zeichen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35 und 41 im beantragten Umfang zu registrieren.

Der Rekurs ist im Sinne einer erforderlichen Aufhebung berechtigt.

1.1 Der Grund besteht darin, dass dem Spruch und dem Inhalt des angefochtenen Beschlusses nicht mit der erforderlichen verfahrensrechtlichen Sicherheit zu entnehmen ist, über welchen Umfang des Antrags abgesprochen wurde. Dies ist aber für die Beurteilung der entfalteten (Rechtskraft )Wirkungen des Beschlusses unabdingbar.

Nur in der Zusammenschau mit den sonstigen Hinweisen im Akt ließe sich vermuten (zum Beispiel führt der Antragsteller im Rekurs ein Telefonat mit dem zuständigen Prüfer über den Entscheidungsumfang an, das dieser in der Rekursvorlage bestätigt), dass es sich um einen Teil-Beschluss handeln könnte.

1.2. Obwohl der Antragsteller den Umstand, dass sich die Beanstandung nur auf die Warenklassen 9 und 16 sowie auf die Dienstleistungsklassen 35 und 41 bezogen, von Beginn an dahingehend (auch schriftlich) interpretierte, dass in Bezug auf die anderen Warenklassen eine positive Beurteilung zu erwarten sei, hat das Patentamt darauf nur mit der Mitteilung reagiert, dass diesbezüglich kein Einvernehmen bestehe, ohne jedoch Gründe dafür zu nennen, weshalb sich die Beanstandungen nur auf die erwähnten Teile des Antrags bezogen.

Diese Vorgangsweise steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zu Art 6 EMRK (fair trail). Dem Recht auf ein faires Verfahren wird entsprochen, wenn von Beginn an alle Beanstandungen offen gelegt und auch mitgeteilt werden. Damit würden kein unberechtigtes Vertrauen und keine unerfüllbare Erwartungshaltung erzeugt. In diesem Zusammenhang muss auch berücksichtigt werden, dass der Antragsteller die Möglichkeit bekommen muss, auf Grund klarer Informationen auf die Einwände zu reagieren, allenfalls etwa den Antrag einzuschränken.

1.3 Allgemein ist darauf hinzuweisen, dass Teilentscheidungen grundsätzlich zulässig sind, wenn sie der Verfahrensbeschleunigung und der Verfahrensökonomie dienen (vgl Rechberger in Rechberger 4 § 392 ZPO Rz 1;

Deixler-Hübner in Fasching/Konecny 2 § 391 ZPO Rz 10 ff). Das PatG und das darauf reflektierende MSchG sehen diesbezüglich weder Ausnahmen noch einen anderen Zweck vor (vgl Stadler/Gehring, Das Verfahren vor dem Patentamt [2017], Rz 1697, die auf eine unterschiedlich gegebene Entscheidungsreife abstellen).

Innerhalb des gesetzlichen Rahmens hängt die Entscheidung, ob eine Teilentscheidung gefällt werden soll, vom Ermessen des Entscheidungsorgans ab (vgl Dolinar, RdA 1979, 306; Fasching, Lehrbuch 2 Rz 1421; Rechberger in Rechberger 4 § 392 ZPO Rz 3). Dieses Ermessen ist nicht frei, sondern pflichtgebunden ( Fasching, Lehrbuch 2 Rz 1421). Es benötigt in der Regel eine sachliche oder rechtliche Grundlage. Zu fordern ist, dass sich aus der Entscheidung klar ergibt, ob nur über einen Teil des Begehrens entschieden wurde und über welchen Teil entschieden wurde. Die Ausübung des Ermessens kann auch nur überprüft werden, wenn die Behörde begründet, weshalb sie nur über einen Teil entscheidet.

2. Inwieweit ein pflichtgebundenes Ermessen ausgeübt wurde und ob dies zweckmäßig war, kann das Rekursgericht im konkreten Fall mangels einer Begründung nicht überprüfen.

Auf Basis der angeführten Gründe ist die Markenschutzsache an das Patentamt zur neuerlichen Entscheidung zurückzuverweisen, denn jede meritorische Entscheidung des Rekursgerichts würde die bisher offene Frage präjudizieren, welchen Umfang die angefochtene Entscheidung hat.

3. Da ein Kostenersatz nach § 139 Z 7 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG nicht stattfindet, war auch kein Kostenvorbehalt auszusprechen.