34R71/16k – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke RENTALCARS.COM über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 24.3.2016, AM 2351/2014 4, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Der Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird abgewiesen.

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Die Antragstellerin beantragte die Eintragung der Wortmarke

RENTALCARS.COM

unter anderem für die – für das Rekursverfahren noch relevanten – Dienstleistungen der Klasse

39 Vermietung von Personenkraftwagen, Geschäfts- und Industriefahrzeugen; Vermietung von Autos, Fahrrädern, Motorrädern, Campingwägen; LKWs, Kastenwägen, Vans, Reisebussen, Bussen, Wohnmobilen; Vermietung von Fahrzeugausrüstung und -geräten; Vermietung von Fahrzeugzubehör, einschließlich Gepäckträgern, Autositzen, Kindersitzen, Fahrzeuganhängern, Gepäckträgern und Fahrradträgern; elektronische Informationsdienste, nämlich interaktive und Online-Informationsdienste für das Mieten von Fahrzeugen sowie von Reiseinformationen und interaktive Online-Reservierung für KFZ-Vermietung; Organisation und/oder Reservierung von Mietfahrzeugen, inklusive Vermittlung und/oder Buchung von Mietfahrzeugen über das Internet.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt die Eintragung für diese Dienstleistungen aus dem Grund des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG mit der – kurz zusammengefassten – Begründung ab, dass die beteiligten Verkehrkreise die so gekennzeichneten Dienstleistungen, sofern es sich dabei um die Vermietung von Fahrzeugen handle, nur als Hinweis auf deren Gegenstand sehen. Die einzelnen Wörter „Rental“ und „Cars“ seien im Gesamtzeichen eindeutig erkennbar und somit auch deren beschreibende Bedeutung. Die fehlerhafte grammatikalische Struktur sei nicht von einem solch großen Ausmaß, dass es eine Registrierung rechtfertigen könne. § 1 MSchG beziehe sich nur auf die abstrakte Unterscheidungseignung, doch müssten auch die in § 4 MSchG genannten Schutzausschließungsgründe überwunden werden. Bei § 4 Abs 1 Z 3 oder 4 MSchG sei auf die konkrete Unterscheidungseignung abzustellen, die im konkreten Fall aber nicht vorliege. Auch könnten Vorregistrierungen grundsätzlich nicht zu einer Eintragung verhelfen.

Die Entscheidung in Bezug auf die weiteren beantragten Dienstleistungen behielt sich das Patentamt vor.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin erkennbar aus dem Rekursgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung mit dem Antrag eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, den EuGH gemäß Art 267 AEUV anzurufen und zu fragen: „Ist § 4 Abs 1 Z 4 MSchG beruhend auf Art 4 Abs 1 lit c MarkenRL so auszulegen, dass die Markendefinition aus § 1 MSchG beruhend auf Art 2 der alten MarkenRL die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens abschließend regelt und ein Zeichen, das dieser Markendefinition entspricht nicht aufgrund der Bestimmung des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG beruhend auf Art 4 Abs 1 lit c MarkenRL wegen mangelnder konkreter Unterscheidungseignung zurückgewiesen werden kann, oder ist diese Bestimmung so auszulegen, dass § 4 Abs 1 Z 4 MSchG beruhend auf Art 4 Abs 1 lit c MarkenRL auch als absoluter Schutzverweigerungsgrund für Zeichen herangezogen werden kann, die der Definition des § 1 MSchG beruhend auf Art 2 der alten MarkenRL entsprechen und trotzdem aufgrund mangelnder konkreter Unterscheidungseignung verweigert werden können?“

Der Antragsteller beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben, ihn zu ändern und das Zeichen auch in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 39 zu registrieren.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden (RIS-Justiz RS0008733). § 37 Abs 3 MSchG idF BGBl I 2013/126 verweist auf § 139 PatG und damit auf dessen Einleitungssatz, der – mit gewissen, hier nicht interessierenden Ausnahmen – die sinngemäße Anwendung des AußStrG anordnet.

Eine mündliche Verhandlung findet im Rekursverfahren nach § 52 Abs 1 erster Satz AußStrG nur statt, wenn das Rekursgericht eine solche für erforderlich erachtet. Selbst bei Vorliegen eines Antrags ist eine solche nicht zwingend vorzunehmen (RIS-Justiz RS0120357; zustimmend Klicka in Rechberger, AußStrG2 § 52 Rz 1).

Besondere Sachverhaltsfragen stellen sich hier nicht und auch die Rechtslage ist nicht von besonderer Komplexität. Die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist in der Regel eine Rechtsfrage. Daher steht auch Art 6 EMRK dem Unterbleiben einer Verhandlung nicht entgegen (VfGH B 681/2012; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; Dokalik in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 37 Rz 19).

2.1 Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist eine Markenregistrierung ausgeschlossen, wenn das Zeichen ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kann.

Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (C 304/06, Eurohypo ). Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (C 304/06 P, Eurohypo, Rz 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (C 363/99, Postkantoor, Rz 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OPM OM 10/09, Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t , EXPRESSGLASS; 4 Ob 49/14f, My TAXI II ).

Nach der Rechtsprechung des EuGH gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, das heißt das Publikum muss sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (C 326/01, Universaltelefonbuch, Rz 33 mwN; C 494/08 P, Pranahaus; vgl auch 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644; RS0109431; Koppensteiner, Markenrecht 4 71 mwN). Vom Registrierungsverbot sind nur Zeichen betroffen, deren Begriffsinhalt die beteiligten Verkehrskreisen zwanglos, ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können(vgl 4 Ob 38/03x, music-channel.cc ) und ohne besondere Denkarbeit (vgl 4 Ob 10/03d, More II; Om 1/01, R. Lanerossi; C 326/01 P, Universaltelefonbuch, C 494/08 P, Pranahaus; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 178).

Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und/oder Dienstleistungen ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 67 mwN der Rsp; Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 § 8 Rz 73; C 104/01, Orange, Rz 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS Justiz RS0114366 [T5]).

Genau so, wie die Eigenschaft eines Wortes als beschreibendes Zeichen immer nur in Bezug auf jene Waren und Dienstleistungen zu prüfen ist, für die es als Marke registriert werden soll, kann auch ein Zeichen nur für jene Gattungen von Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke registriert werden, zu deren Bezeichnung es im Geschäftsverkehr allgemein verwendet wird (ÖBl 1981, 50, Merkur-Versicherungspass; ÖBl-LS 01/175, Die roten Seiten; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; 4 Ob 10/03d, More ). Im Allgemeinen reicht es zur Schutzversagung daher nicht, dass nur auf eine beschreibende Angabe angespielt oder ein der Ware oder Dienstleistung zu Werbezwecken zugeschriebenes Image angedeutet wird, wenn dies nicht über den erlaubten Bereich der Suggestion oder Anspielung hinausgeht (vgl 4 Ob 239/98w, Geo/Geos; RIS-Justiz RS0109431 [T3], RS0090799, RS0066456 ; 4 Ob 11/14t ua, EXPRESSGLASS ).

2.2 Für fremdsprachige Wortzeichen gilt grundsätzlich nichts anderes als für deutschsprachige. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s, Car Care; 4 Ob 28/06f, Firekiller; 17 Ob 21/07y, Anti-Aging-Küche; zuletzt 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; vgl C 421/04, Matratzen Concord ). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w, Powerfood; 4 Ob 28/06f, Firekiller; 4 Ob 38/06a, Shopping City ).

Es ist also im Einzelfall zu prüfen, wie der inländische Verkehr die fremdsprachige Form der Angabe versteht. Versteht er den Sinngehalt nicht, wird er das Zeichen als Phantasiebezeichnung auffassen, womit die Unterscheidungskraft regelmäßig zu bejahen sein wird (vgl Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 200 ff; Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 § 8 Rz 85; Ströbele/Hacker, MarkenG 11 § 8 Rz 401 f mwN). Englisch ist allerdings in Österreich die geläufigste Fremdsprache (RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 36/14v, Selective/Line ).

2.3 Das Verbot, ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben als Marken einzutragen, soll verhindern, dass Zeichen oder Angaben als Marken eingetragen werden, die die Funktion, das sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfüllen könnten, weil sie mit der üblichen Art und Weise übereinstimmen, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu bezeichnen. Darunter fallen nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der beteiligten Verkehrskreise die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch einen Hinweis auf ein wesentliches Merkmal bezeichnen können. Eine Marke, die derartige Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise unterscheidet, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen (vgl C 383/99, Baby-Dry; 17 Ob 4/08z; Om 10/09, Lümmeltütenparty, OBm 4/12, wonderful tonight ).

2.4 Für die Frage, ob eine Wortmarke beschreibend ist, ist der normale Wortsinn heranzuziehen, wie er sich aus Wörterbüchern oder ähnlichen Werken ergibt (RIS-Justiz RS0123978).

3.1 Die Antragstellerin moniert wie schon im Verfahren vor dem Patentamt, dass angesichts der umfassenden Definition des § 1 MSchG die Schutzausschließungsgründe des § 4 MSchG überhaupt nicht erforderlich seien. Jedenfalls sollten mit den Bestimmungen des § 4 MSchG die Schutzverweigerungsgründe nicht erweitert werden. Die Bestimmung des § 4 Abs 1 Z 2 MSchG sei überhaupt unverständlich, denn man könne nicht in § 1 MSchG die Marke definieren und nachher in das MSchG eine Bestimmung aufnehmen, die nur besage, ein Zeichen, das der Definition des § 1 MSchG nicht entspreche, sei keine Marke. Das sei eine Tautologie und keine Erweiterung der absoluten Schutzverweigerungsgründe. Die Definition des § 1 MSchG beschreibe ausreichend und überzeugend das Erfordernis der Unterscheidungskraft der Marken. Beschreibende Angaben, wie sie in § 4 Abs 1 Z 4 MSchG angeführt seien, können nicht dazu dienen, Waren und/oder Dienstleistungen aus einem Unternehmen von ähnlichen Waren und Dienstleistung aus einem anderen Unternehmen zu unterscheiden. Aus diesem Grund werde die Anrufung des EuGH (mit obiger konkreter Fragestellung) angeregt, ob § 4 MSchG als eine Erweiterung oder als eine Präzisierung der absoluten Eintragungshindernisse über die Markendefinition des § 1 MSchG hinaus zu verstehen sei.

3.2 RENTALCARS.COM sei zudem ohnedies unterscheidungskräftig. Das Zeichen bestehe aus einer eigenwilligen Wortkombination, welche sich hervorragend als Kennzeichen für die beantragten Dienstleistungen und als Hinweis auf eine Herkunft der Dienstleistungen aus dem Unternehmen der Antragstellerin eigne. Die linguistisch-spielerisch erfundene Wortkombination lasse den Konsumenten jedenfalls ausreichend Spielraum, seine Vorstellungskraft über eine eventuelle Bedeutung dieser grammatikalisch falschen Zusammenfügung im Zusammenhang mit den jeweiligen Dienstleistungen zu entfalten.

Die Wortkombination sage nichts Konkretes aus, sondern die Aussage werde der Phantasie des Konsumenten überlassen. Aus den Entscheidungen des OGH zu ONLAW, THE DRIVE COMPANY oder COMPUTERDOKTOR.COM könne abgeleitet werden, dass RENTALCARS.COM die beantragten Dienstleistungen nicht konkret, umfassend und eindeutig beschreibe und daher Unterscheidungskraft habe.

4. Die Argumente der Antragstellerin überzeugen nicht. Das Rekursgericht teilt die Beurteilung des Patentamts und verweist vorab – zur Vermeidung von Wiederholungen – auf diese zutreffenden Ausführungen (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

4.1 Das Rekursgericht kann auch keine Tautologie zwischen § 1 MSchG und den Schutzverweigerungsgründen des § 4 MSchG erkennen. § 1 MSchG regelt die grundsätzliche Markenfähigkeit, die von der im Einzelfall nach § 4 MSchG zu beurteilenden Eintragbarkeit zu unterscheiden ist. § 1 MSchG lässt grundsätzlich jede Zeichenform zu (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 § 3 Rz 24) und zählt nur die wichtigsten Zeichenarten demonstrativ auf. Somit regelt § 1 MSchG die abstrakte Unterscheidungseignung, das heißt die Eignung eines Zeichens, irgendwelche Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Bei der Prüfung nach § 4 Abs 1 Z 3 oder Z 4 MSchG ist auf die konkrete Unterscheidungseignung abzustellen, das heißt auf die Eignung der Marke, für die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Anspruch genommenen Waren oder Dienstleistungen als Unterscheidungszeichen dienen zu können (vgl Hauer in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 1 Rz 23 mwN). Somit ist zweifelsfrei, dass sich § 1 MSchG auf die (grundsätzliche) Markenfähigkeit und § 4 MSchG auf die Eintragbarkeit des an sich markenfähigen Zeichens bezieht. Vor diesem Hintergrund hat das Rekursgericht auch keine Auslegungszweifel in Bezug auf die MarkenRL.

4.2 Ausgehend von den in Punkt 2. angeführten Grundsätzen ist RENTALCARS.COM nicht eintragbar. Der beschreibende Charakter von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Dienstleistung und/oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben (vgl ÖBl 2002/25, Internetfactory ). Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Dienstleistung und/oder das Unternehmen zu bezeichnen (vgl 4 Ob 186/03m, djshop ). Es sind sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (C 64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, Rn 27 f; Koppensteiner, Markenrecht 4 77 f mwN), was die Antragstellerin im Rekurs mit Recht betont.

Ein Wortzeichen kann schon dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Dienstleistungen bezeichnet (EuGH C 191/01 P, Wrigley, Rn 32; C 265/00, Biomild ) .

4.3 Die Bedeutung der englischen Wörter „rental“ und „cars“ sind in Österreich als allgemein bekannt vorauszusetzen. Die (einzige) „Ungewöhnlichkeit“ liegt in der zusammenhängenden Schreibweise, die aber von der allgemeinen Verständlichkeit des Sinngehalts der Wörter und der Wortverbindung nicht wegführt. Die Anfügung von „.COM“ – offenbar als Domainhinweis – erweckt keine andere/ungewöhnliche Sinnbedeutung (vgl auch OLG Wien 34 R 160/15x, E.COM ).

Auch wenn die Zusammenfügung dieser Wortverbindung grammatikalisch nicht richtig ist, entsteht dadurch keine eigentümliche sprachliche Neubildung, die – unter Beachtung des hier relevanten Schutzumfangs – anders verstanden würde als die Summe ihrer Bestandteile und die geeignet wäre, als betrieblicher Herkunftshinweis zu wirken (vgl OLG Wien 34 R 156/15h, JUSTFAB; 34 R 21/16g, PRECISION HUNTING ).

Ausgehend vom sofortigen Verständnis der Wortmarke liegt auch im Rahmen der anzustellenden Prognose für die angesprochenen Kundenkreise am ehesten nahe, das angemeldete Zeichen sofort und unmittelbar als bloß beschreibende Angabe zu verstehen, ohne dass es dazu irgendwelcher weiteren Überlegungen bedürfte und ohne dass Unklarheiten bestünden. Die Trennung durch einen Punkt ist im Bereich von Unternehmenskennzeichen ebenso wenig ungewöhnlich und hat daher keinen Auffälligkeits- oder besonderen Erinnerungswert (weiterführend Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 10 Rz 193 f).

4.4 Durch die Wortverbindung „RENTALCARS.COM“ entsteht daher entgegen der Auffassung der Antragstellerin keine eigentümliche sprachliche Neubildung, wobei der Umstand, dass eine Wortverbindung – zusammen oder getrennt geschrieben – nicht in Wörterbüchern aufgeführt ist, an dieser Beurteilung nichts ändert (EuG T 19/99, Companyline, Rz 26 und 27). Eine lexikalische Erfindung eines Gesamtzeichens im Sinne einer ungewöhnlichen Wortverbindung (siehe C 383/99, Baby Dry ) liegt nicht vor.

Aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise ist die beantragte Marke damit nicht geeignet, die Ursprungsidentität der darunter vertriebenen Dienstleistungen zu garantieren, soweit die Rechtsabteilung mit dem angefochtenen Beschluss den Schutz in den Klassen 39 verweigert hat.

4.5 Auf das weitere Argument im Rekurs, dass bereits diverse Schutzzulassungen für ähnliche Wortmarken bestünden, ist nicht näher einzugehen, weil eine präjudizielle Bindung zu verneinen ist (4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; C 37/03 P, BioID, Rz 47; C 39/08 und C 43/08, Schwabenpost und Volks.Handy, Rz 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 70).

5. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.