Kopf
Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen des Widerspruchs gegen die Schutzzulassung der Marke IR 1248227 über den Rekurs der Antragsgegnerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamtes vom 4.3.2016, IR 664/2015/W 8, in nicht öffentlicher Sitzung den
Beschluss
gefasst:
Spruch
Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.
Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt EUR 30.000,--.
Der Revisionsrekurs ist nicht zulässig.
Text
Begründung
1.1 Die Antragstellerin stützt sich auf folgende Marken:
a) die internationale Wortmarke IR 1241564
VAVIENO;
b) die internationale Wortbildmarke IR 1241835
beide unter anderem eingetragen für die Waren der Klasse 21
[Glassware, porcelain and earthenware, included in this class; pots; pans; kitchen utensils; dishes (household utensils); serving platters; mugs, bottle openers; bone china; crystal goods; bottles; dishes, bread boards; bread baskets and bread bins; cabarets (trays), cake moulds; waffle moulds; baking moulds; baking tins; baking mats; juicers (non-electric); baskets for domestic use; graters for kitchen use; candle extinguishers, candle rings; candlesticks; tins for sweets; goods of bone china; chopsticks; coasters (table utensils); cocktail mixers; coffee filters; coffee grinders; coffee percolators; coffee services, coffee pots; cooking skewers; ice buckets; portable coolers, isothermic bags and cooling boxes; food cooling devices containing liquids for household purposes; corkscrews; cups; cutting boards for the kitchen; decanters; drinking bottles; glasses, containers; egg cups; goblets; graters; insulating jars; heat-insulated pots; ice cube moulds; pitchers and jugs; knife rests; lazy susans; liqueur sets; food containers; menu card holders; mixing spoons; napkin holders; napkin rings; paper plates; pastry cutters; salt mills and pepper grinders; salt shakers; pepper pots; saucers; spice sets; strainers; tableware; tankards; round tea infusers; tea caddies; tea infusers; tea services; teapots; toothpick holders, not of precious metals; toothpicks; trays for household purposes; trivets; thermally insulated flasks (insulating flasks); vases; works of art of porcelain, terracotta or glass; decorative ornaments for windows and doors of ceramic, bone china, glass, crystal, earthenware, terracotta or porcelain; fresh storage boxes or containers or food storage boxes or containers (except those of precious metal); refrigerating bottles; glass containers; butter dishes; butter dish covers; portable isothermic bags and boxes, non-electric; cookie jars; coffee tins; insulating flasks; shakers (mixers); tea strainers, not of precious metal; cruet stands for household purposes; spice racks; cocktail shakers; cocktail stirrers; disposable table plates; canteens (portable water bottles); straws for drinking; paper and plastic cups; tea cosies; milk jugs and cream jugs; carafes; cocktail sticks; kitchen utensils, in particular cake servers and cake slicers, salad servers, ladles, spatulas (food turners), spatulas (scrapers), mixing spoons, sauce spoons, spaghetti spoons, spaghetti portions; basting ladles; whisks, non-electric; garlic presses, hand operated; étagères (serving stands); bottle coolers and champagne buckets; vacuum jugs; pot holders; oven gloves; tins of enamel, earthenware, ceramic, bone china; knife blocks (empty); table refuse bins; cheese dish covers; stove top cover boards; confectioners' decorating bags (pastry bags); brushes (except for painting); cookie (biscuit) cutters; cream dispensers; hand tools for grinding and pressing of fruit; jar openers; cans not of metal; sugar sprinklers; all aforementioned goods included in this class].
1.2 Sie widersprach der Schutzzulassung der internationalen Wortmarke (angegriffene Marke) IR 1248227
ViVino ,
eingetragen für die Waren der Klasse 21
[Glassware, porcelain and earthenware, not included in other classes; drinking glasses, mugs, bowls, plates, crockery, vases, pitchers, bottles, wine decanters and candelabras, all the aforesaid goods, included in this class (Waren aus Glas, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Trinkgläser; Becher; Schüsseln; Teller; Geschirr; Vasen; Krüge; Flaschen; Dekantiergefäße; Kerzenständer; alle vorgenannten Waren, soweit in Klasse 21 enthalten)],
weil zwischen der angegriffenen Marke und der Widerspruchsmarke sowie zwischen den angegebenen Waren beider Marken Verwechslungsgefahr bestehe.
2. Die Marke der Antragsgegnerin beruht auf der deutschen Basismarke DE 302015100178. Da auch gegen die Basismarke ein Widerspruchsverfahren beim deutschen Patent- und Markenamt geführt wird, beantragte die Antragstellerin mit Eingabe vom 29.2.2016 die Unterbrechung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Erledigung des deutschen Widerspruchsverfahrens. Für den Fall, dass dem Widerspruch rechtskräftig Folge gegeben und die deutsche Marke rückwirkend mit dem Tag der Anmeldung gelöschte werde, verfalle auch die internationale Marke unter anderem mit der Benennung von Österreich.
3. Die Antragsgegnerin sprach sich gegen die Unterbrechung aus, weil nicht wahrscheinlich sei, dass es zur Löschung der deutschen Basismarke komme. Außerdem bestünde selbst bei einem Wegfall der deutschen Basismarke die Möglichkeit, die internationale Marke in eine nationale österreichische Marke umzuwandeln. Eine Unterbrechung würde sie nur unbillig mit einer langen Rechtsunsicherheit beschweren.
4. Mit dem angefochtenen Beschluss unterbrach das Patentamt das Verfahren bis zur rechtskräftigen Entscheidung im Widerspruchsverfahren vor dem deutschen Patent- und Markenamt. Die Entscheidung in jenem Verfahren bilde eine Voraussetzung für das vorliegende Verfahren, weil beim Erfolg des Widerspruchs gegen die Basismarke die verfahrensrelevante internationale Registrierung zu löschen wäre und dem vorliegende Verfahren damit jeder Grundlage fehlen würde.
5. Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragsgegnerin aus den Rekursgründen der unrichtigen rechtlichen Beurteilung und der Mangelhaftigkeit des Verfahrens. Beantragt wird, den Beschluss aufzuheben, in eventu ihn antragsabweisend abzuändern, in eventu die Sache zur neuerlichen Entscheidung an das Patentamt zurückzuverweisen.
Die Antragstellerin beantragte, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist nicht berechtigt.
6. Gemäß § 29b Abs 4 MschG kann ein Widerspruchsverfahren gemäß § 190 ZPO unterbrochen werden, wenn der Widerspruch auf eine Anmeldung gestützt ist, wenn bei einer streitverfangenen internationalen Registrierung die Gesetzmäßigkeitsprüfung (§ 20 MSchG) noch nicht rechtskräftig abgeschlossen ist, wenn eine der streitverfangenen Marken in ihrem Bestand angefochten oder wenn die widerspruchsbegründende Marke selbst widerspruchsverfangen ist, oder wenn mehrere Widersprüche gegen dieselbe Markenregistrierung eingereicht wurden. Im letztgenannten Fall ist im Wege einer Vorprüfung unter Einbeziehung der schriftlichen Äußerungen darauf abzustellen, ob die Markenregistrierung aufgrund eines anderen oder mehrerer anderer Widersprüche voraussichtlich aufgehoben wird.
6.1 § 190 ZPO regelt die Möglichkeit der Verfahrensunterbrechung, enthält aber keine Bestimmung für jene Fälle, in denen die Unterbrechung zwar nicht zwingend vorgeschrieben ist, aber dem pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts obliegt. Aus den allgemeinen Grundsätzen der Verfahrensökonomie wird dazu abgeleitet, dass eine Unterbrechung nur zulässig ist, wenn sie nicht zu Verzögerungen und Weitläufigkeiten führt ( Höllwerth in Fasching/Konecny 3 § 190 ZPO Rz 77).
6.2 Wenn die Entscheidung im Verfahren, das der Anlass für die Unterbrechung sein soll, präjudziell ist und wenn der Behörde (hier das Patentamt) die Entscheidung über die dort strittige Frage selbst verwehrt ist, fehlt der Ermessensspielraum der Behörde. So wäre eine Unterbrechung beispielsweise zwingend, wenn beim EUIPO ein Verfahren über den Verfall der Unionsmarke anhängig ist, auf die sich die Antragstellerin stützt (für ein Löschungsverfahren OLG Wien 34 R 157/15f; RIS-Justiz RW0000853).
Im vorliegenden Fall fehlt dem Patentamt zwar auch die Kompetenz, selbst über den Widerspruch gegen die deutsche Basismarke (= DE 302015100178) zu entscheiden. Jedoch ist die Beurteilung der Rechtsbeständigkeit einer nationalen Marke aufgrund der zugrunde liegenden (territorialen) Schutzsystematik anders zu sehen; die Voraussetzungen einer zwingenden Unterbrechung liegen bei dieser Konstellation nicht vor.
6.3 Die Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens durch das Patentamt ist dennoch nicht zu beanstanden. Die in Om 12/12, Flügel, entwickelten Grundsätze über die Zweckmäßigkeit der Verfahrensunterbrechung sind hier insoweit angewendet worden, als es bei beiden Widerspruchsverfahren ausschließlich auf den Registerstand ankommt und daher die Frage der Rechtsbeständigkeit der deutschen Basismarke eine wesentliche Vorfrage für die dann zu beurteilende Frage der Verwechslungsgefahr ist. Ein Wegfall der angegriffene Marke nach der Widerspruchserhebung führt zur nachträglichen Unzulässigkeit des Widerspruchs. Auch wird der Widerspruch gegenstandslos, wenn die angegriffene Marke – durch rechtskräftige Löschung – entfällt (