34R140/15f – OLG Wien Entscheidung

1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres Nachdenken erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, also einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen (C 326/01, Universaltelefonbuch, Rz 33 mwN; C 494/08 P, Pranahaus; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; 4 Ob 69/15y, Chrysal; RIS-Justiz RS0117763; RS0066456; RS0066644).

1.6. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799; RS0066456; 4 Ob 116/03t, immofinanz; 17 Ob 27/07f, ländleimmo; OBm 1/12, Die grüne Linie; OBm 3/11, Atelier Prive; OBm 2/13, Primera ua; 4 Ob 66/02p, Cornetto ).

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i, happykauf mwN; OBm 3/12, Lounge.at ).

1.7. Genau so, wie die Eigenschaft eines Wortes als beschreibendes Zeichen immer nur in Bezug auf jene Waren zu prüfen ist, für die es als Marke registriert werden soll, kann auch ein Zeichen nur für jene Gattungen von Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke registriert werden, zu deren Bezeichnung es im Geschäftsverkehr allgemein verwendet wird (ÖBl 1981, 50, Merkur-Versicherungspass; ÖBl-LS 01/175, Die roten Seiten; 4 Ob 139/02y, Summer Splash; 4 Ob 10/03d, More).

1.8. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644). Ein Schutzhindernis besteht hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99, Smash; 4 Ob 158/05x, Steirerparkett ). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa C 191/01 P, Doublemint, Rz 32, und C 363/99, Postkantoor, Rz 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387, car care ).

1.9. Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (C 398/08 P, Vorsprung durch Technik, Rz 35 mwN). Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind daher nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385 [T1]). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung enthält (17 Ob 21/11d, echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12, Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s, we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020, Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen).

1.10. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387, car care; 4 Ob 28/06f, Firekiller; 17 Ob 21/07y, Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS ). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w, Powerfood; 4 Ob 28/06f, Firekiller; 4 Ob 38/06a, Shopping City ). Englisch ist als wichtigste Handelssprache in Österreich die geläufigste Fremdsprache ( Koppensteiner, Markenrecht 4 84 mwN; RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 36/14v, selective/line ).

2. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die Begründung des Patentamts für zutreffend (§ 139 Einleitungssatz PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

2.1. Die Antragstellerin fokussiert ihr Rekursvorbringen – unter an sich völlig korrekter Wiedergabe diverser Entscheidungen sowohl des EuGH als auch des EuG (FN 1 des Rekurses) – mehrfach auf die Registrierbarkeit von Zeichen, die (möglicherweise) auch als werbemäßige Anpreisungen aufzufassen sind. Sie übersieht dabei jedoch offenbar, dass die Rechtsabteilung sich zutreffend mit dieser Frage nicht auseinandergesetzt, sondern die fehlende Registrierbarkeit auf § 4 Abs 1 Z 3 MSchG im Allgemeinen gestützt hat. Abgesehen davon sind auch Werbeslogans nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (oben Punkt 1.9.).

2.2. Beteiligte Verkehrskreise sind hier alle Personen, die als Abnehmer der beantragten Waren in Betracht kommen oder sich dafür interessieren, also nicht nur die Fachkreise (vor allem wohl Trafikanten), sondern auch die normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher von Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehender weiterer Waren (RIS-Justiz RS0079038).

2.3. Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt davon ab, ob die zu beurteilende Wortkombination als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen oder seine wesentlichen Merkmale wiederzugeben (ÖBl 2002/25, Internetfactory ). Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarke HEAT NOT BURN TECHNOLOGY ist daher danach zu beurteilen, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als beschreibenden Hinweis auf die beanspruchten Waren verstehen (RIS-Justiz RS0109431).

Die Antragstellerin vertritt die Auffassung, es komme auf ihre subjektive Sicht und ihr eigenes Verständnis des beanspruchten Zeichens an (Rekurs, Punkt 3.); dabei verkennt sie Sinn und Zweck der im Eintragungsverfahren abstrakt anzustellenden Prognose. Allein dass der Anmelder selbst von der Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke ausgeht, verschafft ihr diese Unterscheidungskraft noch nicht.

2.4. Gerade die angesprochenen Fachkreise in Österreich wissen, dass die Tabakindustrie neue Absatzmöglichkeiten erschließen will und danach trachtet, allenfalls einen „gesünderen“ Konsum von Tabak – abseits des Rauchens im eigentlichen Sinn – zu propagieren. Dies ist eine notorische Tatsache (die zulässigerweise verwertet werden darf: 4 Ob 189/14v, Viva = RS0110714 [T14]). Dass auch die angesprochenen Konsumenten davon bereits Kenntnis erlangt haben, ist angesichts der im Eintragungsverfahren stets zugrunde zu legenden Prognose zu unterstellen: Die nach Meinung mancher gesündere „E Zigarette“ ist zwar nicht in aller Munde, aber doch mittlerweile jedermann ein Begriff.

2.5. Ausgehend von der daher am ehesten naheliegenden Übersetzung von HEAT NOT BURN TECHNOLOGY ins Deutsche als „Technik zum Erhitzen ohne Verbrennen“ ist das angemeldete Zeichen für alle beanspruchten Waren(klassen) nach diesem auf der Hand liegenden Verständnis ohne Weiteres und unmittelbar als Hinweis auf die (technische) Beschaffenheit, die (technische) Machart und/oder den Verwendungszweck der beanspruchten Waren und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis zu sehen (vgl OLG Wien 34 R 31/14z, ECONOMY DIESEL; 34 R 85/14s, HAUPTUNTERSUCHUNGS ADAPTER uva [RIS-Justiz RW0000784]) und damit nicht registrierbar, wie bereits die Rechtsabteilung zutreffend erkannt hat: Ein Wortzeichen kann von der Eintragung bereits ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (C 191/01 P, Wrigley, Rz 32; C 265/00, Biomild, Rz 38).

3. Soweit die Antragstellerin eine ihres Erachtens ähnliche Marke für die Registrierbarkeit des beantragten Zeichens ins Treffen führt ist sie darauf zu verweisen, dass die Eintragung anderer Marken keine Präjudizwirkung entfaltet (vgl 4 Ob 11/14t, EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; C 37/03 P, BioID, Rz 47; C 39/08 und C 43/08, Volks.Handy und Schwabenpost, Rz 39; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 70). Die Frage der Unterscheidungskraft ist nach den oben genannten Grundsätzen im jeweiligen Einzelfall zu beurteilen.

4. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht ineinem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.