34R101/15w – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke FAMILY APP über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 15.5.2015, AM 784/2014 9 in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstandes übersteigt EUR 30.000,--.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Die Antragstellerin beantragte die Eintragung der Wortmarke

FAMILY APP

zuletzt für die Waren und Dienstleistungen der Klassen

9 Software für eine Applikation (App), mit der auf mobilen Endgeräten Daten abgerufen werden können;

16 Verpackungsmaterial aus Karton; Papier und Schreibwaren ; Papierblätter (Papeteriewaren); Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel ; Fotografien; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel) ; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), Verpackungsmaterial aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist ;

35 Werbung, Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeit; Zusammenstellung und Systematisierung von Dateien in Computerdatenbanken;

38 Telekommunikation mittels Plattformen und Portalen; Übermittlung und Weiterleitung von Nachrichten aller Art an Internetadressen; elektronische Weiterleitung von Nachrichten; elektronische Übertragung von Botschaften;

42 Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; Gestaltung und Erhaltung von Webseiten für Dritte.

Mit dem angefochtenen (Teil )Beschluss wies das Patentamt – mit Ausnahme der oben unterstrichenen Waren der Klasse 16 – die Eintragung aus dem Grund des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG mit der – kurz zusammengefassten – Begründung ab, dem Zeichen fehle die Unterscheidungskraft. Die Verkehrskreise würden darin nur einen informativen Hinweis sehen, dass diese Waren und Dienstleistungen auf die Schaffung und das Angebot von Apps zum Thema Familie (zum Beispiel für Freizeitangebote, Vergünstigungen, Betreuungseinrichtungen etc) ausgerichtet seien und/oder darüber Informationen angeboten würden. Erhebliche Teile der Verkehrskreise seien mit Apps und ihrer Benutzung vertraut und würden darin keinen Unternehmenshinweis erkennen.

Die Entscheidung über die übrigen (oben unterstrichenen) Waren behielt sich die Rechtsabteilung des Patentamts vor.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin. Beantragt wird, den Beschluss aufzuheben und die Marke FAMILY APP im Umfang des angemeldeten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ins Markenregister einzutragen; in eventu die Wortmarke für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen in der durch die Antragstellerin zuletzt geänderten Fassung einzutragen.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.1 Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

Ob einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist wie bei beschreibungsverdächtigen Zeichen anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen ( Koppensteiner, Markenrecht4 82; RIS-Justiz RS0079038).

Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (C 108/97 – Chiemsee; C 104/00 P – Companyline; EuG T 471/07 – Tame it, Rn 15 mwN; C 398/08 – Vorsprung durch Technik; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix oder 4 Ob 49/14f – My TAXI).

Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – Oxi-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl OBm 1/13 – Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen (vgl C 104/01 – Orange, Rn 58 und 59; C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

1.2 Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 67 mwN der Rsp; C 104/01 – Orange , Rz 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038, T1; RIS Justiz RS0114366, T5; vgl zuletzt 4 Ob 77/15z – Amarillo)

1.3 Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (C 304/06 – Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C 304/06p – Eurohypo, Rz 69); eine beschreibende Marke im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist daher auch nicht unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (C 363/99 – Postkantoor, Rz 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09 – Lümmeltütenparty; vgl 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS oder 4 Ob 49/14f – My TAXI).

1.4 Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, nicht jedoch als Herkunftsangabe verstanden werden (vgl Koppensteiner, Markenrecht 4 71 mwN; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 Rz 175 ff; RIS-Justiz RS0109431). Das heißt, die Verkehrskreise müssen sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (vgl C 326/01 – Universaltelefonbuch mwN; C 494/08p – Pranahaus; vgl zuletzt 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a – Shopping City; 4 Ob 28/06f – Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 § 8 Rz 120 mwN).

Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431, T3, RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie). Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, so lange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen.

Eine beschreibende Angabe liegt auch dann nicht vor, wenn ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff herstellt, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at). Ist somit die angemeldete Marke nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11 – Atelier prive; OBm 2/13 – Primera ua).

1.5 Für fremdsprachige Wortzeichen gilt grundsätzlich nichts anderes als für deutschsprachige. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s – Car Care; 4 Ob 28/06f – Fire Killer; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; zuletzt 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS; vgl C 421/04 – Matratzen Concord/Hukla). Das kann auch dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Power Food; 4 Ob 28/06f – Fire Killer; 4 Ob 38/06 – Shopping City).

Es ist im Einzelfall zu prüfen, wie der inländische Verkehr die fremdsprachige Form der Angabe versteht. Versteht er den Sinngehalt nicht, wird sie als Phantasiebezeichnung betrachtet, womit die Unterscheidungskraft regelmäßig zu bejahen sein wird (vgl Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 Rz 200 ff; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 § 8 Rz 85; Ströbele/Hacker, MarkenG 11 § 8 Rz 401 f mwN).

1.6 Das Verbot, ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben als Marken einzutragen, soll verhindern, dass Zeichen oder Angaben als Marken eingetragen werden, die wegen ihrer Übereinstimmung mit der üblichen Art und Weise, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu bezeichnen, die Funktion, das sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfüllen können und die daher nicht die Unterscheidungskraft besitzen, die diese Funktion voraussetzt. Darunter fallen nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können.

Eine Marke, die dieser Definition entsprechend Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise unterscheidet, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen (vgl C 383/99 – Baby-Dry; 17 Ob 4/08z; Om 10/09, Obm 4/12).

2.1 Nach ständiger Rechtsprechung (vgl EUGH C 104/00 – Companyline; C 363/99 – Postkantoor ua) ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Für die damit erforderliche Berücksichtigung aller Elemente eines Zeichens ergibt sich auch die Notwendigkeit, die einzelnen Elemente zu betrachten. Bei einer Wortkombination ist die Summe der Elemente einschließlich der sprachlichen Art der Wortverbindung zu prüfen, um zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen.

2.2 Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken sind nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385, T1). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung enthält (17 Ob 21/11d – echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s – we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020 – Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen).

Das kann der Fall sein, wenn eine Wortfolge einen gewissen Interpretationsaufwand erfordert und eine gewisse Originalität und Prägnanz aufweist, die sie leicht merkfähig machen (vgl C 398/08 P – Vorsprung durch Technik; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 § 8 Rz 144; Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 Rz 104 f). Enthält ein Zeichen nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es wiederum nicht rein beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung geschützt (RIS-Justiz RS0109431, T3; OBm 1/12 – Die grüne Linie; OBm 2/12 – Einfach Leben).

2.3 Der EuGH setzte in der Entscheidung „Biomild“ (C 265/00) Grenzen zu weitläufigen Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf die sprachliche Unüblichkeit und/oder Ungewöhnlichkeit einer Wortzusammensetzung: „Eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Es spielt keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der beantragten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können.“

Einer sprachlich korrekten oder nicht unüblichen Wortverbindung, die in einer schlichten Aneinanderreihung von Begriffen besteht, der ein Aussagegehalt hinsichtlich der jeweiligen Waren und Dienstleistungen innewohnt, wird daher in aller Regel – unabhängig vom Vorliegen einer lexikalischen Eintragung – die Unterscheidungskraft abzusprechen sein ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 98).

3. Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Beurteilung des Patentamts nicht zu beanstanden. Das Rekursgericht hält die Begründung für zutreffend, sodass vorab darauf verwiesen werden kann (§ 39 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

3.1 Die Antragstellerin streicht hervor, dass die Markenanmeldung FAMILY APP laute und es kein Unternehmen mit der Bezeichnung „Family“ gäbe, welches eine entsprechende Anwendungssoftware, wie im Internet-Lexikon Wikipedia beschrieben, auf den Markt gebracht habe. Richtig sei zwar, dass sich aus dem ähnlichen Begriff „Application“ in der (deutschen) Alltagssprache die Bezeichnung „App“ eingebürgert habe. Jedoch seien Verkehrskreise der angemeldeten Marke nicht nur 16- bis 25 Jährige, wobei selbst in diesem Alterssegment die Bezeichnung FAMILY APP nicht zwangsläufig und ohne Gedankenoperation als beschreibend anzusehen sei.

FAMILY APP wirke wie eine „sprechende Marke“ und sei insbesondere kein unmittelbarer Hinweis auf ein „App“, weil „Family“ nicht notwendigerweise mit Software zu tun habe. Es liege daher ein kreativer (Denk )Prozess durch die Kombination von „Family“ mit „App“ vor, im Sinn von „angewandter Familie“ (offenbar als wörtliche Übersetzung in die deutsche Sprache), was aber mit der vom Patentamt vorgehaltenen Bezeichnung „App“ im Sinn von Anwendungssoftware nichts zu tun habe. Dem gesamten Internet-Lexikon Wikipedia sei keine zusammengesetzte Bezeichnung FAMILY APP – ausgenommen die angemeldete Marke der Einschreiterin – zu entnehmen, sodass es erst kombinativer Schritte bedürfe, um allenfalls einen Zusammenhang zwischen den Begriffen „Family“ und „App“ herstellen zu können.

3.2 Das Rekursgericht ist der Auffassung – und dies wird auch von der Antragstellerin zumindest in Bezug auf den Wortteil „Family“ nicht bestritten –, dass die englischen Begriffe „Family“ und „App“ im Inland allgemein bekannt sind.

„Family“ jedenfalls in seiner herkömmlichen Bedeutung, „App“ möglicherweise nicht als Abkürzung von „Application“, aber jedenfalls als Synonym für ein (Software )Programm und/oder eine (Software )Anwendung speziell für Smartphones und/oder Tablets. Der Wortteil „App“ wird im österreichischen Sprachsatz – vor allem im Zusammenhang mit Anwendungen unterschiedlicher IT Programme, die dem Anwender Informationen und/oder sonstige Anwendungsmöglichkeiten bieten – häufig verwendet und hat sich in dieser Bedeutung und auch Funktion eingebürgert. Insbesondere tritt der Begriff oft als (beschreibende) Ergänzung zu diversen Wort- oder Wort-Zahl-Kombinationen – wie auch im konkreten Fall – auf. Da der Begriff auch in der Alltagssprache in dieser Form und Bedeutung verwendet wird, kann das Rekursgericht die Ansicht nicht teilen, FAMILY APP werde – übersetzt in die deutsche Sprache – als „angewandte Familie“ verstanden, was dann einen Denkprozess auslösen sollte.

Betrachtet man die in Rekurs gezogenen Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 35, 38 und 42, so gibt die Wortkombination FAMILY APP unter diesen Gesichtspunkten tatsächlich nur einen informativen Hinweis auf die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen, weil nur ein unmittelbarer Zusammenhang und eine konkrete Verbindung zwischen dem Zeichen und den so bezeichneten Waren und Dienstleistungen hergestellt wird.

In diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, dass „Family“ nicht notwendigerweise etwas mit Software zu tun hat und der kreative Prozess in der Kombination von „Family“ und „App“ zu sehen ist. Die Wortmarke ist in seiner Gesamtheit zu beurteilen, was die Notwendigkeit bedingt, auch die einzelnen Elemente zu betrachten (vgl EUGH C 104/00 – Companyline; C 363/99 – Postkantoor ua): Ungeachtet beider Betrachtungsweisen hat die Wortkombination FAMILY APP in Bezug auf die so bezeichneten Waren und Dienstleistungen jedenfalls nur einen rein informativen Charakter. Der behauptete Denkprozess gerade aufgrund der Wortkombination kann daher nicht nachvollzogen werden.

3.3 Den von der Antragstellerin angeführten Markenanmeldung ist nur entgegen zu halten, dass eine präjudizielle Bindung nicht gegeben ist (4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS01235405; C 37/03 P – BioID, Rz 47; C 39/08 und C 43/08 – Volks.Handy und Schwabenpost, Rz 39; vgl auch Asperger und Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 70).

Im Ergebnis bedarf daher die Entscheidung des Patentamts keiner Korrektur.

4. Da keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG zu lösen waren und sie über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam sind (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.