34R97/15g – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Schutzgewährung der internationalen Wortmarke MASCARPONE DUETT (IR 1205164) über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 15.6.2015, IR 66/2015 4, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Die Antragstellerin ist Inhaberin der internationalen Wortmarke IR 1205164

MASCARPONE DUETT ,

eingetragen für die Warenklassen

29 Milk, dairy products, namely drinking milk, clotted milk, buttermilk; yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt; non-alcoholic mixed milk drinks (milk predominating), kephir, cream, soft white cheese, soft white cheese with fruits and herbs; desserts consisting essentially of milk and spices with gelatine and/or starch as binders; butter, clarified butter, cheese and cheese preparations, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical purposes;

[Milch, Milcherzeugnisse, nämlich Trinkmilch, Sauermilch, Buttermilch; Joghurt, Fruchtjoghurt, Joghurt mit Schokolade oder Kakaozusätzen; alkoholfreie Milchmischgetränke mit überwiegendem Milchanteil, Kefir, Sahne, Quark, Frucht und Kräuterquarkspeisen; Dessertspeisen, im wesentlichen bestehend aus Milch und Geschmackszusätzen mit Gelatine und/oder Stärke als Bindemittel; Butter, Butterschmalz, Käse und Käsezubereitungen, Milch- und Molkepulver als Humannahrungsmittel, diätetisches Joghurt für nicht medizinische Zwecke]

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Puddings, edible ices, powders for ice cream.

[Puddings, Speiseeis, Speiseeispulver]

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt die Eintragung aus den Gründen des § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG ab, weil die Wortmarke nur die Beschaffenheit der so bezeichneten Waren bezeichne. Es handle sich um eine Wortkombination, die gemäß der deutschen Sprache üblich gebildet sei. Die beteiligten Verkehrskreise würden im Zeichen nur eine beschreibende Angabe in Bezug auf eine Kombination von einem den Geschmack bestimmenden Inhaltsstoff mit Mascarpone sehen. Das Zeichen werde in beiden Beurteilungsvarianten nicht als betrieblicher Herkunftshinweis wahrgenommen werden.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung. Beantragt wird, den Beschluss des Patentamts abzuändern und die internationale Wortmarke MASCARPONE DUETT für die Waren der Klasse 29 und 30 auch in Österreich zum Schutz zuzulassen.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.1. Rechtsfolge der beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf vorgenommenen Registrierung einer internationalen Marke ist grundsätzlich, dass diese in jedem Vertragsstaat (auf den sich der Schutz erstreckt, vgl Art 3 bis Abs 1 und 3 ter MMA/PMMA) ebenso geschützt ist, als ob sie in jedem der betroffenen Vertragsländer unmittelbar hinterlegt (eingetragen) worden wäre (Art 4 Abs 1 S 1 MMA/PMMA; Koppensteiner, Markenrecht 4 243; 4 Ob 128/03g; OPM Om 4/10).

1.2. Die Behörde eines Verbandslandes, der vom WIPO eine internationale Registrierung notifiziert wurde, kann diese wie eine nationale Anmeldung prüfen ( Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 2 Rz 84 f).

1.3. Im Fall der Versagung des Schutzes einer internationalen Marke durch das österreichische Patentamt hat der Antragsteller dieselben Rechtsmittel, die er hätte, wäre ein Eintragungsantrag im Schutzverweigerungsland gestellt worden, er kann dagegen also auch mit Rekurs nach § 37 MSchG vorgehen ( Koppensteiner, Markenrecht 4 , 243 mwH; Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 § 2 Rz 101).

2.1 Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

Ob einer Waren-/Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist wie bei beschreibungsverdächtigen Zeichen anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen ( Koppensteiner, Markenrecht 4 82; RIS-Justiz RS0079038).

Unterscheidungskräftig ist eine Marke, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (EuGH C 108/97 – Chiemsee; C 104/00 P – Companyline; EuG T 471/07 – Tame it [Rn 15] mwN; EuGH C 398/08 – Vorsprung durch Technik; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix oder 4 Ob 49/14f – My TAXI).

Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – Oxi-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl OBm 1/13 – Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet aber nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen (vgl EuGH C 104/01 – Orange [Rn 58 und 59]; C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit).

2.2 Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis fehlender Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C 104/01 – Orange , Rz 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038, T1; RIS Justiz RS0114366, T5; vgl zuletzt 4 Ob 77/15z – Amarillo).

2.3 Gemäß § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist eine Registrierung ausgeschlossen, wenn das Zeichen ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen kann.

2.4 Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG sind zwar nach der Rechtsprechung des EuGH gesondert zu prüfen (C 304/06 – Eurohypo). Unterscheidungskraft fehlt bei einer Wortmarke aber jedenfalls dann, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft (C 304/06p – Eurohypo [Rz 69]); eine beschreibende Marke im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist daher auch nicht unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (C 363/99 – Postkantoor [Rz 86]). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (OM 10/09 – Lümmeltütenparty; vgl 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS oder 4 Ob 49/14f – My TAXI).

2.5 Nach der Rechtsprechung des EuGH gelten Zeichen als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthalten, nicht jedoch als Herkunftsangabe verstanden werden (vgl Koppensteiner, Markenrecht 4 71 mwN; Newerkla in Kucsko/Schumacher, marken.schutz 2 Rz 175 ff; RIS-Justiz RS0109431). Das heißt, die Verkehrskreise müssen sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (vgl EuGH C 326/01 – Universaltelefonbuch mwN; C 494/08p – Pranahaus; vgl zuletzt 4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS = RIS-Justiz RS0122383). Trifft das zu, kann auch Wortneubildungen die Unterscheidungskraft fehlen (4 Ob 38/06a – Shopping City; 4 Ob 28/06f – Firekiller; Ingerl/Rohnke, Markengesetz 3 § 8 Rz 120 mwN).

Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3], RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie). Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, so lange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen.

Eine beschreibende Angabe liegt auch dann nicht vor, wenn ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff herstellt, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at). Ist somit die angemeldete Marke nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, Natur oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11 – Atelier prive; OBm 2/13 – Primera ua).

2.7 Das Verbot, ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben als Marken einzutragen, soll verhindern, dass Zeichen oder Angaben als Marken eingetragen werden, die wegen ihrer Übereinstimmung mit der üblichen Art und Weise, die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihre Merkmale zu bezeichnen, die Funktion, das sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, nicht erfüllen können und die daher nicht die Unterscheidungskraft besitzen, die diese Funktion voraussetzt. Darunter fallen nur solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können.

Eine Marke, die dieser Definition entsprechend Zeichen oder Angaben enthält, kann außerdem nur dann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht noch weitere Zeichen oder Angaben enthält und wenn ferner die in ihr enthaltenen ausschließlich beschreibenden Zeichen oder Angaben nicht in einer Weise wiedergegeben oder angeordnet sind, die das Gesamtzeichen von der üblichen Art und Weise unterscheidet, die fraglichen Waren oder Dienstleistungen oder ihre wesentlichen Merkmale zu bezeichnen (vgl EuGH C 383/99 – Baby-Dry; 17 Ob 4/08z; Om 10/09, Obm 4/12).

3.1 Nach ständiger Rechtsprechung (vgl EUGH C 104/00 – Companyline; C 363/99 – Postkantoor ua) ist bei der Prüfung der Schutzfähigkeit das Zeichen in seiner Gesamtheit zu beurteilen. Für die damit erforderliche Berücksichtigung aller Elemente eines Zeichens ergibt sich auch die Notwendigkeit, die einzelnen Elemente zu betrachten. Bei einer Wortkombination ist die Summe der Elemente einschließlich der sprachlichen Art der Wortverbindung zu prüfen, um zu einer Gesamtbeurteilung zu kommen.

3.2 Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (EuGH C 398/08 P – Vorsprung durch Technik [Rn 35 mwN]). Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken sind daher nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385, T1). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung enthält (17 Ob 21/11d – echte Berge: als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s – we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020 – Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen).

3.3 Der EuGH setzte in der Entscheidung „Biomild“ (C 265/00) Grenzen zu weitläufigen Interpretationsmöglichkeiten in Bezug auf die sprachliche Unüblichkeit und/oder Ungewöhnlichkeit einer Wortzusammensetzung: „Eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, hat selbst einen die Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Es spielt keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der beantragten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können.“

Einer sprachlich korrekten oder nicht unüblichen Wortverbindung, die in einer schlichten Aneinanderreihung von Begriffen besteht, der ein Aussagegehalt hinsichtlich der jeweiligen Waren und Dienstleistungen innewohnt, wird daher in aller Regel – unabhängig vom Vorliegen einer lexikalischen Eintragung – die Unterscheidungskraft abzusprechen sein ( Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 98).

4. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die bekämpfte Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann (§ 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

4.1 Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarke MASCARPONE DUETT hängt davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise den Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als (rein) beschreibenden Hinweis auf die Waren des betreffenden Unternehmens verstehen (RIS-Justiz RS0109431).

Wenn die Antragstellerin ausführt, dass der Wortbestandteil „Mascarpone“ ohne weiteres als Hinweis auf einen milden, cremigen Frischkäse zu verstehen sei, jedoch in Kombination mit den zweiten Wortbestandteil „Duett“ zu einem ungewöhnlichen, interpretationsbedürftigen Zeichen werde, weil das Wort „Duett“ im allgemeinen Sprachgebrauch vorrangig im musikalischen Kontext stehe, so überzeugt diese Argumentation nicht: Zu Einen ist im Lebensmittelbereich der Gebrauch des Begriffs „Duett“ möglicherweise zwar nicht üblich, jedoch den beteiligten Verkehrskreisen in der Begrifflichkeit und/oder Verwendungsart bekannt. Das Rekursgericht teilt nicht die Meinung, dass die beteiligten Verkehrskreise im Lebensmittelbereich mit dem Wortbestandteil „Duett“ unmittelbar einen musikalischen Bezug herstellen, was dann in weiterer Folge eine mehrdeutige Assoziation auslösen würde. In Verbindung mit den beantragten Waren wird der Durchschnittsverbraucher ohne weiteres Nachdenken und ohne Unklarheiten ausschließlich den in diesem Begriff enthaltenen beschreibenden Begriffsinhalt, nämlich einen Hinweis auf eine Kombination (auf ein Zusammenspiel) zum ersten Wortbestandteil Mascarpone erfassen. Gerade im Lebensmittelbereich ist der Durchschnittskonsument häufig mit kreativen Beschreibungen oder Begriffskombinationen konfrontiert und sieht darin vor allem den Aspekt eines beschreibenden Hinweises. Mehrere oder weitere Gedankenoperationen werden nicht ausgelöst.

Durch den Wortteil „Mascarpone“ wird das Wort „Duett“ von seiner üblichen Verwendung im Bereich der Musik von vornherein weggeführt. Dadurch wird beim Durchschnittskonsumenten auch keine mehrdeutige Assoziation ausgelöst. Er nimmt „Duett“ ausschließlich als beschreibenden Hinweis für eine Kombinationsform (für ein Zusammenspiel) von Mascarpone mit einem weiteren Inhaltsstoff oder Geschmack oder mit der Kombination zweier Geschmacksrichtungen wahr.

4.2 Aus Sicht des Rekursgerichts steht der internationalen Marke im Ergebnis nur das Eintragungshindernis des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG entgegen, was aber trotzdem dazu führt, dass der registrierten internationalen Marke MASCARPONE DUETT die Schutzfähigkeit in Österreich zu verweigern ist.

Die Entscheidung des Patentamts bedarf daher keiner Korrektur.

4.3 Soweit die Antragstellerin auf andere eingetragene Marken repliziert, ist ihr entgegenzuhalten, dass diesbezüglich keine präjudizielle Bindung besteht (4 Ob 11/14t – EXPRESSGLASS; RIS-Justiz RS0125405; EuGH C 37/03 P – BioID [Rz 47], EuGH C 39/08 und C 43/08 – Volks.Handy und Schwabenpost [Rz 39]; vgl auch Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 70).

Auch der Hinweis auf die Zulassung der internationalen Marke „DUETT“ in der gesamten europäischen Gemeinschaft geht ins Leere, weil ungeachtet der nicht bekannten näheren Umstände, die zu dieser Eintragung geführt haben, durchaus vorstellbar ist, dass dieser Begriff ohne weiteren beschreibenden Zusatz eine Kennzeichnungskraft haben kann.

5. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qualität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Einzelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.