34R81/14b – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters AT 5 516 U1 über die als Kostenrekurs zu wertende Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts vom 30.10.2013, NGM 3/2006 19, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Der Eventualantrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung wird zurückgewiesen.

[...]

Dem Kostenrekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin binnen 14 Tagen die Kosten der Rekursbeantwortung von EUR 445,82 (darin EUR 74,30 USt) zu ersetzen.

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig.

Begründung

[...]

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des österreichischen Gebrauchsmusters AT 5 516 U1, das einen Hörer betrifft. Die im Zeitraum vom 15.6.2002 bis 21.6.2010 aufrechten Gebrauchsmusteransprüche 1 bis 27 lauteten wie folgt:

1. Hörer, welcher über zumindest eine Schnittstelle (14) mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist, mit zumindest einer Hörkapsel (7), welche in einem Gehäuse (2) angeordnet ist, und mit einem Haltebügel (3) zur lösbaren Befestigung am Ohr (EAR) eines Benutzers, wobei der Bügel (3) am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr (EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift, wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist, wobei der Haltebügel (3) verformbar ausgebildet ist, und das Gehäuse (2) an seiner der Außenseite des Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflagefläche (10) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltebügel (3) verformbar ausgebildet ist, und das Gehäuse (2) an seiner Außenseite des Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohrauflagefläche (10), wobei in befestigtem Zustand der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR) und der Hörer (1) mit der Ohrauflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, wobei die Ohrauflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen.

2. Hörer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (3) elastisch verformbar ist.

3. Hörer nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche (10) eine über die Ausdehnung der Hörkapsel (7) hinausreichende Erstreckung aufweist.

4. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (3) C-förmig ausgebildet ist.

5. Hörer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass an dem die Helix (HEL) hintergreifenden Ende des Bügels (3b) ein sich mit einer Kontur (4a) an der Rückseite des Ohres (EAR) abstützendes Passstück (4) angeordnet ist.

6. Hörer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die mit der Rückseite des Ohres (EAR) zusammenwirkende Kontur (4a) des Passstückes (4) im Wesentlichen der Form der Rückseite des Ohres angepasst ist.

7. Hörer nach einem der Ansprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Passstück (4) und der Bügel (3) einstückig ausgebildet sind.

8. Hörer nach einem der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Passstück (4) mit einem gummiartigen Überzug versehen ist.

9. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem hinteren, dem Bügel (3) zugewandten Bereich der Ohrauflagefläche (10) eine Erhebung (6) aufweist, welche in befestigtem Zustand des Hörers (1) in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schalltrichters (CON) bzw. in dem in die Antihelix (Ant) übergehenden Bereich des Schalltrichters (CON) abgestützt ist.

10. Hörer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (6) eine im Wesentlichen abgerundete Kontur aufweist.

11. Hörer nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (6) einstückig mit der Hörkapsel (7) ausgebildet ist.

12. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 11, gekennzeichnet durch zumindest ein Mikrofon (8).

13. Hörer nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Mikrofon (8) in einem vorderen, dem Bügel (3) abgewandten Bereich des Hörers angeordnet ist.

14. Hörer nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Bügel (3) abgewandten Bereich einen ausfahrbaren Mikrofonarm (11) aufweist, welcher in seinem vorderen Bereich das zumindest eine Mikrofon aufnimmt.

15. Hörer nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Mikrofonarm (11) teleskopartig ausfahrbar ist.

16. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem vorderen dem Ohr (EAR) abgewandten Bereich eine Abstützung (13) zum Abstützen des Hörers in einem unmittelbar vor dem Ohr (EAR) liegenden Bereich des Kopfes aufweist.

17. Hörer nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützung (13) zumindest bereichsweise mit einem gummiartigen Überzug versehen ist.

18. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass er einen hinsichtlich einer Längsachse (X) symmetrischen Aufbau aufweist.

19. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (2) in einer Aufsicht/Unteransicht eine im Wesentlichen dreiecksartige Form aufweist.

20. Hörer nach Anspruch 19, gekennzeichnet durch eine im Wesentlichen gleichschenkelige oder gleichseitige dreiecksartige Form.

21. Hörer nach Anspruch 19 oder 20, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreiecksseiten (20a, 20b, 20c) im Wesentlichen bogenförmig ausgebildet sind.

22. Hörer nach einem der Ansprüche 19 bis 21, gekennzeichnet durch abgerundete Ecken (21a, 21b, 21c).

23. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass an der dem Ohr (EAR) abgewandten Seite ein Betätigungselement (9) zum Entgegennehmen und/oder Tätigen von Anrufen vorgesehen ist.

24. Hörer nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass das Betätigungselement (9) über eine im Gehäuseinneren angeordnete Mechanik so mit dem ausfahrbaren Mikrofonarm (11) verbunden ist, dass bei einer Betätigung des Elements (9) der Arm (11) aus seiner eingefahrenen in eine ausgefahrene Position ausgefahren wird.

25. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, dass die Ohrauflagefläche (10) als Abdeckteil für die Gehäuseunterseite ausgeführt und an dieser lösbar befestigbar ist.

26. Hörer nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdeckteil aus einem gummiartigen Material gefertigt ist.

27. Hörer nach Anspruch 17 und 26, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Gummi gefertigte Abdeckteil sowie der Gummiüberzug für die Abstützung (13) einstückig ausgebildet sind.

Mit Teilverzicht vom 21.6.2010 legte die Antragsgegnerin die Gebrauchsmusteransprüche 1 bis 16 vor, welche mit Beschluss vom 1.7.2010 für den Zeitraum vom 22.6.2010 bis 30.6.2010 rechtswirksam wurden. Die Gebrauchsmusteransprüche 1 bis 16 lauteten wie folgt:

1. Hörer, welcher über zumindest eine Schnittstelle (1a) mit zumindest einem zumindest für die Ausgabe von Audiosignalen eingerichteten Gerät verbindbar ist, mit zumindest einer Hörkapsel (7), welche in einem Gehäuse (2) angeordnet ist, und mit einem Haltebügel (3) zur lösbaren Befestigung am Ohr (EAR) eines Benutzers, wobei der Bügel (3) am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist und das Ohr (EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift, wobei der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist, und wobei an dem die Helix (HEL) hintergreifenden Ende des Bügels (3) ein sich mit einer Kontur (4a) an der Rückseite des Ohres (EAR) abstützendes Passstück (4) angeordnet ist, und wobei die mit der Rückseite des Ohres (EAR) zusammenwirkende Kontur (4a) des Passstückes (4) im Wesentlichen der Form der Rückseite des Ohres angepasst ist und der Haltebügel (3) verformbar ausgebildet ist, und das Gehäuse (2) an seiner der Außenseite des Ohres (EAR) zugewandten Seite eine Ohrenauflagefläche (10) aufweist, und wobei im befestigten Zustand der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR) und der Hörer (1) mit der Ohrauflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, wobei die Ohrauflagefläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (3) elastisch verformbar ist.

2. Hörer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Fläche (10) eine über die Ausdehnung der Hörkapsel (7) hinausreichende Erstreckung aufweist.

3. Hörer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (3) C-förmig ausgebildet ist.

4. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Passstück (4) und der Bügel (3) einstückig ausgebildet sind.

5. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Passstück (4) mit einem gummiartigen Überzug versehen ist.

6. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem hinteren, dem Bügel (3) zugewandten Bereich der Ohrauflagefläche (10) eine Erhebung (6) aufweist, welche in befestigtem Zustand des Hörers (1) in einem hinteren, im Wesentlichen der Antihelix (ANT) zugewandten Bereich des Schalltrichters (CON) bzw in dem in die Antihelix (ANT) übergehende Bereich des Schalltrichters (CON) abgestützt ist.

7. Hörer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (6) eine im Wesentlichen abgerundete Kontur aufweist.

8. Hörer nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Erhebung (6) einstückig mit der Hörkapsel (7) ausgebildet ist.

9. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, gekennzeichnet durch zumindest ein in einem vorderen, dem Bügel (3) abgewandten Bereich des Hörers angeordnetes Mikrofon (8).

10. Hörer nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Bügel (3) abgewandten Bereich einen ausfahrbaren Mikrofonarm (11) aufweist, welcher in seinem vorderen Bereich das zumindest eine Mikrofon aufnimmt.

11. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass er in einem vorderen, dem Ohr (EAR) abgewandten Bereich eine Abstützung (13) zum Abstützen des Hörers in einem unmittelbar vor dem Ohr (EAR) liegenden Bereich des Kopfes aufweist.

12. Hörer nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstützung (13) zumindest bereichsweise mit einem gummiartigen Überzug versehen ist.

13. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass an der dem Ohr (EAR) abgewandten Seite ein Betätigungselement (9) zum Entgegennehmen und/oder Tätigen von Anrufen vorgesehen ist.

14. Hörer nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Ohrauflagefläche (10) als Abdeckteil für die Gehäuseunterseite ausgeführt und an dieser lösbar befestigbar ist.

15. Hörer nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Abdeckteil aus einem gummiartigen Material gefertigt ist.

16. Hörer nach Anspruch 12 und 15, dadurch gekennzeichnet, dass das aus Gummi gefertigte Abdeckteil sowie der Gummiüberzug für die Abstützung (13) einstückig ausgebildet sind.

Der neue Anspruch 1 ergab sich durch das Zusammenziehen des Oberbegriffs des ursprünglichen Anspruchs 1 mit den Merkmalen der Ansprüche 5 und 6. Die Ansprüche 3 und 4 erhielten die Nummern 2 und 3, die Ansprüche 7 bis 11 die Nummern 4 bis 8, die Ansprüche 12 und 13 wurden im Anspruch 9 zusammengezogen, der Anspruch 14 erhielt die Nummer 10, die Ansprüche 16 und 17 die Nummern 11 und 12, der Anspruch 23 die Nummer 13 sowie die Ansprüche 25 bis 27 die Nummern 14 bis 16. Die verbleibenden Ansprüche wurden mit dem Anspruch 1 zusammengeführt oder gestrichen.

Mit Antrag vom 31.3.2006 begehrt die Antragstellerin die Nichtigerklärung dieses Gebrauchsmusters mit dem wesentlichen Vorbringen, dass es an der Neuheit und/oder an der erfinderischen Tätigkeit mangle. Die Merkmale des Anspruchs 1 seien in der US 6,038,329 neuheitsschädlich vorweggenommen, so auch im chinesischen Patent CN 1256607 A, welche in Figur 8 in Zusammenschau mit den Figuren 1, 2, 4 und 6 eine Ausführungsform eines Hörers offenbare. Dies gelte ebenso für das Patent US 5,881,161. Auch die Patente US 5,134,655 und US 5,903,644 beschrieben einen Hörer mit den wesentlichen Merkmalen des Anspruchs 1. Für den Fachmann ergebe sich der Anspruch 1 in naheliegender Weise aus der Zusammenschau der Dokumente US 5,134,655, US 5,903,644 und US 5,790,683 mit US 6,038,329, CN 1256607 A, JP 59-61689 oder JP 7-39195. Die zusätzlichen Merkmale der abhängigen Ansprüche 2 bis 27 bezögen sich auf unbedeutende Ausführungsdetails, die entweder direkt vom Stand der Technik ableitbar oder nicht über normales Fachwissen hinausgehende Standardmaßnahmen oder reine Designmaßnahmen seien.

Die Antragsgegnerin stellte in ihrer Gegenschrift den Antrag auf Bewilligung des neuen Anspruchs 1 (zog die ursprünglichen Ansprüche 1 und 2 wie folgt zusammen: „... dadurch gekennzeichnet, dass der Bügel (3) elastisch verformbar ist.“), sofern dieser nicht ausreichend klar sei, stellte einen Hilfsantrag („... der gesamte Bügel (3) elastisch verformbar ist.“) und verwies darauf, dass keine der genannten Druckschriften das Gebrauchsmuster vorwegnehme. Da (auch) der neue Anspruch 1 neu und erfinderisch sei, müssten auch die neuen, abhängigen Unteransprüche 2 bis 16 gewährbar sein.

Mit 21.6.2010 brachte die Antragsgegnerin einen Teilverzicht mit wiederum neuen Ansprüchen 1 bis 16 ein, welche mit Beschluss vom 1.7.2010 mit 22.6.2010 rechtswirksam wurden.

Am 21.1.2011 informierte das Patentamt die Parteien, dass das angefochtene Gebrauchsmuster mit Erreichen der Höchstdauer am 30.6.2010 erloschen sei. Beiden Parteien wurde angekündigt, dass das Nichtigkeitsverfahren eingestellt werde, sofern nicht die Antragstellerin unter Glaubhaftmachung eines rechtlichen Interesses auf der Durchführung des Verfahrens beharre. Mit Eingabe vom 6.10.2011 beharrte die Antragstellerin wegen des anhängigen Gebrauchsmuster- und Patentverletzungsverfahrens 10 Cg 2/06h beim Handelsgericht Wien auf der Fortsetzung des Nichtigkeitsverfahrens.

In der mündlichen Verhandlung vom 1.7.2013 zog die Antragstellerin ihr Vorbringen zum rechtlichen Interesse zurück und ersuchte um eine Kostenentscheidung.

Mit der angefochtenen Entscheidung stellte das Patentamt das Nichtigkeitsverfahren ein und verurteilte die Antragstellerin zu einem Kostenersatz von EUR 1.353,24. Begründend führte es aus, dass der Anspruch 1 in der Fassung vor dem ersten Teilverzicht gegenüber der CN 1256607 A (Zeichnungen) weder neu noch erfinderisch sei, weil alle Merkmale des Hauptanspruchs gezeigt würden. Dies gelte jedoch nicht in Bezug auf Anspruch 2: Sämtliche vorgehaltenen Druckschriften zeigten alleine betrachtet keinen Bügel, der das Ohr im Bereich der Helix hintergreife und in seiner Gesamtheit elastisch (kennzeichnendes Merkmal des Anspruchs 2) ausgeführt sei. Eine beliebige Kombination von zwei der vorgehaltenen Druckschriften würde weder einen elastischen Bügel nahelegen, noch würde der Fachmann - ohne die Anwendung eines erfinderischen Schritts - zur Ausführung gemäß Anspruch 2 in Verbindung mit Anspruch 1 in der Fassung vor dem Teilverzicht gelangen. Das Merkmal des Anspruchs 2 in der Fassung vor dem Teilverzicht sei als neu und erfinderisch gegenüber dem Stand der Technik anzusehen. Dies gelte auch für die auf Anspruch 2 rückbezogenen Ansprüche 3 bis 27. Die Neuheit der Gebrauchsmusteransprüche 1 bis 16 in der Fassung nach dem Teilverzicht sei ebenfalls gegeben, weil beim Anspruch 1 eine zulässige Einschränkung durch die Aufnahme der Merkmale der Ansprüche 5 und 6 in den Oberbegriff durchgeführt worden sei. Die Druckschriften beschrieben gattungsfremde Hörer, die überwiegend am Ohr aufgehängt seien, zudem ragten einige Hörer der Druckschriften zumindest in den Gehörgang hinein. Eine Aufgabe der Erfindung des Streitgebrauchsmusters (in beiden Fassungen) sei allerdings, genau dieses Hineinragen in den Gehörgang in seiner Ausführung zu vermeiden.

Die Kostenentscheidung begründete das Patentamt mit § 36 GMG iVm § 122 Abs 1 PatG iVm mit § 41 ff ZPO, wobei es die Kosten für den Antragsschriftsatz und die Gegenschrift gegeneinander aufhob, weil dem Nichtigkeitsantrag in der Anspruchsfassung vor dem Teilverzicht vom 21.6.2010 teilweise stattgegeben worden wäre (der Anspruch 1 wäre nichtig erklärt worden). Zu berücksichtigen sei auch gewesen, dass die Antragsgegnerin wegen des Nichtigkeitsantrags auf 11 ihrer 27 Ansprüche verzichtet habe. In der Anspruchsfassung nach dem Teilverzicht vom 21.6.2010 wäre der Nichtigkeitsantrag in vollem Umfang abgewiesen worden. Der Anspruch 1 wäre infolge des Verzichts eingeschränkt und mit diesem eingeschränkten Inhalt als rechtsbeständig angesehen worden. Die Antragstellerin habe daher der Antragsgegnerin die Kosten für die mündliche Verhandlung zu ersetzen.

Gegen diese Entscheidung des Patentamts richtet sich die an den Obersten Patent- und Markensenat gerichtete (Kosten-)Berufung der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab 1.1.2014 als Kostenrekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (§ 49 GMG iVm § 50 GMG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG).

Beantragt wird, die Entscheidung, in eventu nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung aufzuheben und dem Nichtigkeitsantrag stattzugeben (wohl nur fiktiv als Vorfrage) und der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt, der Kostenberufung nicht Folge zu geben.

Der Rekurs der Antragstellerin ist nicht berechtigt.

1. Verfahrensgesetze sind, sofern nicht ausdrücklich eine andere Regelung getroffen wurde, immer nach dem letzten Stand anzuwenden (RIS-Justiz RS0008733). § 50 Abs 3 GMG idF BGBl I 2013/126 ordnet - mit gewissen, hier nicht interessierenden Ausnahmen - die sinngemäße Anwendung der ZPO bei Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Patentamts an.

Grundsätzlich besteht seit der Aufhebung von § 492 ZPO durch das Budgetbegleitgesetz 2009, BGBl I 2009/52, kein Antragsrecht der Parteien auf Anberaumung einer mündlichen Berufungsverhandlung im Rahmen der ZPO.

Eine mögliche Berufungsverhandlung ist seit Inkrafttreten der Novelle nur noch anzuberaumen, wenn der Berufungssenat dies im Einzelfall für erforderlich hält (§ 480 Abs 1 ZPO). Eine mündliche Verhandlung über einen Rekurs – wie im konkreten Fall wegen der Kosten - war der ZPO immer schon fremd (Kodek in Rechberger 4 , § 526 ZPO Rz 1).

Auch vor der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 hatte die Beschlussfassung bei einer Berufung gegen die Kostenentscheidung eines Gebrauchsmusterverfahrens (§ 37 Abs 4 GMG idF BGBl 1994/211 iVm § 142 Abs 1 Z 6 PatG idF BGBl I 2004/149) nach dem Einleitungssatz des § 142 Abs 1 PatG idF BGBl I 2004/149 ohne mündliche Verhandlung zu erfolgen, sodass in jeglicher Variante wegen einer Kostenentscheidung keine Verhandlung stattzufinden hat.

2. Darauf hinzuweisen ist, dass durch die Einschränkung des Nichtigkeitsantrags auf Kosten die getroffene Entscheidung des Patentamts den Charakter einer Kostenentscheidung hat (vgl RIS-Justiz RS0036080; 8 Ob 9/09w, 7 Ob 274/00w, 7 Ob 7/02h ua; Obermaier, Kostenhandbuch 2 Rz 131 mwN; Zechner in Fasching/Konecny 2 § 517 Rz 31 [Anomalie]; Kodek in Rechberger, ZPO 4 § 517 Rz 5).

Es ist daher nur über ein fiktives Obsiegen in Bezug auf die zu beurteilende Kostenentscheidung abzustellen; daher ist dem (Berufungs )Antrag, dem Nichtigkeitsantrag stattzugeben, die Anspruchsgrundlage entzogen.

3. Auch im Lichte eines fiktiven Obsiegens in diesem Verfahrens ist die Beurteilung des Patentamts zutreffend, dass die entgegengehaltenen Druckschriften US 6,038,329, CN 1256607 A, US 5,903,644 und US 5,881,161 die Gebrauchsmusteransprüche 2 bis 27 in der Fassung vor dem Teilverzicht und danach jene von 1 bis 16 nicht neuheitsschädlich vorwegnehmen. Das Rekursgericht hält die Begründung der angefochtenen Entscheidung in Bezug auf die Neuheit, aber auch in Bezug auf die Erfindungshöhe für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann.

4. Im Vordergrund der Rekursausführungen steht die Behauptung der mangelnden Neuheit der Gebrauchsmusteransprüche in der jeweiligen Fassung wegen der Vorveröffentlichungen in den Patenten

Sofern überhaupt Unterschiede erkannt werden, mangle es jedenfalls an der erfinderischen Tätigkeit.

4.1 Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Gebrauchsmusters durch eine Vorveröffentlichung vorweggenommen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveröffentlichung. Maßgeblich ist, welche technischen Information dem Fachmann klar und eindeutig (Weiser, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz 110 mwN zur Rsp des Patentamts) offenbart wird (vgl 4 Ob 214/04f – Paroxat ; Op 3/11 – Olanzapin). Die Neuheitsschädlichkeit einer Offenbarung ist somit daran zu messen, was sie dem sie lesenden Durchschnittsfachmann, ohne von ihm schwierige Deduktionen oder gar schöpferische Gedankengänge zu verlangen, jedoch unter voller Anwendung des von ihm im Prioritätszeitpunkt zu erwartenden Informations- und Wissensstandes und des allgemeinen Fachwissens, vermittelt (Op 5/05). Der Fachwelt muss ein Weg gewiesen werden, wie sie planmäßig ohne unzumutbare Schwierigkeiten den angestrebten Erfolg erzielt (4 Ob 214/04f – Paroxat mwN).

4.2 Die Antragstellerin moniert, dass das Patentamt mit dem Begriff „in seiner Gesamtheit“ ein Merkmal eingeführt habe, das weder ein Merkmal des Anspruchs 2 sei noch irgendwo sonst im Streitgebrauchsmuster erwähnt werde. Die Nichtigkeitsabteilung generiere somit rechtswidrig entgegen der gesetzlichen Bestimmung des § 4 Abs 2 GMG einen künstlichen Anspruch 1 und lege diesen anstelle des tatsächlichen Anspruchs 1 aus. Somit gehe die Nichtigkeitsabteilung faktenwidrig davon aus, dass das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 2 laute: „dass der Bügel in seiner Gesamtheit elastisch sei“. Auch sei die Schlussfolgerung nicht zutreffend, dass der Anspruch 2 rechtsbeständig sei. Dieser sei auf den ebenfalls – unbestritten - nicht rechtsbeständigen Anspruch 1 rückbezogen. Das gelte auch für die rückbezogenen Ansprüche 3 bis 27.

4.3 Dem ist entgegenzuhalten, dass das erfindungswesentliche Merkmal sowohl hinsichtlich der Gebrauchsmusteransprüche 2-27 in der Fassung des Zeitraums 15.2.2002 bis 21.6.2010 sowie auch der Gebrauchsmusteransprüche 1-16 nach dem Teilverzicht vom 21.6.2010 jenes ist, dass „ der Bügel (3) elastisch verformbar ist “. Aus den betreffenden Gebrauchsmusterschriften, insbesondere den Zeichnungen, geht zweifelsfrei hervor, dass der gesamte Bügel aus einem elastischen Material ausgebildet ist. Der Bügel ist nach den Zeichnungen immer als durchgehendes Element aus einem Material dargestellt. Das zeigt sich auch daran, dass der Bügel einstückig mit den anderen Bereichen ausgebildet ist. Die Oberseite sowie der Vorsprung sind an der dem Ohr zugewandten Seite mit einem Abdeckteil verbunden und werden dadurch formstabil. Hauptpunkt ist jedoch, dass der Bügel in seiner Gesamtheit elastisch bleibt.

In diesem Zusammenhang generierte daher das Patentamt keinen künstlichen Anspruch 1, sondern legte lediglich mit Hilfe der Gebrauchsmusterschrift und der darin befindlichen Zeichnungen das entscheidungswesentliche Merkmal aus.

4.4 Die Antragstellerin moniert, dass durch das Patent US 6,038,329 das Merkmal i) des Streitgebrauchsmusters (vgl Aufspaltung des Anspruchs 1 durch das Patentamt auf Seite 8 der angefochtenen Entscheidung), nämlich «in befestigtem Zustand der Bügel (3) zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres (EAR) und der Hörer mit der Ohrauflagefläche (10) zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres (EAR) gedrückt ist, dass die Hörkapsel (7) im Nahbereich des Schalltrichters (CON) und/oder der Gehörgangsöffnung (MEA) des Ohres angeordnet ist, wobei die Ohrenauflagenfläche (10) sowie die Hörkapsel (7) einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung (MEA) aufweisen» offenbart sei und nur die Ausführungsform gemäß Figur 2 einen Teilbereich des Kopfhörers aufweise, der in die Gehörgangsöffnung des Ohres eingeführt werde, wogegen die Ausführungsformen des Hörers gemäß Figur 1, Figur 3 und Figur 4 des Patents US 6,038,329 einen Hörer offenbarten, bei dem im am Ohr befestigten Zustand der Bügel zumindest bereichsweise gegen die Rückseite des Ohres und der Hörer mit der Ohrauflagefläche zumindest bereichsweise so gegen die Außenseite des Ohres gedrückt sei, dass die Hörkapsel im Nahbereich des Schalltrichters und/oder der Gehörgangsöffnung des Ohres angeordnet sei. Die Ohrenauflagefläche sowie die Hörkapsel wiesen einen Abstand zu der Gehörgangsöffnung auf, und daher verwirklichten alle diese Ausführungsformen das Merkmal i) des Streitgebrauchmusters.

Bei richtiger Beurteilung des Patents US 6,038,329 hätte die Nichtigkeitsabteilung die Feststellung treffen müssen, dass die Hörer gemäß den Ausführungsformen von Figur 1, Figur 3 und Figur 4 - ebenso wie der Hörer gemäß dem Streitgebrauchsmuster - dazu dienen, auf einfache, unkomplizierte Weise am Außenohr eines Benutzers lösbar befestigt zu werden und dadurch ein Einführen der Hörkapsel in die Gehörgangsöffnung für den guten Sitz des Hörers am Ohr zu vermeiden. Die Ausführungsformen des Hörers des Vergleichspatents seien derselben Gattung von Hörern zuzuordnen wie der Hörer des Streitgebrauchmusters.

4.5 Die Berufungwerberin verkennt in diesem Zusammenhang, dass sich der erfindungsgemäße Hörer vor allem durch die Merkmale e) «der Bügel (3) am Gehäuse (2) und von diesem weglaufend angeordnet ist das Ohr (EAR) in einem Bereich der Helix (HEL) mit einem in Richtung des Gehäuses (2) rücklaufenden Bereich (3b) hintergreift, wobei..] und f) [der die Helix (HEL) hintergreifende Bereich (3b) des Bügels (3) einen in befestigtem Zustand an der Rückseite des Ohres (EAR) anliegenden Endbereich aufweist, wobei ...» auszeichnet. Zur Befestigung (Haltefunktion) hintergreift der Haltebügel das Ohr im Bereich der Helix und wird durch die elastische Ausgestaltung des Bügels das Gehäuse des Hörers an das Ohr gedrückt. Erst durch das Merkmal i) wird erklärt, dass das Gehäuse an der Außenseite des Ohres anliegt und keine Teile des Hörers in das Ohr eingeführt werden (siehe „Abstand zu der Gehörgangsöffnung“).

Dies ist aus dem Vergleichspatent US 6,038,329 nicht zu ermitteln (vgl insbesondere Figur 1): Beim Hörer des Vergleichspatents handelt es sich um einen sogenannten „Hänger“, der Hörer hängt gleichsam „clipartig“ am Ohr. Dies bedingt - und so zeigt es auch Abschnitt 56 in Figur 2 -, dass ein Teil des Hörers in das Ohr eingesetzt wird, weil sonst keine Haltefunktion gegeben wäre.

Die von der Berufungswerberin mehrfach angeführte Gattungsgleichheit der beiden Hörer kann somit nicht erkannt werden.

Den weiteren Ausführungen der Berufungswerberin in Bezug auf das Patent US 6,038,329 ist entgegenzuhalten, dass die Ansprüche in beiden Fassungen (insbesondere Anspruch 2 vor dem Teilverzicht und Anspruch 1 danach) in ihrer Gesamtheit zu bewerten sind, da es die konkrete Merkmalskombination ist, die den Gebrauchsmustergegenstand und damit den Schutzbereich definiert. Unerheblich ist, ob die Merkmale im Oberbegriff oder im kennzeichnenden Teil stehen. Wesentliches Merkmal und erfindungswesentlich ist, dass der Bügel in seiner Gesamtheit elastisch ist. Beim Hörer des Vergleichspatents ist nur der kleine Abschnitt 28 elastisch ausgebildet, während der Rest des Bügels starr ist.

In Bezug auf die Patente CN 1256657 A und US 5,903,604 sowie US 5,881,161 kann unter Hinweis auf die diesbezüglichen Ausführungen des Patentamts zusammengefasst werden, dass die jeweiligen Hörer - in deren spezifischen Ausformungen - nicht jenem des angegriffenen Gebrauchsmusters entsprechen. Beim Patent CN 1256607 A weist der Hörer einen zweiteiligen Bügel mit einem (im getragenen Zustand vertikalen) Hauptgelenk 3 (Figuren 2a, 2b) auf. Beim Patent US 5,903,644 zeigt der Hörer einen Bügel, der aus zwei starren Bügelteilen besteht, die um ein Gelenk 2 gegen die Rückstellkraft einer Feder 4 relativ zueinander schwenkbar sind. Das Patent US 5,881,161 offenbart keinen elastischen Bügel und kann schon aus diesem Grund das angegriffene Gebrauchsmuster nicht vorwegnehmen.

4.6 Die Antragstellerin führt in Bezug auf die behauptete mangelnde erfinderische Tätigkeit ins Treffen, dass die Nichtigkeitsabteilung keinen maßgebenden Fachmann festgelegt habe, und wiederholt, dass eine Gattungsgleichheit der Hörer gegeben sei.

Dazu ist darauf hinzuweisen, dass - berücksichtigend die obigen Ausführungen – der Anspruch 2 (vor dem Teilverzicht) und der Anspruch 1 danach des Streitgebrauchsmusters durch die genannten Vorveröffentlichungen nicht nahegelegt sind. Die Ausführung des Bügels ist in den Vorveröffentlichungen derart unterschiedlich zum Streitgebrauchsmuster, dass der Fachmann nicht zum erfindungsgemäßen Hörer mit einem (durchgehend) elastischen Bügel kommen würde. Da sich die Fähigkeiten des heranzuziehenden Fachmanns durch das Gebrauchsmuster selbst bestimmen und somit das Gebrauchsmuster selbst die Beurteilungsgrundlage dafür bildet, ist eine weitere Festlegung des Fachmanns nicht erforderlich. Grundsätzlich ist unter einem Fachmann ein Sachverständiger/Sachkundiger zu verstehen, der über durchschnittliche Fähigkeiten zur Überwindung technischer Schwierigkeiten verfügt und den Stand der Technik kennt (Wiltschek, Patentrecht3 376).

Im Vordergrund steht die Beurteilung der Tatfrage, ob sich das eingetragene Gebrauchsmuster für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Es bedarf entsprechender Feststellungen, was sich

für den Fachmann im Prioritätszeitpunkt aus den Vorveröffentlichungen ergeben hätte (vgl 17 Ob 4/11d ua). Die Feststellungen zum Erkenntnisstand des Durchschnittsfachmanns im Prioritätszeitpunkt hat die Antragsstellerin jedoch nicht bekämpft, sodass der erhobene Einwand ohne Relevanz ist.

Da die Gebrauchsmusteransprüche 3 bis 27 sowie 2 bis 16 in der jeweiligen Fassung auf den Anspruch 2 bzw. 1 rückbezogen sind, erübrigt sich, diesbezüglich auf die Anforderungen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit im Sinne des Art 54 und 56 EPÜ weiter einzugehen.

4.7 Die Antragstellerin moniert in Bezug auf die Gebrauchsmusterprüche 1 bis 16 nach dem Teilverzicht vom 21.6.2010, dass die Aufnahme der Ansprüche 5 und 6 in den Oberbegriff des Anspruchs 1 nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik beitragen könne, weil zu bekannten Merkmalen bloß weitere bekannte Merkmale hinzugefügt worden seien. Vielmehr verstärke insbesondere die Aufnahme des Merkmals „... die mit Rückseite des Ohres (EAR) zusammenwirkende Kontur (4a) des Passstückes (4) im wesentlichen der Form der Rückseite des Ohres angepasst ist ...“ die ohnehin bereits vorhandene unklare Formulierung des Anspruchs 1 bis hin zur mangelnden Ausführbarkeit. Die Nichtigkeitsabteilung hätte feststellen müssen, dass im vorliegenden Fall der Gegenstand des Anspruchs 1 gemäß dem Teilverzicht unzureichend offenbart sei.

4.8 Die Antragsgegnerin weist in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass es sich bei den Ansprüchen 5 und 6 um geprüfte Ansprüche handelt und dass durch die Aufnahme dieser Merkmale völlig klar und offensichtlich weitere, zusätzliche, das Schutzbegehren einschränkende Merkmale hinzugefügt werden. Da der Anspruch 2 vor dem Teilverzicht neu ist, führt dies zwangsläufig dazu, dass auch der (weiter eingeschränkte) Anspruch 1 gemäß dem Teilverzicht neu ist. Dies gilt auch in Bezug auf die erfinderische Tätigkeit.

4.9 Im Ergebnis vermag der Rekurs nicht aufzuzeigen, warum die für Kostenentscheidung erforderliche fiktive Beurteilung des Patentamts, dass keines der von der Antragstellerin genannten Dokumente dem Gegenstand des Gebrauchsmusteranspruchs entgegenstehe, unzutreffend sein soll.

Die Kostenentscheidung wurde nur dem Grunde und nicht der Höhe nach bekämpft. Sie bedürfte auch keiner inhaltlichen Korrektur.

5. Die Kostenentscheidung stützt sich auf § 50 GMG iVm §§ 122 und 142 PatG iVm §§ 41 Abs 1 iVm 50 ZPO. Durch die Einschränkung auf Kosten war als Bemessungsgrundlage für den Rekursstreitwert EUR 1.450,-- (§ 12 Abs 4 RATG) heranzuziehen und die Rekursbeantwortung nach TP 3A mit dem einfachen Einheitssatz (60 %) zu honorieren.

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig (§ 528 Abs 2 Z 3 ZPO).