34R97/14f – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke NACHLASSHOPPING über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 21.3.2014, AM 3310/2013 4, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung der Rechtsabteilung des Patentamts wird geändert und lautet:

«Die Wortmarke NACHLASSHOPPING ist in das Markenregister für folgende Dienstleistungsklasse einzutragen:

Klasse 35 : Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Vermittlung von Waren, insbesondere Altwaren, aus Gründen der Nachhaltigkeit und zur Ressourcenschonung; Werbung für Veranstaltungen zur Organisation und Durchführung von Ver anstaltungen zur Vermittlung von Waren, insbesondere Altwaren, aus Gründen der Nachhaltigkeit und zur Ressourcenschonung; Zusammenstellung von Waren zu Präsentations- und Verkaufszwecken; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.»

Begründung

Der Antragsteller beantragte die Eintragung der Wortmarke

NACHLASSHOPPING

(nach Verbesserung der ursprünglichen Anmeldung) zuletzt im aus dem Spruch ersichtlichen Umfang. Er vertrat die Auf fassung, die angemeldete Marke sei eine Neuschaffung und be stehe aus den Worten „Nachlass“ und „Hopping“. Sie sei daher für die beanspruchten Dienstleistungen phantasievoll. Dem An melder müsse zugebilligt werden, eine Marke in korrekter Schreib weise anzumelden, und es dürfe ihm nicht zur Last gelegt werden, dass ein Teil der Verkehrskreise möglicherweise aus Un kenntnis heraus ein Markenwort falsch lese. Zudem müsse be rücksichtigt werden, dass es zumindest drei Interpretationsmöglichkeiten gebe. Einen Antrag nach § 20 Abs 3 MSchG stellte er nicht, obwohl ihm das Patentamt dazu eine Frist von zwei Mo naten eingeräumt hatte.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patent amt die Ein tragung der Marke ab, nachdem es dem Antragsteller zuvor Ge legenheit zur Äußerung gegeben hatte, von der dieser auch Gebrauch machte. Die beteiligten Verkehrskreise würden im angemeldeten Zeichen nur einen informativen Hinweis darauf sehen, dass die so bezeichneten Dienstleistungen um Shopping im Zusammenhang mit einem Nachlass handle. Der Begriff „Hopping“ kommen einem kaum in den Sinn. Das fehlende „S“ spiele keine besondere Rolle bei der Gesamtinterpretation: Die ungenaue Schreibweise – so diese überhaupt erkannt werde – verändere den Aus sage gehalt der Wortkombination daher nicht ausreichend. Es genüge, wenn eine der möglichen Bedeutungen eines Zeichens ausschließlich beschreibend sei, um ihm die Registrierung zu verweigern. Es fehle daher die Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG.

Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers. Beantragt wird, dem Antrag auf Eintragung des Zeichens statt zugeben.

Der Rekurs ist berechtigt.

1. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

1.1. Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht 4 , 82; RIS-Justiz RS0079038). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ursprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit einer anderen betrieblichen Herkunft unterscheiden können (EuGH C 108/97 – Chiemsee; C 104/00 P – Companyline; C 398/08 – Vorsprung durch Technik; C 104/01 – Orange, Rn 62; EuG T 471/07 – Tame it, Rn 15 mwN; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix).

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft eine Eintragung verhindert, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (OBm 3/12 – Lounge.at, unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11 – Starsat; OBm 1/13 – Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen (vgl EuGH C 104/01 – Orange , Rn 58 und 59; C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit) .

1.3. Ob die Unterscheidungskraft fehlt, ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Her kunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C 104/01 – Orange , Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS Justiz RS0114366 [T5]).

1.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C 304/06 – Eurohypo; Newerkla in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 171 ff). Die Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (EuGH C 304/06 P – Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (EuGH C 363/99 – Postkantoor, Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (Om 10/09 – Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t – Express glass).

1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, die Natur, die Beschaffenheit oder über Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ent halten, wenn das Publikum also sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen kann (EuGH C 326/01 – Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C 494/08 P – Pranahaus; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Express glass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.6. Enthält das Zeichen demgegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie) .

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur phantasiehaft auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at) .

Ist die angemeldete Marke – mit anderen Worten gesagt – nicht geeignet, beim Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art, die Natur oder die Beschaffenheit der Waren oder Dienstleistungen hervorzurufen, ohne dass noch weitere Überlegungen über die mit einer bestimmten Bezeichnung erzielte Aussage erforderlich wären, besitzt die Marke Unterscheidungskraft (vgl OBm 3/11 – Atelier Prive ; OBm 2/13 – Primera ua; 4 Ob 66/02p – Cornetto).

1.7. So wie die Eigenschaft eines Worts als be schreibendes Zeichen immer nur in Bezug auf jene Waren zu prüfen ist, für die es als Marke registriert werden soll, kann auch ein Zeichen nur für jene Gattungen von Waren oder Dienstleistungen nicht als Marke registriert werden, zu deren Bezeichnung es im Geschäftsverkehr allgemein verwendet wird (ÖBl 1981, 50 – Merkur-Versicherungspass; ÖBl LS 01/175 – Die roten Seiten; 4 Ob 139/02y – Summer Splash; 4 Ob 10/03d – More).

1.8. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, die jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung von den beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa EuGH C 191/01 – Doublemint, Rn 32, und C 363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care).

1.9. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s – car care; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t – Express glass). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Powerfood; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 4 Ob 38/06a – Shopping City).

2. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft für die angemeldeten Dienstleistungen nicht abzusprechen.

2.1. Maßgeblich für die Frage, wie ein Kennzeichen aufgefasst wird, ist das Verständnis eines angemessen gut unterrichteten und angemessen aufmerksamen und kritischen Mitglieds der angesprochenen Verkehrskreise (vgl RIS Justiz RS0114366 [T5]).

2.2. Die Schutzfähigkeit der Wortkombination NACHLASSHOPPING hängt somit davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und die Wortkombination als beschreibenden Hinweis auf die darunter vertriebenen Dienstleistungen verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Maßgeblich ist daher, welche Bedeutung das Publikum (einerseits Fachkreise und andererseits Endkunden), das sich für das vom Antragsteller unter der Bezeichnung angebotene Dienstleistungsangebot interessiert, der Wortkombination beimisst.

Das deutsche Nomen "Nachlass" bedeutet einerseits alles, was ein Verstorbener an Gütern (und Verpflichtungen) hinterlässt und andererseits (in der Wirtschaftssprache) Rabatt (http://www.du den.de/recht schrei bung/Nach lass; abgefragt am 12.8.2014). Darauf hat bereits das Patentamt zutreffend hingewiesen; dies bestreitet auch der Antragsteller nicht.

Auch „Hopping“ ist in zusammengesetzten, ganz oder zum Teil dem Englischen entlehnten Substantiva bereits in den deutschen Wortschatz integriert: So bezeichnet „Inselhopping“ im Kontext mit Reisen das Inselhüpfen. „Jobhopping“ (auch: „Job-Hopping)“ wiederum wird für häufigen Stellenwechsel verwendet (http://www.du den.de/; abgefragt am 12.8.2014). Mag daher auch die Argumentation des Patentamts zutreffen, dass den angesprochenen Ver kehrs kreisen „Shopping“ vertrauter sei als „Hop ping“, so ändert dies nichts daran, dass beide Begriffe be reits ihren Weg in den all gemeinen (deutschen) Sprachgebrauch gefunden haben und daher die im angefochtenen Beschluss argumentierte, trotz der Schreibweise mit zwei „S“ vorrangige Assoziation mit „Shopping“ nicht zwingend ist.

2.3. Bei der im Eintragungsverfahren anzustellenden Prognose ist daher nicht zu erwarten, dass überwiegende Teile der angesprochenen Verkehrskreise in Österreich die Bedeutung des zusammengesetzten Wortes NACHLASSHOPPING in Bezug auf die beantragten Dienstleistungen kennen (zur Berücksichtigung der voraussichtlichen Wahrnehmung vgl etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix; 4 Ob 49/14f – My Taxi). Zwar ist der Begriff „Nachlass“ als allgemein geläufig vorauszusetzen, er ist jedoch gerade im Kontext der beanspruchten Dienstleistungen doppeldeutig, was schon in der angefochtenen Entscheidung mit Recht betont wird. „Hopping“ wiederum kann in der Zusammensetzung nicht einwandfrei verstanden werden: Weder „Verlassenschaftsspringen“ noch „Rabattspringen“ ergibt einen unzweifelhaft zu erschließenden Sinn, der ohne jeden Denkprozess auf die beanspruchten Dienstleistungen hinweist.

Das Rekursgericht meint auch, dass der Umstand, dass das angemeldete Zeichen mit nur zwei „S“ ge schrieben wird, bedeutender ist, als das Patentamt es annimmt: Dem Publikum ist zu unterstellen, dass es grammatikalisch so weit gebildet ist, dass diese Schreibweise eben nicht auf „Shop ping“ hindeutet oder aber, falls dieser Umstand zunächst doch übersehen werden sollte, dass der Marktteilnehmer bei nochmaligem Lesen erkennt, dass der zweite Teil „Hopping“ lautet und er somit erst recht eine Gedankenoperation an stellen muss (dazu siehe etwa OBm 4/12 – wonderful tonight). Eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage ist im beanspruchten Zeichen daher nicht enthalten.

In diesem Kontext kommt dem Zeichen daher durchaus Unterscheidungskraft zu, weil es beim Publikum angesichts der relevanten Dienstleistungsklasse einen Denkprozess auslöst; es handelt sich um eine Neuschöpfung, müssen doch Wortkombinationen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden (weiterführend Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz2 § 4 Rz 82 und 94 mwN; RIS-Justiz RS0109431).

2.4. Im Gesamteindruck fehlt ein unmittelbarer Bezug der angemeldeten Marke zu den beantragten Dienstleistungen der Klasse 35, weil es dem Publikum nicht möglich ist, ohne wei teres Nachdenken und ohne Unklarheiten den allenfalls be schrei benden Begriffsinhalt dieses Zeichens sofort zu er fas sen. Ist die angemeldete Marke demnach nicht geeignet, beim beteiligten Durchschnittsverbraucher mehrheitlich eindeutige Vorstellungen über die Art oder die Eigenschaft der damit bezeichneten Waren hervorzurufen, besitzt sie Unterscheidungskraft (vgl 4 Ob 66/02p – Cornetto; Obm 2/13 – Primera) .

2.5. Auf das vom Patentamt auf die Entscheidung des Europäischen Gerichts T 16/02 (TDI, Rn 36) gestützte Argument, eine der möglichen Bedeutungen habe ausschließlich beschreibende Funktion und stehe daher einer Registrierung entgegen, kommt es wegen der vom Rekursgericht angestellten Prognose (oben 2.3.) nicht an.

2.6. NACHLASS HOPPING ist daher kennzeichungskräftig und auch ohne Nachweis der Verkehrsgeltung schutzfähig. Der Be schwerde war somit Folge zu geben und die Eintragung anzuordnen.

2.7. Auf das weitere Rekursargument, das HABM habe die Wortmarke NACHLASSHOPPING offenbar als anmeldungsreif beurteilt (CTM 12.247.763), ist nicht mehr einzugehen; dieser Umstand würde aber ohnehin keine präjudizielle Bindung entfalten (4 Ob 11/14t – Express glass; RIS-Justiz RS0125405; EuGH C 37/03 P – BioID, Rn 47; EuGH C 39/08 – Schwabenpost, Rn 39; vgl auch Asperger in Kucsko/Schumacher, marken.schutz² § 4 Rz 75 ff mwN; Koppensteiner, Markenrecht 4 , 70).

3. Gegen diese Entscheidung ist kein weiterer Rechts zug vorgesehen. Ein Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands kann daher entfallen.