34R95/14m – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke TANKSTELLENANWALT über den Rekurs des Antragstellers gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 10.4.2014, AM 3594/2013 3, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000,--.

Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

Der Antragsteller beantragte die Eintragung der Wortmarke

TANKSTELLENANWALT

in der Dienstleistungsklasse 45 (Dienstleistung eines Rechtsanwalts; Dienstleistung eines Juristen).

Er vertrat die Auffassung, die angemeldete Marke sei eine Neuschaffung, kein juristischer Begriff und auch nicht im Duden auffindbar. Zudem sei er österreichweit auf die Vertretung von Tankstellenpächtern spezialisiert und habe sich be reits in den einschlägigen Kreisen einen Namen gemacht. Zudem sei er auch Autor zahlreicher Fachbeiträge und seit Jahren Vor tragender für „Tankstellenrecht“. Einen Antrag nach § 20 Abs 3 MSchG stellte er nicht, obwohl ihm das Patentamt dazu eine Frist von zwei Monaten eingeräumt hatte.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patent amt die Eintragung der Marke ab, nachdem es dem Antragsteller zuvor Gelegenheit zur Äußerung gegeben hatte, von der dieser auch Gebrauch machte. Die beteiligten Verkehrskreise würden im angemeldeten Zeichen einen Hinweis auf den Gegenstand der so bezeichneten Dienstleistungen sehen, nämlich auf eine Spezialisierung auf die rechtlichen Belange von Tankstellen. Durch die Zusammensetzung der beiden Wörter TANKSTELLEN und ANWALT sei weder ein neuer Sinngehalt entstanden noch könne das Zeichen einen darüber hinausgehenden Eindruck erwecken. Wortzusammensetzungen wie „Scheidungsanwalt“ oder „Familienanwalt“ seien den Verkehrskreisen geläufig.

Ohne Nachweis der Ver kehrs geltung wäre die Marke nicht als individualisierender Hinweis auf ein konkretes Unternehmen aufzufassen. Die vom Antragsteller dazu vorgelegten Urkunden – so das Patentamt im Schreiben vom 13.1.2014, dessen Inhalt in die Begründung der angefochtenen Entscheidung durch Verweisung aufgenommen wurde – bewiesen keine markenmäßige Verwendung, weil sie überwiegend nur als beschreibender Zusatz der Spezialisierung des Anmelders verwendet würden. Die Urkunden wiesen keine markenmäßige Verwendung des Zeichens auf, sondern es werde überwiegend als beschreibender Zusatz der Spezialisierung des Antragstellers verwendet und nicht als individualisierender Unternehmenshinweis. Auch auf der Website des Antragstellers (www.tankstellenanwalt.at) sei die markenmäßige Verwendung des Zeichens nicht erkennbar; im Vordergrund stehe das markenmäßig verwendete Logo „drpichler“.

Es fehle daher die Unterscheidungskraft gemäß § 4 Abs 1 Z 3 MSchG.

Dagegen richtet sich der Rekurs des Antragstellers mit dem Antrag, dem Antrag auf Eintragung des Zeichens stattzugeben; hilfsweise werden Aufhebungsanträge gestellt.

Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

1.1. Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist wie bei beschreibungsver dächtigen Zeichen anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht 4 82; RIS-Justiz RS0079038). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ursprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen mit einer anderen betrieblichen Herkunft unterscheiden können (EuGH C 108/97 – Chiemsee; C 104/00 P – Companyline; C 398/08 – Vorsprung durch Technik; C 104/01 – Orange, Rn 62; EuG T 471/07 – Tame it, Rn 15 mwN; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix).

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungs hindernis be gründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (OBm 3/12 – Lounge.at, unter Hinweis auf BGH I ZB 22/11 – Starsat; OBm 1/13 – Malzmeister mwN; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist. Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen (vgl EuGH C 104/01 – Orange , Rn 58 und 59; C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit) .

1.3. Ob die Unterscheidungskraft fehlt, ist anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu prüfen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Her kunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C 104/01 – Orange , Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS Justiz RS0114366 [T5]).

1.4. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis d MarkenRL) sind zwar nach der Rsp des EuGH gesondert zu prüfen (EuGH C 304/06 – Eurohypo; Newerkla in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 171 ff). Die Unterscheidungskraft fehlt einer Wortmarke aber, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der mit ihr gekennzeichneten Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf die Herkunft dieser Dienstleistungen (EuGH C 304/06 P – Eurohypo, Rn 69); eine beschreibende Marke iSv § 4 Abs 1 Z 4 MSchG und Art 3 Abs 1 lit c MarkenRL ist daher auch nicht unterscheidungskräftig iSv § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und Art 3 Abs 1 lit b MarkenRL (EuGH C 363/99 – Postkantoor, Rn 86). Insofern überschneiden sich daher die Anwendungsbereiche von § 4 Abs 1 Z 3 und Z 4 MSchG (Om 10/09 – Lümmeltütenparty; 4 Ob 11/14t – Express glass).

1.5. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne Weiteres erkennbare Aussage über die Art, die Natur, die Beschaffenheit oder über Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ent halten, wenn das Publikum also sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen kann (EuGH C 326/01 – Universaltelefonbuch, Rn 33 mwN; C 494/08 P – Pranahaus; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Express glass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.6. Enthält das Zeichen demgegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie) .

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über die Herstellung oder die Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at) .

1.7. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, die jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung von den beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa EuGH C 191/01 – Doublemint, Rn 32, und C 363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care).

2. Auf dieser Grundlage ist dem angemeldeten Zeichen die Unterscheidungskraft abzusprechen. Das Rekursgericht hält die Begründung der angefochtenen Entscheidung für zutreffend, sodass vorweg auf sie verwiesen werden kann (§ 139 PatG iVm § 37 Abs 3 MSchG und § 60 Abs 2 AußStrG).

2.1. Die Unterscheidungskraft von Wortverbindungen hängt wie gesagt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Dienstleistungen oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben (ÖBl 2002/25 – Internetfactory). Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware oder Dienstleistung bzw das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25 – Internetfactory ; 4 Ob 186/03m – djshop). Es sind nämlich sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGH C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit , Rn 27 f; Koppensteiner, Markenrecht 4 77 f mwN).

Ein Wortzeichen kann von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (EuGH C 191/01 P – Doublemint, Rn 32; C 265/00 – Biomild, Rn 38).

2.2. Die Schutzfähigkeit der zusammengesetzten Wortmarke TANKSTELLENANWALT hängt somit zunächst davon ab, ob die beteiligten Verkehrskreise ihren Inhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und als beschreibenden Hinweis auf die Dienstleistungen des betreffenden Unternehmers verstehen (RIS-Justiz RS0109431). Enthält das Zeichen hingegen nur Andeutungen einer be stimmten Beschaffenheit, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht rein beschreibend (RIS-Justiz RS0109431 [T3, T4: Internetfactory]; MR 1999, 354 – Wirtschaftswoche; ÖBl LS 01/20 – E MED ; 4 Ob 237/01h = wbl 2002, 182 – drivecompany; Om 4/01 – Holztherm; Om 7/01 – DERMACURE).

2.3. Im allgemeinen Sprachgebrauch finden sich gerade im Zusammenhang mit dem Beruf des Rechtsanwalts/Rechtsberaters unzählige, dem angemeldeten Zeichen vergleichbare und allgemein geläufige Begriffe, die sofort auf die Spezialisierung in einem bestimmten Rechtsgebiet oder auf das bevorzugte Tätigkeitsfeld hindeuten. Ohne An spruch auf Vollständigkeit seien neben den vom Patent amt bereits zutreffend angeführten beiden Bezeichnungen „Schei dungs anwalt“ und „Familienanwalt“ noch „Opferanwalt“, „Um weltanwalt“ (auch als Mitarbeiter einer Behörde), „Asyl anwalt“, „Steueranwalt“ oder „Anlegeranwalt“ genannt. Viele dieser Begriffe finden sich auch in den sogenannten „Anwaltsrankings“ wieder.

2.4. Von einer lexikalischen Erfindung eines Gesamtzeichens im Sinne einer ungewöhnlichen Wortverbindung (siehe EuGH C 383/99, ÖBl 2002, 43 – Baby Dry) kann entgegen dem Rechtsmittelvorbringen daher keine Rede sein. Allein dass etwas nicht in einem Wörterbuch oder Lexikon (zum Beispiel im Duden) eingetragen ist, indiziert noch keine Ungewöhnlichkeit der Wortverbindung (EuG T 19/99 – Companyline Rn 26 und 27). Damit scheint die Wortbildung, die nicht isoliert von den in der Anmeldung beanspruchten Dienstleistung betrachtet werden darf, aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet, die Ursprungsidentität der unter dem angemeldeten Zeichen vertriebenen Dienstleistungen zu garantieren. Die angesprochenen Fachkreise und Verbraucher werden nach der im Eintragungsverfahren vorzunehmenden Prognose TANKSTELLENANWALT daher sofort, ohne weiteres Nachdenken und ausschließlich als Hinweis darauf verstehen, dass der Ver wender ein auf dem Gebiet der für den Betrieb einer Tankstelle relevanten Rechtsmaterien versierter Rechtsanwalt ist (zur Berücksichtigung der voraussichtlichen Wahrnehmung vgl etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix; 4 Ob 49/14f – My Taxi).

Beteiligte Verkehrskreise sind nämlich alle Personen, die als Auftraggeber der Dienstleistungen in Betracht kommen, also über die vom Anmelder selbst genannten Fachkreise hinaus auch die Verbraucher (für Waren: RIS-Justiz RS0079038), an die hier über die im Rekurs genannten Tankstellenpächter hinaus zumindest wegen des sogenannten Gründungsprivilegs nach § 1 Abs 3 KSchG ebenso zu denken ist (zB RIS-Justiz RS0065176). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich die Dienstleistungen eines Anwalts oder Juristen auf sämtliche Rechtsbereiche erstrecken können und daher die breite Öffentlichkeit zu den relevanten Verkehrskreisen zählt.

2.5. Die aus – jeweils für sich betrachtet und auch insgesamt – nicht kennzeichnungskräftigen Wortbestandteilen zusam men gesetzte Marke TANKSTELLENANWALT enthält damit keinen Aussagegehalt, der über die Bedeutung ihrer Bestandteile hinausgeht (zu dieser Prüfung vgl etwa EuGH C 37/06 P – BioID, Rn 29 und 34; C 80/09 – Patentconsult Rn 14 und 44); es fehlt ihr an Unterscheidungskraft.

2.6. Mit seinem Rekursvorbringen, wonach das angemeldete Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hätte, lässt der Rekurswerber erkennen, dass er die dazu getroffenen Feststellungen des Patentamts bekämpft. Da eine unrichtige oder unvollständige Bezeichnung der Rechtsmittelgründe dem Rechtsmittelwerber nicht zum Nachteil ge reicht (RIS-Justiz RS0041851), muss das Rechtsmittel als Ganzes betrachtet und danach beurteilt werden, welchem Rechtsmittelgrund die im Rechtsmittel enthaltenen Rügen zuzuordnen sind (RIS-Justiz RS0041851 [T8]).

Allerdings führt der Rekurswerber die in dieser Rüge zu erblickende Beweisrüge nicht gesetzmäßig aus, weil nicht deutlich zum Ausdruck gebracht wird,

a) welche konkrete Feststellung bekämpft wird,

b) infolge welcher unrichtigen Beweiswürdigung sie ge troffen wurde,

c) welche Feststellung begehrt wird und

d) aufgrund welcher Beweisergebnisse und Erwägungen diese begehrte Feststellung zu treffen gewesen wäre

(Kodek in Rechberger, ZPO 4 § 471 Rz 8; RIS-Justiz RW0000137; RS0041835 [insb T2]).

Die dazu im Rekurs enthaltenen Ausführungen sind daher, aber auch deswegen unbeachtlich, weil sie – selbst wenn man sie als Teil des im Rechtsmittel allein genannten Rekursgrundes der unrichtigen rechtliche Beurteilung sehen wollte - missachten, dass unbekämpft feststeht (AM 3594/2013 3): „Das Zeichen wird überwiegend als beschreibender Zusatz der Fachspezialisierung des Anmelders verwendet, nicht jedoch als individualisierender Unternehmenshinweis.“

Insoweit wird dieser Rekursgrund nicht prozessordnungsgemäß vorgetragen (JBl 1957, 566; EFSlg 64.142; RIS-Justiz RS0041585; RS0043603; RS0043312 [insb T12]). Wird aber die Rechtsrüge nicht gesetz mäßig ausgeführt, weil etwa der Rechtsmittelwerber nicht von den getroffenen Feststellungen ausgeht, dann liegt in Wahrheit keine Rechtsrüge vor, sodass die rechtliche Beurteilung der Behörde erster Instanz nicht überprüft werden darf (Kodek in Rech berger , ZPO 4 § 471 Rz 9; RIS-Justiz RS0043603 [T2]; RS0042359; ausdrücklich zu § 66 Abs 1 Z 4 AußStrG: RIS-Justiz RS0043312).

2.7. Der im Rechtsmittel betonte Bekanntheitsgrad eines Zei chens - also die Angabe, wie weit die beteiligten Verkehrskreise das Zeichen überhaupt kennen - sagt über seine Ver kehrs geltung noch nichts aus (RIS-Justiz RS0078788). Verkehrsgeltung wäre nur anzunehmen, wenn ein nicht unbeträchtlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Bezeichnung einen Hinweis auf einen bestimmten Rechtsträger, ein be stimmtes Unternehmen erblickt (RIS-Justiz RS0078751; 4 Ob 229/03k – Autobelehnung; 4 Ob 12/05a – Vital Ressort). Das ist hier nach den vom Rekursgericht zu übernehmenden Sachverhaltsannahmen des Patentamts nicht der Fall.

Das Rekursgericht merkt jedoch auch an, dass die Urkunden, die der Antragsteller dem Patentamt vorgelegt hat, keine Verkehrsgeltung belegen sondern nur den Umstand, dass der Antragsteller die Wendung „Tankstellenanwalt“ verwendet (zum Beispiel auf der Visitenkarte, durch seine Domain und in Inseraten), sich (dadurch) selbst so bezeichnet sowie – ohne ableitbare quantifizierende Umstände offenzulegen – sich so bezeichnen lässt.

3. Da die Entscheidung keine Rechtsfragen von der Qua lität des § 62 Abs 1 AußStrG aufwarf und über den Ein zelfall hinaus nicht bedeutsam ist (RIS-Justiz RS0111880), ist der Revisionsrekurs nicht zulässig.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands, der – wie hier – rein vermögensrechtlicher Natur ist, aber nicht in einem Geldbetrag besteht, EUR 30.000,-- übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.