34R91/14y – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** in der Markenrechtssache der Antragstellerinnen 1. G***** und 2. O***** gegen die Antragsgegnerin R***** wegen Löschung der Marken AT 179.727, AT 179.728, AT 209.916, AT 210.192, AT 233.233, AT 233.234, AT 233.235 und AT 234.397 über den Kostenrekurs der Antragstellerinnen (Rekursinteresse: EUR 11.195,15) gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Pa tentamts vom 31.3.2014, Nm 61 68/2007 35, -36 und -37, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Kostenrekurs wird teilweise Folge gegeben und die angefochtene Endentscheidung in ihrer Kostenentscheidung dahin abgeändert, dass sie einschließlich des in Rechtskraft erwachsenen Kostenzuspruchs an die Antragstellerinnen von EUR 16.496,62 insgesamt zu lauten hat:

«Die Antragsgegnerin ist schuldig, den Antragstellerinnen die mit EUR 16.979,-- (darin EUR 4.331,30 Barauslagen) bestimmten Kosten des Verfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.»

Die Antragstellerinnen sind schuldig, der Antragsgegnerin die mit EUR 561,96 (darin EUR 93,66 USt) bestimmten Kosten der Rekursbeantwortung binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Revisionsrekurs ist jedenfalls unzulässig.

Begründung

Die Antragstellerinnen brachten am 26.4.2007 einen Schriftsatz ein, mit dem sie die Löschung folgender acht [daher acht Geschäftszahlen des Patentamts] österreichischer Marken beantragten:

In Bezug auf alle angegriffenen Marken wurde das Verfahren eingestellt. Der letzte Einstellungsbeschluss vom 31.3.2014 enthält die bekämpfte Kostenentscheidung.

[...]

Die Antragsgegnerin beantragte am 10.8.2007 (ON 2), die Frist für die Erstattung der Gegenschrift um sechs Monate zu erstrecken, weil gegen die Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 durch Dritte ein Antrag auf Erklärung des Verfalls eingebracht worden sei und der Bestand dieser Marke von wesentlicher Bedeutung für dieses Verfahren sei. Diesen An trag bewilligte die Nichtigkeitsabteilung am 27.8.2007.

Am 29.8.2007 beantragte die Antragsgegnerin die Unterbrechung des Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des HABM über den Antrag auf Erklärung des Verfalls der Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 (ON 3).

Mit Schriftsatz vom 14.9.2007 (ON 4) äußerten sich die Antragstellerinnen zum Unterbrechungsantrag: Dieser sei allein in der Absicht gestellt worden, das Verfahren zu ver zögern. Das von dritter Seite angestrengte Verfahren vor dem HABM sei bereits von Amts wegen beendet worden, weil der Antragsteller keine Gebühren entrichtet habe. Zum Beweis legten die Antragstellerinnen eine Bestätigung des HABM vom 2.7.2007 vor.

Mit Schriftsatz vom 21.9.2007 (ON 5) brachten die Antragstellerinnen eine „ergänzende Äußerung zum Unterbrechungsantrag“ ein. Die Antragsgegnerin habe – nach Einbringung des Löschungsantrags – die Neuregistrierung der Marke TORO ROSSO am 4.7.2007 unter der AT 239.472 beim Österreichischen Patentamt bewirkt. Auch gegen diese Marke werde ein Löschungsantrag eingebracht.

Mit Schriftsatz vom 1.10.2007 (ON 6) legten die Antrag stellerinnen zur Bestätigung, dass kein Verfahren vor dem HABM zur Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 anhängig sei, einen aktuellen Auszug aus der Online-Datenbank des HABM vom 28.9.2007 vor.

Die Nichtigkeitsabteilung wies mit Beschluss vom 9.10.2007 den Antrag der Antragsgegnerin auf Unterbrechung des Verfahrens ab. Ein Nichtigkeitsverfahren vor dem HABM sei zur Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 nicht anhängig, weshalb keine die Unterbrechung des Verfahrens rechtfertigende Vorfrage vorliege.

Die Antragsgegnerin beantragte am 29.10.2007 (ON 7), die für die Erstattung der Gegenschrift verlängerte Frist „zunächst“ um weitere zwei Monate zu erstrecken. Der Antrag wurde am 31.10.2007 bewilligt.

Am 29.10.2007 (ON 8) beantragte die Antragsgegnerin die Unterbrechung des gegenständlichen Verfahrens bis zur rechtskräftigen Entscheidung des HABM über den Verfall der Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 und bis zur rechtskräftigen Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über die Unwirksamerklärung der IR 561.359. Die Antragsgegnerin habe die beiden Anträge am 24.10.2007 eingebracht.

Die Antragsgegnerin beantragte am 21.12.2007 (ON 9), die für die Erstattung der Gegenschrift am 31.10.2007 verlängerte Frist um weitere zwei Monate zu erstrecken.

Auf Aufforderung durch die Nichtigkeitsabteilung er statteten die Antragstellerinnen am 21.1.2008 (ON 10) eine Äußerung zum Unterbrechungsantrag und beantragten, dem Antrag auf Unterbrechung weder für die Verfahren Nm 61/2007 bis Nm 68/2007 noch gesondert für die Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 bis zur rechtskräftigen Entscheidung des HABM bzw. des Österreichischen Patentamts stattzugeben. Die beiden älteren Marken seien für die Verfahren Nm 61/2007 bis Nm 64/2007 irrelevant, weil der Löschungsgrund des § 33a MSchG geltend gemacht worden sei. Weiters sei der Antrag auf Fristerstreckung für die Erstattung der Gegenschrift abzuweisen und eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Mit Beschluss vom 25.1.2008 (ON 10) wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Unterbrechung und den Antrag auf Fristerstreckung für die Einbringung der Gegenschrift ab. Die Marken AT 179.727 und AT 179.728 sowie die Marken AT 209.916 und AT 210.192 seien wegen nicht ausreichender Benutzung angegriffen worden, sodass der Ausgang der beiden anhängigen Löschungsverfahren keine Relevanz für diese Verfahren habe. Die Marken AT 233.233, AT 233.234, AT 233.235 und AT 234.397 seien wegen der verwechselbaren Ähnlichkeit mit den Marken der Antragstellerinnen angegriffen worden. Eine Unterbrechung sei nicht gerechtfertigt, weil die Antragstellerinnen die Benutzung durch die Vorlage von Unterlagen glaubhaft gemacht hätten. Die Nichtigkeitsabteilung räumte der Antragsgegnerin eine nicht erstreckbare Frist von zwei Wochen für die Einbringung der Gegenschrift ein.

Mit Beschluss vom 11.1.2008 (ON 11) stellte die Rechts abteilung Österreichische Marken fest, dass die Marken AT 233.233, AT 233.234, AT 233.235 und AT 234.397 mit Wirksamkeit vom 14.11.2007 gemäß § 29 Abs 1 Z 1 MSchG teilweise gelöscht wurden, nämlich durch die Einschränkung der Klasse 33 auf „alkoholische Getränke (ausgenommen Bier und Weine) gemischt mit Energy Drinks oder anderen mit Koffein versetzten nicht alkoholischen Getränken“.

Die Antragsgegnerin brachte am 20.2.2008 (ON 12) fristgerecht die Gegenschrift ein und beantragte, die Lö schungsanträge der Antragstellerinnen abzuweisen. Die Mar ken TORO ROSSO/TORO ROJO seien als spanische/italienische Über setzung von Red Bull durch die Verwendung der berühmten Marke RED BULL ausreichend benutzt worden. TORO ROSSO werde auch durch das Formel 1 Team Scuderia TORO ROSSO (italienisch für RED BULL) mit Zustimmung der Antragsgegnerin aus reichend verwendet.

Mit Schriftsatz vom 13.5.2008 (ON 13) teilten die Antragstellerinnen mit, dass zu den Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 hinsichtlich der österreichischen Marken AT 179.727 und AT 179.728 eine mündliche Verhandlung über den Löschungsgrund nach § 33a MSchG durchgeführt werden könne, während im Hinblick auf den Löschungsgrund nach § 30 MSchG nicht auf einer mündlichen Verhandlung beharrt werde.

Die Nichtigkeitsabteilung beraumte für den 27.8.2008 eine mündliche Verhandlung in den Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 an (ON 12-14).

Mit der „Ergänzenden Mitteilung“ vom 16.6.2008 (ON 14) teilten die Antragstellerinnen mit, dass in den Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 betreffend die beiden Marken AT 179.727 und AT 179.728 der Löschungsgrund des § 30 MSchG fallen gelassen werde.

Am 20.8.2008 (ON 15) teilte die Antragsgegnerin zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 mit, dass sie die freiwillige Löschung der Marken AT 179.727 und AT 179.728 beantragt habe, weshalb die beiden Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007 einzustellen wären.

Mit Beschlüssen (ON 16) der Rechtsabteilung vom 21.8.2008 wurden die Marken AT 179.727 und AT 179.728 gemäß § 29 Abs 1 Z 1 MSchG mit Wirksamkeit vom 20.8.2008 gelöscht.

Am 22.8.2008 (ON 17) brachten die Antragstellerinnen vor, sie hätten ein rechtliches Interesse an der Durchführung der Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007, weil die Löschung der beiden Marken lediglich ex nunc erfolge, während durch den Löschungsantrag nach § 33a MSchG eine Löschung rückwirkend zum 23.12.2003 angestrebt werde, was für das Verfahren T 165/07 vor dem HABM von Bedeutung sei.

Am 25.8.2008 (ON 18) brachte die Antragsgegnerin eine Replik zur Äußerung der Antragstellerin vom 22.8.2008 ein. Ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen auf Durchführung der Verfahren bestehe nicht, weil auch im Verfahren T 165/07 die beiden gelöschten Marken bereits vom Verfahren ausgenommen worden seien.

Die Nichtigkeitsabteilung verfügte am 26.8.2008 die Abberaumung der mündlichen Verhandlung (ON 15-18) zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 wegen der Löschung der beiden Marken und stellte fest, dass nach dem bisherigen Vor bringen ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen auf Durchführung des Verfahrens nicht vorliege.

Die Antragstellerinnen legten mit Schriftsatz vom 12.9.2008 (ON 19) Kostenverzeichnis zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 vor und führten aus, im gegenständlichen Fall seien zwei Marken betroffen, sodass als Bemessungsgrundlage für jede Marke im Sinne der Bestimmungen der AHK jeweils ein Streitwert von EUR 36.000,-- heranzuziehen sei. Die Leistungen seien daher auf Basis eines Gesamtstreitwertes von EUR 72.000,-- zu verzeichnen gewesen.

Die Antragstellerinnen brachten am 3.10.2008 (ON 20) eine „ergänzende Äußerung“ ein. Die mündliche Verhandlung vor dem EuG am 24.9.2008 (T 165/07) habe bestätigt, dass die Antragstellerinnen ein rechtliches Interesse an der Durchführung der beiden Verfahren hätten, weil die rückwirkende Löschung der beiden Marken tatsächlich auch Bedeutung für das Verfahren T 165/07 habe und sich daraus auch die Unzulässigkeit der Neuregistrierung der Marken TORO ROSSO und TORO ROJO ergebe. Deshalb beharrten die Antragstellerinnen auf der Durchführung der beiden Verfahren Nm 61/2007 und Nm 62/2007. Hinsichtlich der übrigen Marken stützten die Antragstellerinnen ihre Anträge nun auch auf § 34 MSchG.

Die Nichtigkeitsabteilung teilte mit amtlicher Mitteilung vom 28.11.2008 zu Nm 61-68/2007 (ON 20) ua mit, dass hinsichtlich der Marken AT 179.727 und AT 179.728 der Löschungsgrund des § 30 MSchG fallen gelassen worden sei und beide Marken mit Wirksamkeit vom 20.8.2008 gelöscht wurden. Ein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen an der Durchführung der beiden Verfahren bestehe nicht, beide Marken seien die Basismarken für IR 711.210 und IR 711.157, die am 31.3.1999 registriert wurden und somit im Zeitpunkt der Antragstellung länger als 5 Jahre registriert gewesen seien, sodass eine rückwirkende Löschung der Basismarken keine Auswirkungen auf die internationalen Marken habe.

Mit Schriftsatz vom 20.2.2009 (ON 21) brachte die Antragsgegnerin eine „Replik auf die Äußerung der Antragstellerinnen vom 30. September 2008“ ein. Die Antragsgegnerin habe die Klage zu T 165/07 zurückgenommen, sodass kein rechtliches Interesse der Antragstellerinnen an der Durchführung des Verfahrens Nm 61/2007 und Nm 62/2007 bestehe. Weiters liege keine Umgehung des Benutzungszwanges durch die Neuregistrierung der beiden Marken TORO ROJO und TORO ROSSO vor, weil mit diesen Registrierungen Schutz für weitere Waren- und Dienstleistungsbereiche erlangt worden sei.

Am 23.2.2009 (ON 22) brachten die Antragstellerinnen einen weiteren Schriftsatz („Vorlage eines ergänzenden Kostenverzeichnisses“) ein. Sie beharr ten auf der Durchführung des Verfahrens, weil die Feststellung der mangelnden Benutzung der beiden Marken auch für die anderen Marken des Verfahrens (AT 209.916 und AT 210.192) dienlich sei.

Mit Beschluss vom 15.10.2009 (ON 21-22) verfügte die Nichtigkeitsabteilung zu Nm 61/2007 und Nm 62/2007 die Einstellung des Verfahrens auf Löschung der Marken AT 179.727 und AT 179.728. Die Antragsgegnerin sei schul dig, den Antragstellerinnen die Kosten des Verfahrens und der Vertretung in der Höhe von EUR 7.910,31 (darin enthalten EUR 1.168,38 USt und EUR 900,-- Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Gegen die Kostenentscheidung dieses Beschlusses mit Ausnahme der Zuerkennung der Barauslagen von EUR 900,-- richtete sich die Kostenberufung der Antragsgegnerin.

Dieser gab der Oberste Patent- und Markensenat mit Beschluss vom 22.9.2010 (ON 25) teilweise Folge und änderte die angefochtene Kostenentscheidung dahin ab, dass die Entscheidung über die Verfahrenskosten der Endentscheidung über sämtliche Löschungsanträge der Antragstellerinnen vom 26.4.2007 vorbehalten werde. Die Kosten des Berufungsverfahrens würden weitere Verfahrenskosten bilden. Zusätzlich sprach der Oberste Patent- und Markensenat auch aus, der Schriftsatz der Antragstellerinnen vom 13.5.2008 (ON 13) sei zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht not wendig gewesen, weil die Antragstellerinnen bereits mit Schriftsatz ON 10 eine mündliche Verhandlung beantragt hätten. Dass auf eine mündliche Verhandlung im Hinblick auf den Löschungsgrund des § 30 MSchG nicht beharrt werde, hätte auch in der mündlichen Verhandlung vorgebracht werden können. Ebenso sei der Schriftsatz vom 3.10.2008 (ON 20) zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung nicht notwendig gewesen, weil die Antragstellerinnen bereits mit Schriftsatz vom 22.8.2008 (ON 17) ihr rechtliches Interesse an der Durchführung des Verfahrens geltend gemacht hätten und weder die Neuregistrierungen noch das Verfahren T 165/07 eine Änderung des Standpunkts der Nichtigkeitsabteilung herbeigeführt hätten. Das Vorbringen im Schriftsatz vom 14.9.2007 (ON 4) sei so kurz, dass nur ein Honorar nach TP 2 RATG in Betracht komme.

Mit Bekanntgabe vom 23.8.2010 (nicht journalisiert) gaben die Antragstellerinnen bekannt, dass das HABM mit Entscheidung vom 29.6.2010 den Antrag auf Nichtigerklärung der Marke CTM 1.319.185 TORO abgewiesen habe.

Mit weiterer, an den Obersten Patent- und Markensenat gerichteter Bekanntgabe vom 8.10.2010 (ebenfalls nicht journalisiert) teilten die Antragstellerinnen den erfolgten Vertretungswechsel mit.

Mit weiterem Schriftsatz vom 30.11.2011 (ON 26) gaben die Antragstellerinnen bekannt, ihre Ansprüche hilfsweise auch auf Gemeinschaftsmarke CTM 1.500.917 TORO zu stützen.

Am 3.3.2011 erklärten die Antragstellerinnen hinsichtlich des Verfahrens Nm 63/2007 ihren Antrag auf Durchführung des Verfahrens zurückzuziehen (ON 27; ident mit ON 28).

Mit Beschluss vom 7.11.2011 (ON 23-27) verfügte die Nichtigkeitsabteilung zu Nm 63/2007 und Nm 64/2007 die Einstellung des Verfahrens auf Löschung der Marken AT 209.916 und AT 210.192 und behielt die Kostenentscheidung der Endentscheidung vor.

Unter Vorlage je einer beglaubigten Übersetzung der Entscheidung des HABM vom 10.2.2012 hinsichtlich der Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 beantragten die Antragstellerinnen am 19.4.2012 mit vier gesonderten Schriftsätzen zu Nm 65 bis 68/2007 die Fortsetzung des Verfahrens (ON 26 zu Nm 65/2007; im Übrigen nicht journalisiert).

Daraufhin beraumte die Nichtigkeitsabteilung die Ver hand lung über die Anträge auf Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234, AT 233.235 und AT 234.397 für den 12.10.2012 an (neuerliche ON 26).

In Reaktion darauf erklärte die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 9.10.2012 (ON 27) den erfolgten Klagsänderungen nicht zuzustimmen und teilte mit, dass sie die freiwillige Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234, AT 233.235 und AT 234.397 hinsichtlich der Klasse 33 veranlasst habe und den Bestand der Marke CTM 1.319.185 anfechten werde.

Mit Beschlüssen vom 10.10.2012 löschte die Rechtsabteilung die Marke AT 234.397 zur Gänze und die Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 in der Klasse 33 (ON 28 und 29).

Mit Schriftsatz vom 30.10.2012 entsprach die Antragsgegnerin dem Auftrag zur Vorlage beglaubigter Übersetzungen der Löschungsanträge ./17 und ./18 (neuerliche ON 29).

Mit neuerlich vier gesonderten Schriftsätzen vom 31.10.2012 (Konvolut ON 30) äußerten sich die Antragstellerinnen zum Unterbrechungsantrag der Antragsgegnerin und zu ihrer Bestreitung der Zulässigkeit von Klagsänderungen.

Mit Schriftsatz vom 4.3.2013 teilte die Antragsgegnerin mit, sie habe zwar den gegen die Gemeinschaftsmarke CTM 1.319.185 TORO beim HABM eingebrachten Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung mittlerweile zurückgezogen, halte aber den ebenfalls beim HABM eingebrachten Antrag auf Nichtigerklärung dieser Gemeinschaftsmarke und damit auch den Antrag auf Unterbrechung des Löschungsverfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung aufrecht.

Mit Beschluss vom 16.4.2013 (ON 29-31) verfügte die Nichtigkeitsabteilung zu Nm 65/2007 bis Nm 67/2007 die teilweise Einstellung des Verfahrens auf Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 hinsichtlich der Klasse 33 sowie die gänzliche Einstellung des Verfahrens auf Löschung der Marke AT 234.397 und behielt die Kostenentscheidung wiederum der Endentscheidung vor.

Mit Beschluss vom selben Tag wies sie den Unterbrechungsantrag der Antragsgegnerin hinsichtlich der Verfahren Nm 65/2007 bis Nm 67/2007 ab und ließ die Klagsausdehnung sowie die Antragsergänzung hinsichtlich CTM 1.500.917 TORO zu (ON 27-28).

In der Folge beraumte die Nichtigkeitsabteilung die Ver handlung zu Nm 65/2007 bis Nm 67/2007 über die Anträge auf Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 für den 27.11.2013 an (ON 32).

Mit Schriftsatz vom 20.11.2013 (ON 33) teilte die An trags gegnerin mit, sie habe die freiwillige Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 beantragt und stelle daher den Antrag auf Abberaumung der Verhandlung.

Am 21.11.2013 erstatteten die Antragstellerinnen noch eine umfangreiche Urkundenvorlage, mit der sie die Bösgläubigkeit der Antragsgegnerin unter Beweis zu stellen trachteten (ON 34).

Am 25.11.2013 beraumte daraufhin die Nichtigkeitsabteilung die für den 27.11.2013 anberaumte Verhandlung ab und räumte für die Stellung eines allfälligen Antrags auf Durchführung des Verfahrens und für die Vorlage eines Kostenverzeichnisses eine Frist von jeweils einer Woche ein (ON 33-34).

Mit Beschluss vom selben Tag (ON 35) ordnete die Rechtsabteilung die Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 an.

Mit Schriftsatz vom 29.11.2013 (ON 36) beantragten die Antragstellerinnen die Einstellung des Verfahrens und der Antragsgegnerin die tarifmäßigen Kosten aufzuerlegen.

Mit Schriftsatz vom selben Tag (ON 37) verzichtete auch die Antragsgegnerin auf die Durchführung des Verfahrens und legte ihrerseits ein Kostenverzeichnis vor.

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 31.3.2014 (ON 35-37) verfügte die Nichtigkeitsabteilung zu Nm 65 bis 67/2007 die Einstellung des Verfahrens auf Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235. Die Antragsgegnerin sei schuldig, den Antragstellerinnen die Kosten des Verfahrens und der Vertretung zu Nm 61 bis 68/2007 in der Höhe von EUR 16.496,62 (darin enthalten EUR 4.331,40 Barauslagen) binnen 14 Tagen zu ersetzen. Diese Marken seien mit Wirkung vom 21.11.2013 zur Gänze gelöscht worden. Da die Antragstellerinnen nicht auf der Durchführung des Verfahrens beharrt hätten, seien die Verfahren Nm 65 bis 67/2007 gemäß § 35 Abs 5 MSchG iVm § 117 PatG einzustellen. Hinsichtlich der übrigen Verfahren seien bereits zuvor Ein stellungsbeschlüsse gefasst worden. Die Antragstellerinnen hätten – da die Marken nach Erstattung der Gegenschrift weggefallen seien – einen Anspruch auf Kostenersatz. Die Kostenentscheidung orientiere sich am RATG unter Zugrundelegung eines Streitwerts gemäß § 5 Z 14 AHK. Die Nichtigkeitsabteilung gelangte unter detaillierter Bildung mehre rer Ver fahrensabschnitte und der Ausmittlung von Obsiegensquoten zum obigem Kostenzuspruch.

Die Nichtigkeitsabteilung wies auf die Daten der Verfahrenseinstellungen hin sowie auf den grundsätzlichen Kostenersatzanspruch des Antragstellers für den Fall des Verzichts auf die angefochtene Marke, der nur dann nicht bestehe, wenn der Antragsgegner keinen Anlass für den Löschungsantrag gegeben habe und die Marke während der Frist für die Erstattung der Gegenschrift erloschen sei. Bemessungsgrundlage sei die Summe der Streitwerte; gesonderte Schriftsätze seien grundsätzlich nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig, wenn die Inhalte in einem Schriftsatz hätten vorgebracht werden können.

Die Teil verzichte zu den Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 würden jeweils mit 25 % kalkuliert, der Teil verzicht zur Marke AT 234.397 mit 75 %; dabei ging die Nichtigkeitsabteilung vom Umfang der jeweils betroffenen Warenklassen aus.

Die Nichtigkeitsabteilung ging – weil die damit beweisbelasteten Antragstellerinnen eine vorprozessuale Aufforderung nicht behauptet hatten – nicht davon aus, dass die Antragsgegnerin Anlass zur Antragstellung gegeben habe.

In Bezug auf die Marken AT 179.727, AT 179.728, AT 209.916 und AT 210.192 hätten die Antragstellerinnen einen Kostenersatzanspruch, weil der jeweilige die Verfahrenseinstellung begründende (Teil )Verzicht nach Ablauf der (verlängerten) Frist zur Gegenschrift erfolgt sei.

Von den Antragsgebühren stehe den Antragstellerinnen daher drei Mal ein Anteil von 75 %, ein Mal ein Anteil von 25 % und vier Mal ein Anteil von 100 % zu.

Barauslagen, die die Antragsgegnerin verzeichnet habe, seien nicht gegenzurechnen. Die von der Antragsgegnerin angestrengten Verfahren seien zur zweckentsprechenden Rechtsverteidigung nicht notwendig gewesen.

Die Schriftsatzkosten seien in den einzelnen Verfahrensabschnitten nach den Obsiegensquoten zu bestimmen und nach § 41 Abs 1 ZPO gegenzurechnen. Bis zu den Teilverzichten der Antragsgegnerin ergäbe sich dabei ein anteiliger Anspruch der Antragstellerinnen von fünf Achteln.

Im Verfahrensabschnitt „Kostenberufung“ sei von einem gleichteiligen Erfolg beider Streitteile auszugehen, sodass jede Seite ihre dafür aufgewendeten Kosten selbst trage.

Für bestimmte Schriftsätze (vom 1.10.2007, 13.5.2008, 3.10.2008 und 5.8.2010) stehe kein Ersatz zu, jener vom 14.9.2007 sei nach TP 2 zu honorieren und jener vom 25.8.2010 nach TP 1.

Die Fahrtkosten für die mündliche Verhandlung vom 16.10.2012 seien vom Einheitssatz gedeckt, die weiteren Barauslagen für diese Verhandlung seien nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig gewesen.

Gegen die Kostenentscheidung dieses Beschlusses rich tet sich der Kostenrekurs der Antragstellerinnen. Sie be an tragen, ihnen über den zugesprochenen Betrag hinaus weitere Kosten von EUR 11.195,14 (darin enthalten EUR 2.270,64 Barauslagen) zuzusprechen.

Die Antragsgegnerin beantragt, dem Kostenrekurs nicht Folge zu geben.

Der Rekurs ist teilweise berechtigt.

1. Zwar machen die Antragstellerinnen auch den Rekursgrund der Mangelhaftigkeit des Verfahrens geltend, führen ihn jedoch über den Vorwurf teilweise nicht nachvollziehbarer Ermessensausübung hinaus nicht aus (S 2 des Kostenrekurses), sodass sich mangels Substanziierung ein Eingehen darauf erübrigt.

2. Voranzustellen ist, worauf die Rekursbeantwortung mit Recht hinweist, dass der Nichtigkeitsabteilung die Rechtsmeinung des Obersten Patent- und Markensenats über grundsätzliche Fragen des Kostenersatzes im Nichtigkeitsverfahren im Allgemeinen und zur Frage der Er satzpflicht einzelner Vertretungshandlungen im Besonderen - wenngleich nur im Vorgriff - überbunden wurde (infolge genereller Anwendbarkeit der ZPO; vgl die ErlRV, abgedruckt bei Kucsko, MSchG³ § 40 Anm 2; allg Beetz in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 39 Rz 66 ff).

3. Ungeachtet der Kritik im Rekurs an der von der Nichtigkeitsabteilung übernommenen und auf den Fall im Detail angewendeten kostenersatzrechtlichen Sichtweise des Obersten Patent- und Markensenats sieht das Rekursgericht keinen Anlass, davon abzuweichen.

3.1. Die Antragstellerinnen übersehen mit ihrer Argumentation, die Antragsgegnerin habe die Löschungsverfahren rechtsmissbräuchlich verschleppt und daher keinen Anspruch auf Kostenersatz, dass die Nichtigkeitsabteilung im Sinn der Rechtsansicht des Obersten Patent- und Markensenats zu Om 7/10 Verfahrensabschnitte bildete und nach freiem Er messen die Obsiegensquoten ausmittelte. Wörtlich lautet die Entscheidung Om 7/10 dazu (ähnlich bereits Om 16/04 PBl 2006, 15):

„Über den Ersatz der Verfahrenskosten ist gemäß § 42 MSchG iVm § 122 PatG – vorbehaltlich der Regelung der § 122 Abs 2 und § 117 PatG – in sinngemäßer Anwendung der §§ 40 bis 55 ZPO zu entscheiden. Wenn eine Partei teils obsiegt, teils unterliegt, sind gemäß § 43 Abs 1 ZPO die Kosten gegeneinander aufzuheben oder verhältnismäßig zu teilen. Handelt es sich um Ansprüche, die nicht in Geld bestehen, ist das Verhältnis des erfolgreichen und des abgewiesenen Begehrens nach freiem Ermessen auszumitteln. Als Maßstab dafür, inwieweit die eine Partei als obsiegend, die andere als unterliegend anzusehen ist, ist primär auf den Gesamtstreitwert abzustellen. Hat das Gericht hiebei nicht über Geldforderungen, sondern über andere Ansprüche zu erkennen, dann ist bei teilweisem Obsiegen und teilweisem Unterliegen das Verhältnis der einzelnen Begehren zueinander abzuwägen, wobei dem Gericht ein größerer Beurteilungsspielraum zukommt. Dabei ist vor allem die unterschiedliche rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Teilbegehren von Bedeutung, aber auch der jeweilige Verfahrensaufwand (M. Bydlinsky in Fasching/Konecny² § 43 ZPO Rz 2). Kommt es zu einer Änderung des Streitgegenstands im Verfahren, ist zur Ermittlung des zustehenden Kostenersatzes für jeden Verfahrensabschnitt der Prozesserfolg zu ermitteln (M. Bydlinski Rz 11).“

3.2. Wenn aufgrund des am 14.11.2007 eingelangten An trags der Antragsgegnerin die Rechtsabteilung mit Be schluss vom 11.1.2008 aufgrund einer Einschränkung die teil weise Löschung der Marken AT 233.233, AT 233.234, AT 233.235 und AT 239.427 anordnet und dieser Antrag noch innerhalb der Frist für die Erstattung der Gegenschrift ge stellt wurde, so geht die Nichtigkeitsabteilung allein unter dem Aspekt des Kostenersatzes zu Recht von der Anwendbarkeit von § 35 Abs 5 MSchG iVm § 117 PatG zu Gunsten der Antragsgegnerin aus (vgl Om 16/92 ÖBl 1993, 155 = PBl 1993, 178). Dass die Nichtigkeitsabteilung über Antrag die Frist für die Erstattung der Gegenschrift mehrfach erstreckte, spricht im Übrigen gegen die Behauptung des Rechtsmissbrauchs, die für die Frage des Kostenersatzes deswegen von untergeordneter Rolle ist.

3.3. Aktenwidrig ist in diesem Zusammenhang die Rekurs behauptung (Pkt 4.2.), hinsichtlich der Marken AT 233.233, AT 233.234 und AT 233.235 sei zu den Waren der Klasse 33 keine Teileinstellung erfolgt: Dies ge schah mit Beschluss vom 16.4.2013 (ON 29-31). Im Sinne der Argumentation der Rekursgegnerin ist der Umstand, dass dieser Beschluss erst relativ spät im Ver fahren (und aufgrund anderer Erklärungen der Antragsgegnerin) erfolgte, für die Kostenersatzfrage nicht von Bedeutung, hätten es doch die Antragstellerinnen insoweit in der Hand gehabt, von sich aus ihre gegen diese Marken gerichteten Lö schungsanträge einzuschränken oder die Teileinstellung zu beantragen.

Außerdem sprach der Oberste Patent- und Markensenat in der Berufungsentscheidung Om 7/10 ausdrücklich aus:

„Entsprechend dem weiteren Fortgang des Verfahrens hat die Nichtigkeitsabteilung unter Zugrundelegung des verbleibenden Streitwerts oder nach weiteren freiwilligen Löschun gen unter Zugrundelegung des jeweiligen reduzierten Streitwerts weitere Verfahrensabschnitte zu bilden und für jeden Ver fah rensabschnitt den Prozesserfolg zu ermitteln.“ (Her vorhebung durch das Rekursgericht).

Die im Rekurs zitierte Entscheidung Om 4/10 setzt sich mit dieser Frage hingegen nicht auseinander. Diese Ausführungen beachtend versagt die wesentliche Rekursbehauptung, die Nichtigkeitsabteilung habe § 117 PatG (iVm § 35 Abs 5 MSchG) in diesen Fällen zu Un recht angewendet.

3.4. Das Rekursgericht hat auch keine Bedenken gegen die Be wertung dieser Einschränkungen für die Obsiegensquoten: Anderes als die Rekurswerberin behauptet hat die Nichtigkeitsabteilung nämlich nachvollziehbar offengelegt, aus welchen rechtlichen und wirtschaftlichen Erwägungen heraus sie zu ihrer Be wertung gelangt ist (S 2 des angefochtenen Beschlusses). Damit hat sie ihren Ermessensspielraum nicht über schritten (RIS-Justiz RS0035831), sodass kein Korrekturbedarf besteht.

3.5. Mit der Behauptung, die Antragsgegnerin habe Anlass zur Antragstellung gegeben und sei daher kostenersatzpflichtig, verstoßen die Rekurswerberinnen nicht nur gegen das Neuerungsverbot (§ 42 Abs 3 MSchG iVm § 142 Abs 3 PatG; näher Kodek in Rechberger , ZPO 4 § 526 Rz 3), sondern setzen sich auch zur Feststellung im angefochtenen Rekurs in Widerspruch, dass eine vorprozessuale Aufforderung „[...] weder behauptet noch aktenkundig ist“ (S 2). Im Übri gen gesteht der Rekurs ohnehin zu, dass eine solche Auf forderung gar nicht erfolgt ist (Pkt 5.2.). Eine weitere Auseinandersetzung mit dieser Argumentation ist daher nicht erforderlich (weiterführend etwa Om 13/12).

3.6. Dass die Nichtigkeitsabteilung an die Rechtsansicht des Obersten Patent- und Markensenats gebunden war (vgl oben Pkt 2.), zeigt auch die Rekursbeantwortung zu treffend auf. Die Nichtigkeitsabteilung hat daher zu Recht jene Positionen im Kostenverzeichnis nicht oder geringer als verzeichnet honoriert, auf die bereits der Oberste Patent- und Markensenat in der Berufungsentscheidung eingegangen ist. Auch das Rekursgericht sieht trotz des detailliert gehaltenen Rekursvorbringens zu diesen Fragen keinen Grund dafür, von der Beurteilung in der Entscheidung Om 7/10 abzurücken. Zur Vermeidung von Wiederholungen kann auf die diesbezüglichen Ausführungen im angefochtenen Beschluss verwiesen werden.

3.7. Die Fahrtspesen vom 16.10.2012 stehen nicht zu, weil sie entgegen dem sinngemäß anzuwendenden § 54 Abs 1 ZPO nicht bescheinigt wurden (RIS-Justiz RLE0000009; 6 Ob 227/99x), sodass irrelevant ist, dass sie im Sinne des Standpunktes der Rekurswerberinnen vom einfachen Einheitssatz nicht ge deckt wären (allgemein zum Fahrtkostenersatz von Anwälten vgl Obermaier, Kostenhandbuch² Rz 631 und 700).

3.8. Zu den frustrierten Reise- und Dolmetschkosten ist zunächst darauf hinzuweisen, dass weder Adela Lario Rivas noch Rechtsanwalt Sergio Portela zur Verhandlung am 27.11.2013 geladen waren, ihr Erscheinen also durch keine Ver fügung der Nichtigkeitsabteilung veranlasst gewesen wäre. Tatsächlich kündigten die Antragstellerinnen erst mit Urkundenvorlage vom 21.11.2013 (ON 34) an, Adela Lario Rivas zur Verhandlung stellig zu machen, obwohl ihrer Vertreterin die Ladung bereits am 17.10.2013 zugegangen war. Diese Kosten haben daher die Antragstellerinnen selbst und ohne Veranlassung durch die Nichtigkeitsabteilung oder durch die Antragsgegnerin verursacht, obwohl sie selbst erwarteten, dass die Antragsgegnerin die angefochtenen Marken wiederum „im allerletzten Moment vor der Verhandlung“ löschen werde (Kostenrekurs Pkt 8.9.). In dieser Erwartungshaltung wäre es ihnen jedenfalls zumutbar gewesen, kostenlos stornierbare Buchungen vorzunehmen. Gerade auch weil den Antragstellerinnen nicht klar sein konnte, ob die Nichtigkeitsabteilung die beantragten Einvernahmen in der Verhandlung vom 27.11.2013 überhaupt durchführen würde, wäre die Anreise nicht zweckmäßig gewesen. Insgesamt hat die Nichtigkeitsabteilung daher all diese Kosten zutreffend als nicht zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung dienlich angesehen.

3.9. Berechtigt ist der Rekurs nur in der Frage des Ersatzes der Kosten des Verfahrens vor dem Obersten Patent- und Markensenat. Von einem annähernd gleichteiligen Obsiegen der Parteien in diesem Verfahrensabschnitt kann deswegen nicht ausgegangen werden, weil der Oberste Patent- und Markensenat die Entscheidung über die Verfahrenskosten der Endentscheidung über sämtliche Löschungsanträge vorbehielt und aussprach, dass auch die Kosten des Berufungsverfahrens weitere Verfahrenskosten bilden. Dass der Oberste Patent- und Markensenat im Vorgriff auf die erst danach zu treffende Kostenentscheidung bereits Ausführungen zum Ersatz einzelner Vertretungsleistungen der Antragstellerinnenvertreterin machte, ändert nichts daran, dass ein Kostenvorbehalt ausgesprochen wurde, sodass sich die Ersatzpflicht für die Kosten des Berufungsverfahrens am sonstigen Prozesserfolg zu orientieren hat. Ausgehend davon haben die Antragstellerinnen sehr wohl Anspruch auf Ersatz der Kosten der Berufungsbeantwortung, allerdings nicht wie verzeichnet nach TP 3B RATG, sondern, weil es sich um ein reines Kostenberufungsverfahren handelte, nach TP 3A I Z 5 lit b RATG (vgl Om 12/01 PBl 2002, 126; Om 3/12 PBl 2012, 208), sodass nach § 23 Abs 3 RATG auch nur ein Einheitssatz von 60 % zusteht (zustehender Gesamtbetrag daher: EUR 482,38).

4. Die Kostenentscheidung im Rekursverfahren stützt sich auf § 35 Abs 5 MSchG iVm §§ 122 Abs 1 und 142 Abs 3 Z 1 PatG, §§ 43 Abs 2 zweiter Fall und 50 Abs 1 ZPO. Maßgeblich ist der überwiegend man gelnde Rekurserfolg, da die Antragstellerinnen mit weniger als 5 % des Rekursinteresses durchgedrungen sind. Da bei Berücksichtigung des Zuspruchs kein Tarifsprung nach dem RATG eintritt, hat die bloß geringfügig unterliegende Antragsgegnerin Anspruch auf Ersatz der Kosten der Rekursbeantwortung, die nach dem richtigen Tarifansatz nach TP 3A I Z 5 lit b RATG verzeichnet wurden (Om 11/12; vgl allg Obermaier, Kostenhandbuch² Rz 142).

Der Revisionsrekurs ist gemäß § 42 MSchG iVm § 528 Abs 2 Z 3 ZPO jedenfalls unzulässig (zB Dokalik in Kucsko/Schu macher, marken.schutz² § 41 Rz 16).