34R21/14d – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht ***** wegen Eintragung der Wortmarke SHIFTING THE LIMITS über die als Rekurs zu wertende Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 4.5.2012, AM 3275/2011 4, in nicht öffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird Folge gegeben.

Die angefochtene Entscheidung der Rechtsabteilung des Patentamts wird geändert und lautet:

«Die Wortmarke SHIFTING THE LIMITS ist in das Markenregister im beantragten Umfang für die Waren- und Dienstleistungsklassen 01, 06, 07, 09 und 42 einzutragen.»

Begründung

Die Antragstellerin beantragte die Eintragung der Wortmarke

SHIFTING THE LIMITS

für die aus dem Spruch ersichtlichen Waren- und Dienstleistungsklassen mit nachstehendem Umfang:

01 Schutzgase zum Schweißen; Schweißmittel (alle vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind).

06 Unedle Metalle und deren Legierungen; Kabel aus Metall (nicht für elektrische Zwecke); Drähte aus Metall (nicht für elektrische Zwecke), insbesondere zum Schweißen und Löten; Metallflaschen für Druckgase; Schweißstäbe aus Metall (alle vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind); Kartuschen und Tanks aus Metall.

07 Schweiß- oder Schneideapparate (nicht elektrisch); Schweißbrenner; (alle vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind).

09 Elektrische Ladegeräte für Akkumulatoren und/oder Elektrofahrzeuge, insbesondere Personenkraftwagen, Fahrräder, Motorräder oder Boote; Ladestationen und/oder Elektrotankstellen für elektrische Akkumulatoren und/oder Elektrofahrzeuge; Speicher für elektrische Energie, insbesondere Sonnenenergie; Brennstoffzellen; Energieversorgungssysteme mit Brennstoffzellen, insbesondere für Häuser, Fabriken und Elektrofahrzeuge; Photovoltaikanlage zur Umwandlung von Flüssigkeiten in Gase mittels elektrischer Energie, insbesondere Sonnenenergie; Licht- oder Laserschweißgeräte (nicht für medizinische Zwecke); elektrische Schweiß- oder Schneidgeräte insbesondere Lichtbogenschweißgeräte; Schweißelektroden, Strom- und Spannungsumwandler, insbesondere für Schweißgeräte; Stromquellen, insbesondere Inverterstromquellen, Frequenzumrichter, Plasma-Schweißstromquellen; Transformatoren, Photovoltaik-Anlagen; Teile von Photovoltaik-Anlagen, nämlich Wechselrichter; Bauteile zur Schweißautomation; elektrische Fahrantriebe für Fahrzeuge, Steuerungen für Handlinggeräte oder Roboter, Mikroprozessorsteuerungen für alle obgenannten Waren; Computer-Software auf Datenträgern; Teile aller vorgenannten Waren soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind.

42 Technische Beratung und Projekt- oder Konstruktionsplanung bei der Entwicklung von Stromquellen und Schweißgeräten, Geräten und Steuerungen, insbesondere in Verbindung mit Elektroniksystemen für Stromquellen oder Schweißgeräte; technische Beratung und Projekt- oder Konstruktionsplanung bei der Entwicklung von Photovoltaik-Anlagen und Wechselrichtern; technische Beratung und Projekt- oder Konstruktionsplanung bei der Entwicklung von Ladegeräten, Ladestationen, Elektrotankstellen; Computer-Software, insbesondere für Schweißgeräte, Photovoltaik-Anlagen, nämlich Wechselrichter, Ladegeräte für Akkumulatoren, für Steuerungen, für die Qualitätssicherung und für die Auftragsverwaltung; Entwicklung von neuen Schweißverfahren oder neuen Zusatzwerkstoffen für derartige Verfahren.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patent amt die Eintragung aus dem Grund des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG und wegen fehlenden Nachweises der Verkehrsgeltung nach § 4 Abs 2 MSchG ab. Die beteiligten Verkehrskreise würden im angemeldeten Zeichen im Zusammenhang keinen individualisierenden Unternehmenshinweis, sondern lediglich einen üblichen Werbeslogan sehen. Adressaten seien nicht nur Durchschnittsverbraucher, sondern auch Händler, wobei Letztere über gute Kenntnisse der gängigsten Handelssprache, des Englischen, verfügen würden. Im Übrigen komme ganz generell Englisch in der Wer bung vermehrt zum Einsatz. Es sei naheliegend, das Zeichen ohne jeden Interpretationsaufwand als „die Grenzen ver schie ben“ zu verstehen.

Dagegen richtet sich die (offenbar irrtümlich an den Obersten Patent- und Markensenat und damit tatsächlich) an die Rechtsmittelabteilung des Patentamts gerichtete Beschwerde der Antragstellerin, die nach der Gesetzesänderung durch die Patent- und Markenrechts-Novelle 2014, BGBl I 2013/126, ab 1.1.2014 als Rekurs zu werten ist, über den das Oberlandesgericht Wien zu entscheiden hat (§ 77c Abs 1 MSchG, § 176b Abs 1 Z 1 PatG). Beantragt wird, den Beschluss im Um fang der Schutzrechtsverweigerung abzuändern und das Zeichen zu registrieren.

Der Rekurs ist berechtigt.

1. Nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

1.1. Ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unter scheidungskraft zukommt, ist wie bei beschreibungsver dächtigen Zeichen anhand des Gesamteindrucks des Zeichens zu beurteilen (Koppensteiner, Markenrecht4, 82). Diese Eigenschaft kommt einer Marke zu, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann und so die Ur sprungsidentität garantiert, sodass die maßgeblichen Ver kehrskreise die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Her kunft unterscheiden können (EuGH C 108/97 – Chiemsee ; C 104/00 P – Companyline ; C 398/08 – Vorsprung durch Technik; C 104/01 – Orange, Rn 62; EuG T 471/07 – Tame it , Rn 15 mwN; RIS-Justiz RS0118396; zuletzt etwa 4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix; 4 Ob 36/14v – selective/line) .

1.2. Fehlt die Unterscheidungskraft, so kann das Zeichen die Hauptfunktion der Marke als betrieblicher Herkunftshinweis nicht erfüllen (OBm 1/11 – OXI-Effekt mwN; 4 Ob 38/06a – Shopping City mwN; RIS-Justiz RS0118396 [T7]). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungs hindernis be gründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen; jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (OBm 1/13 – Malzmeister mwN; 4 Ob 49/14f – My Taxi; ähnlich RIS-Justiz RS0122383). Dies bedeutet jedoch nicht, dass eine Marke im Zweifel zuzulassen ist: Aus Gründen der Rechtssicherheit sind Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht einzutragen (vgl EuGH C 104/01 – Orange , Rn 58 und 59; C 64/02 – Das Prinzip der Bequemlichkeit) .

1.3. Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis feh lender Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (Asperger in Kucsko/Schumacher, mar ken.schutz² § 4 Rz 57). Die Eignung zur Erfüllung der Her kunftsfunktion muss nach objektiven Kriterien unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit geprüft werden (4 Ob 10/14w – Jimi Hendrix mwN). Abzustellen ist auf die Wahrnehmung der beteiligten Verkehrskreise, also auf den Handel und/oder den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher dieser Waren und Dienstleistungen (Asperger aaO § 4 Rz 67 mwN der Rsp; EuGH C 104/01 – Orange , Rn 46 und 63; RIS-Justiz RS0079038 [T1]; RIS Justiz RS0114366 [T5]).

1.4. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gelten Zeichen dann als beschreibend, wenn sie für die beteiligten Verkehrskreise eine unmittelbare und ohne weiteres erkennbare Aussage über die Art, Natur, Beschaffenheit oder Ähnliches der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen ent halten, das heißt sie müssen sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zwischen dem fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen herstellen können (EuGH C 326/01 – Universaltelefonbuch , Rn 33 mwN; C 494/08 P – Pranahaus ; vgl zuletzt auch 4 Ob 11/14t – Express glass = RIS-Justiz RS0122383 [T1]; RS0117763, RS0066456, RS0066644).

1.5. Enthält das Zeichen dem gegenüber nur Andeutungen, ohne die damit bezeichnete Ware oder Dienstleistung konkret oder umfassend zu beschreiben, ist es nicht bloß beschreibend und daher auch ohne Verkehrsgeltung registrierbar (RIS-Justiz RS0109431 [T3]; RS0090799, RS0066456; 4 Ob 116/03t – immofinanz; 17 Ob 27/07f – ländleimmo; OBm 1/12 – Die grüne Linie).

Bloße Andeutungen stehen einer Eintragung daher in der Regel nicht entgegen, solange sie nur in phantasiehafter Weise auf bestimmte Eigenschaften hinweisen, ohne sie in sprach- oder verkehrsüblicher Form unmittelbar zu bezeichnen. Stellt also ein Zeichen nur einen Zusammenhang mit einem allgemeinen Begriff her, ohne etwas Bestimmtes über Herstellung oder Beschaffenheit der Ware oder Dienstleistung auszusagen, liegt keine beschreibende Angabe vor (17 Ob 33/08i – happykauf mwN; OBm 3/12 – Lounge.at; OBm 3/11 – Atelier Prive ; OBm 2/13 – Primera ua; 4 Ob 66/02p – Cornetto).

1.6. Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Phantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Phantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Phantasiebezeichnungen aufgefasst werden (RIS-Justiz RS0066644).

Kennzeichnungskraft fehlt hingegen, wenn der im Wort enthaltene Hinweis auf die Herstellung, die Beschaffenheit oder die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung innerhalb der beteiligten Verkehrskreise allgemein und ohne besondere Denkarbeit erfasst werden kann (ständige Rechtsprechung: RIS-Justiz RS0066456; 4 Ob 26/93 = ÖBl 1993, 99 – Smash; 4 Ob 158/05x – Steirerparkett). Dabei genügt es, wenn die strittige Wortfolge zumindest in einer der möglichen Bedeutungen beschreibenden Charakter hat (vgl etwa EuGH C 191/01 – Wrigley, Rn 32, und C 363/99 – Postkantoor, Rn 97; 4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care).

1.7. Ob Begriffe, die einer Fremdsprache entnommen sind, unterscheidungskräftig sind, hängt davon ab, ob ihre Kenntnis im Inland im Prioritätszeitpunkt so weit verbreitet war, dass der inländische Verkehr einen die Kennzeichnungsfunktion ausschließenden Sinngehalt erkennen konnte (4 Ob 7/05s = wbl 2005, 387 – car care; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 17 Ob 21/07y – Anti-Aging-Küche; 4 Ob 11/14t – Express glass). Das kann selbst dann zutreffen, wenn die Bezeichnung in der Fremdsprache selbst nicht gebräuchlich ist (4 Ob 277/04w – Powerfood; 4 Ob 28/06f – Firekiller; 4 Ob 38/06a – Shopping City).

1.8. Die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, auf die sich diese Marke bezieht, ist nicht schon wegen einer solchen Verwendung ausgeschlossen (EuGH C 398/08 P– Vorsprung durch Technik, Rn 35 mwN).

Auch aus mehreren Worten zusammengesetzte Marken, etwa Werbeslogans, sind daher nach denselben Kriterien zu prüfen wie herkömmliche Wortmarken (RIS-Justiz RS0122385 [T1]). Sie sind dann nicht schutzfähig, wenn der Satz oder Satzteil nur eine beschreibende Aussage über die Ware oder Dienstleistung enthält (17 Ob 21/11d – echte Berg e : als Synonym für prächtige, hohe Berge nicht unterscheidungskräftig; 4 Ob 36/14v – selective/line mwN). Anderes gilt, wenn die Wortfolge eine interpretationsbedürftige Aussage enthält (OBm 1/12 – Die grüne Linie mwN; 17 Ob 15/07s – we will rock you: unterscheidungskräftig für Ton- und Videoaufzeichnungen; VwGH 2009/03/0020 – Doc around the clock: unterscheidungskräftig für ärztliche Dienstleistungen; RIS-Justiz RS0122385). Es sind dabei sämtliche Bestandteile und diese als Ganzes zu betrachten (EuGH C 64/02 – Das Prinzip Der Bequemlichkeit , Rn 27 f; Koppensteiner aaO 77 f mwN). Entscheidend bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft eines auch als Werbeslogan in Betracht kommenden Zeichens ist, ob der Verkehr aus dem Slogan zumindest gleichzeitig auch einen Herkunftshinweis entnimmt (EuGH C 398/08 P – Vorsprung durch Technik, Rn 45; RIS-Justiz RS0122385 [T3]).

Unterscheidungskraft fehlt neben beschreibenden Slogans vor allem üblichen Anpreisungen (Ingerl/Rohnke, MarkenG³ § 8 Rz 144); solche sind als Marke nicht schützbar (Koppensteiner, Markenrecht 4 , 84 mwN).

2. Auf dieser Grundlage besitzt das angemeldete Zeichen Unterscheidungskraft.

2.1. Die Kennzeichnungskraft von Wortverbindungen hängt wie gesagt davon ab, ob die zu beurteilende Wortverbindung als normale Ausdrucksweise aufgefasst werden kann, um im üblichen Sprachgebrauch die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen oder dessen wesentliche Merkmale wiederzugeben (ÖBl 2002/25 – Internetfactory). Die Verbindung von für sich allein im üblichen Sprachgebrauch verwendeten Ausdrücken ist dann nicht rein beschreibend, wenn die der Struktur nach dadurch geschaffene ungewöhnliche Verbindung dieser Worte kein bekannter Ausdruck der verwendeten Sprache ist, um die Ware oder das Unternehmen zu bezeichnen (ÖBl 2002/25 – Internetfactory ; 4 Ob 186/03m – djshop).

2.2. Maßgeblich ist daher, welche Bedeutung das Publikum, das sich für das von der Antragstellerin unter dem Zeichen angebotene Waren- und Dienstleistungssortiment interessiert, dem Zeichen beimisst. Das Rekursgericht ist der Auffassung, dass die angesprochenen Konsumenten und Händler nicht ohne Weiteres, das heißt ohne längeren Denkprozess und ohne Unklarheiten, die Wortfolge mit technischen Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Metallverarbeitung und Energietechnik assoziieren werden.

2.3. Das angemeldete Zeichen besteht zwar aus einer ge wöhnlichen und grammatikalisch korrekten Aneinanderreihung von drei gebräuchlichen Worten der wichtigsten Handels- und in Österreich geläufigsten Fremdsprache, des Englischen, jedoch bedeutet „to shift“ unter anderem „(ver)ändern“, „verschieben“, „schalten“, „wenden“ und „umschalten“ (http://dict.leo.org; abgefragt am 25.6.2014) und ist daher an sich durchaus mehrdeutig.

Die angemeldete Wortmarke lässt zudem (auch übersetzt „die Grenzen verschieben“ lautend) die beanspruchten Waren und Dienstleistungen betreffend zwei Auslegungsmög lich keiten offen: Die Wortfolge erfordert deswegen einen gewissen Interpretationsaufwand und Denkprozess, weil sich nach der im Eintragungsverfahren anzustellenden Prognose dem Publikum unweigerlich die Frage stellt, ob das Produkt oder die Leistung durch Verschieben der Grenzen hergestellt wird oder umgekehrt selbst dazu dienen soll. Folge dessen ist eine gewisse Originalität und Prägnanz, weshalb das Zeichen auch leicht merkfähig ist (EuGH C 398/08 P – Vorsprung durch Technik; OBm 2/12 – Einfach leben).

2.4. Aus den bereits dargelegten Gründen beschreibt die Wortfolge „SHIFTING THE LIMITS“ weder unmittelbar noch umfassend die Beschaffenheit oder Bestimmung der zur Eintragung be gehrten Waren und Dienstleistungen noch ist darin eine werbemäßig übliche Anpreisung zu erblicken. SHIFTING THE LIMITS ist daher zumindest gering kennzeichungskräftig und auch ohne Nachweis der Verkehrsgeltung eintragungsfähig.

2.5. Der Beschwerde war daher Folge zu geben und die Eintragung anzuordnen (wie dies übrigens – ohne Präjudiz – auch das HABM im Jahr 2012 getan hat: CTM 10685634).

3. Gegen diese Entscheidung ist kein weiterer Rechts zug vorgesehen. Ein Ausspruch über den Wert des Entscheidungsgegenstands kann daher entfallen.