4Ob195/16d – OGH Entscheidung

2. Die hier zu prüfende Bestimmung des § 33 MSchG lautet wie folgt:

§ 33. (1) Aus einem von Amts wegen wahrzunehmenden Grund kann die Löschung einer Marke von jedermann begehrt werden.

(2) Wird die Marke deshalb gelöscht, weil sie nicht hätte registriert werden dürfen, wirkt das Löschungserkenntnis auf den Beginn der Schutzdauer (§ 19 Abs. 1) zurück.

2.1 Die Vorinstanzen haben in erster Linie aus der in § 33 Abs 2 MSchG normierten Rückwirkung des Löschungserkenntnisses geschlossen, dass bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Löschung ausschließlich darauf abzustellen ist, ob das Eintragungshindernis zum Prioritätszeitpunkt vorlag, nicht hingegen auch darauf, ob es im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag noch aufrecht besteht.

2.2 Diese Auslegung kann sich auf die Rechtsprechung des OPM in der Entscheidung zu Om 4/96 – TABASCO V (= Pbl 1997, 130) stützen. In dieser Entscheidung war das Löschungsbegehren einer im Jahr 1968 – somit Jahre vor dem EU-Beitritt Österreichs – eingetragenen Marke zu prüfen. Der OPM ging dabei von der Richtlinienwidrigkeit des im Anlassfall anzuwendenden § 4 Abs 2 MSchG aus. Nach der Entscheidung ist aber daraus für den Inhaber der angegriffenen Marke nichts zu gewinnen, „weil bei der Löschung einer Marke aus dem Grund des § 33 Abs 1 MSchG – also weil sie nicht hätte registriert werden dürfen – das Löschungserkenntnis auf den Beginn der Schutzdauer zurückwirkt (§ 33 Abs 2 MSchG). Die Löschungsfähigkeit ist daher nach der Rechtslage zum Zeitpunkt der Eintragung zu beurteilen“.

2.3 Neben dieser – wegen des Unionsrechtsbezugs besonders einschlägigen – Entscheidung vertrat der OPM auch in zahlreichen anderen Entscheidungen die Ansicht, dass bei der Prüfung der tatsächlichen und rechtlichen Eintragungsvoraussetzungen auf den Prioritätszeitpunkt abzustellen ist (vgl Om 3/72 – Eurowear = Pbl 1974, 121; Om 5/74 = Öbl 1981, 40; Om 3/82 = Pbl 1983, 139). Die gegenteilige Entscheidung Om 4/70 (= Öbl 1972, 147), auf die sich die Revision beruft, ist vereinzelt geblieben und wurde in späteren Entscheidungen des OPM ausdrücklich abgelehnt (zB Om 5/74; Om 3/82).

2.4 Die in ständiger Rechtsprechung des OPM vertretene Ansicht wurde auch vom Verfassungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 30. 11. 1999 zu B 889/97 geteilt. Der Verfassungsgerichtshof trat dabei der Rechtsansicht nicht entgegen, wonach die Löschungs- bzw Eintragungsfähigkeit der verfahrensgegenständlichen Marken nach der Rechtslage zum Zeitpunkt ihrer Eintragung zu beurteilen ist.

2.5 Diese Rechtsansicht hat auch Zustimmung im Schrifttum gefunden ( Grünzweig , Österreichisches Markenrecht I § 33 MSchG Rz 2).

3.1 Es besteht aufgrund des Wortlauts der Bestimmung des § 33 MSchG kein Anlass, von dieser Auslegung abzuweichen. Eine abschließende Präzisierung, ob es dabei auf den Zeitpunkt der Eintragung oder der Priorität ankommt, kann hier mangels Relevanz im Anlassfall unterbleiben.

3.1.1 Die Anordnung einer rückwirkenden Entscheidung soll gewährleisten, dass die damalige Nichtberücksichtigung eines Eintragungshindernisses nachträglich korrigiert werden kann. Die fehlerhafte Eintragung soll damit quasi folgenlos „aus der Welt geschafft werden“, was aber dann nicht möglich wäre, wenn zwischenzeitliche Rechtsänderungen Relevanz hätten. Schließlich ordnet § 33 Abs 2 1. Halbsatz MSchG deutlich an, dass die Marke deshalb gelöscht wird, weil sie nicht hätte registriert werden dürfen . Schon daraus lässt sich ableiten, dass nach dem Willen des Gesetzgebers allein auf die ursprünglichen Eintragungsvoraussetzungen und nicht auch auf mittlerweilige Änderungen abzustellen ist, wäre doch sonst eine andere Formulierung – etwa im Sinne des § 50 dMarkenG (siehe unten) – naheliegender gewesen.

Diese Auslegung entspricht auch der zu Art 45 Abs 3 lit a MarkenRL 2015/2436 im Schrifttum vertretenen Ansicht. Nach dieser Regelung ist eine Marke für nichtig zu erklären, wenn sie entgegen den Erfordernissen des Art 4 MarkenRL eingetragen worden ist, was dahin verstanden wird, dass bezüglich des Vorliegens von Schutzhindernissen nur auf den Eintragungszeitpunkt abzustellen ist ( Kopacek in BeckOK MarkenR § 50 MarkenG Rz 4.2).

3.1.2 Das deutsche Recht regelt die Problematik insoweit differenziert, als nach § 50 Abs 2 dMarkenG in bestimmten Fällen „die Eintragung nur gelöscht werden [kann], wenn das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag auf Löschung besteht“. Gerade eine solche Formulierung fehlt in § 33 MSchG. Bezüglich § 50 Abs 2 dMarkenG wird im deutschen Schrifttum im Übrigen im Hinblick auf Art 45 Abs 3 lit a MarkenRL Anpassungsbedarf gesehen ( Kopacek in BeckOK MarkenR § 50 MarkenG Rz 4.2).

3.2 Neben der Wortinterpretation stützt auch eine systematische Interpretation das Ergebnis der Vorinstanzen, weil sich dieses mit dem Grundsatz der Priorität vereinbaren lässt.

3.2.1 Mit dem Tag der ordnungsgemäßen Anmeldung einer Marke erlangt der Anmelder das Recht der Priorität (§ 23 Abs 1 MSchG). Priorität ist der zeitliche Vorrang eines älteren Rechts vor einem jüngeren, später begründeten Recht. Sie ist von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung der Rangordnung von einander gleichen oder ähnlichen Marken. Das Prioritätsprinzip ist grundlegend für die Berechtigung im Löschungsverfahren, für das Institut des Widerspruchs sowie für das Verletzungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten ( Lager-Süß in Kucsko/Schumacher , marken.schutz 2 § 23 MSchG Rz 2).

3.2.2 Auch das markenrechtliche Unionsrecht ist entscheidend durch das Prioritätsprinzip geprägt. Sowohl nach der UnionsmarkenVO 2015/2424 als auch nach der MarkenRL hat der Prioritätsgrundsatz, dem zufolge eine eingetragene ältere Marke Vorrang vor einer später eingetragenen Marke genießt, tragende Bedeutung (vgl etwa ErwGr 12, Art 9 Abs 2 und 4 oder Art 30 UMV bzw ErwGr 17, Art 10 Abs 4 MarkenRL).

3.2.3 Eine Abweisung des Löschungsbegehrens wegen einer mit 1. 5. 2004 geänderten Rechtslage hätte nicht nur zur Folge, dass die Marken der Antragsgegnerin registriert blieben; diesen bliebe damit auch der markenrechtliche Rang der Jahre 1996 bzw 1997 erhalten, obwohl in diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine Eintragung nicht vorlagen. Das markenrechtliche Prioritätsprinzip soll aber nur denjenigen Antragsteller schützen, der eintragungsfähige Marken früher angemeldet hat, es dient aber nicht dazu, dass eine zu Unrecht erfolgte Eintragung bei Wegfall des Eintragungshindernisses ex tunc saniert wird. Das hätte in Extremfällen (wie hier) zur Folge, dass dem Markeninhaber ein Rang zugebilligt würde, der Jahre vor dem Wegfall eines Eintragungshindernisses liegt.

3.2.4 Die von den Vorinstanzen zu § 33 MSchG vertretene Rechtsansicht lässt sich daher mit dem zuvor aufgezeigten Verständnis vom Prioritätsprinzip besser vereinbaren als die gegenteilige Interpretation der Antragsgegnerin.

3.3 Das „Ausblenden“ der durch den EU-Beitritt der Tschechischen Republik geänderten Rechtslage begegnet auch keinen unionsrechtlichen Bedenken. Neben der bereits oben erwähnten Bestimmung des Art 45 Abs 3 lit a MarkenRL ist dabei auch auf Art 5 Abs 6 MarkenRL hinzuweisen. Demnach kann etwa ein Mitgliedstaat auch vorsehen, dass die Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe, die in diesem Mitgliedstaat vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der zur Umsetzung der Richtlinie 89/104/EWG erforderlichen Bestimmungen gegolten haben, abweichend von der MarkenRL auf Marken Anwendung zu finden haben, die vor diesem Zeitpunkt angemeldet worden sind (vgl auch Art 10 Abs 5 MarkenRL). Das Unionsrecht schließt somit die (weitere) Anwendung der durch einen EU-Beitritt gegenstandslos gewordenen Rechtslage nicht kategorisch aus.

3.4 Schließlich kann sich die im Rechtsmittel vertretene Rechtsansicht auch nicht auf eine verfassungs- und grundrechtskonforme Interpretation stützen. Im oben erwähnten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs wurden die bei der Prüfung eines Löschungsantrags anzuwendenden Rechtsvorschriften verfassungsrechtlich als unbedenklich qualifiziert. Der Verfassungsgerichtshof bejahte dabei eindeutig die Vereinbarkeit der auch von den Vorinstanzen vertretenen Ansicht mit dem im Rechtsmittel angeführten Grundrecht auf Eigentum. Die verfassungsrechtlichen Ausführungen der Antragsgegnerin bieten keinen Anlass, davon abzugehen.

4. Die Vorinstanzen haben dem Löschungsantrag somit zu Recht stattgegeben, weshalb der Revision nicht Folge zu geben war.

5. Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 41 und § 50 Abs 1 ZPO. Umsatzsteuer für die anwaltlichen Leistungen der Antragstellerin im Zusammenhang mit der Revisionsbeantwortung war nicht zuzusprechen, weil die Leistungen eines österreichischen Rechtsanwalts für einen ausländischen Unternehmer nicht der österreichischen Umsatzsteuer unterliegen (Obermaier , Kostenhandbuch 2 Rz 651). Verzeichnet der österreichische Anwalt kommentarlos 20 % Umsatzsteuer, so wird im Zweifel nur die österreichische Umsatzsteuer angesprochen (§ 54 Abs 1 ZPO). Ist die Höhe des ausländischen Umsatzsteuersatzes nicht allgemein bekannt (hier: Tschechien), kann die zu entrichtende ausländische Umsatzsteuer nur zugesprochen werden, wenn Entsprechendes behauptet und bescheinigt wird (vgl RIS Justiz RS0114955). Letzteres war nicht der Fall.