4Ob223/12s – OGH Entscheidung

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch die Vizepräsidentin Dr. Schenk als Vorsitzende und die Hofräte Dr. Vogel, Dr. Jensik, Dr. Musger und Dr. Schwarzenbacher als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei S***** Einsatzgruppe GmbH, *****, vertreten durch Mag. Dr. Lothar Wiltschek, Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei S***** GmbH, *****, vertreten durch Kosch Partner Rechtsanwälte GmbH in Wiener Neustadt, wegen Unterlassung (Streitwert 16.000 EUR), Änderung der Firma der Beklagten (Streitwert 16.000 EUR), Rechnungslegung (Streitwert 1.000 EUR) und Urteilsveröffentlichung (Streitwert 1.000 EUR), über die außerordentliche Revision und den Rekurs der klagenden Partei gegen das Teilurteil und den Beschluss des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht vom 31. August 2012, GZ 4 R 165/12g 18, womit das Urteil des Handelsgerichts Wien vom 6. März 2012, GZ 11 Cg 35/11a 12, teilweise abgeändert und teilweise unter Rückverweisung der Rechtssache an die erste Instanz aufgehoben wurde, in nicht öffentlicher Sitzung zu Recht erkannt und beschlossen:

1. Der außerordentlichen Revision wird nicht Folge gegeben.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei binnen 14 Tagen die mit 1.049,04 EUR bestimmten Kosten der Revisionsbeantwortung (darin 174,84 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.

2. Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Die Kosten des Rekursverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Entscheidungsgründe:

Die Klägerin ist Inhaberin der österreichischen Wort-Bild-Marke AT 135.825 mit dem Wortbestandteil „SKORPION MOBILE EINSATZGRUPPE“ und der bildlichen Darstellung eines Skorpions. Die Marke ist mit Priorität vom 11. September 1990 für Bewachungsdienste (Klasse 39) und Dienstleistungen eines Detektivs (Klasse 42) eingetragen. In ihrer Firma führt die Klägerin den Begriff „Skorpion“ seit 2008.

Die Beklagte wurde 1992 als „Scorpio Security Bewachungen GmbH“ gegründet. Sie bietet ebenso wie die Klägerin Bewachungs- und Detektivdienstleistungen an.

Die Klägerin beantragt, der Beklagten aufzutragen,

1. es zu unterlassen, Bewachungsdienstleistungen und/oder Dienstleistungen als Detektiv unter der Bezeichnung „Scorpio“ oder in einer anderen, dem Kennzeichen „Skorpion“ der Klägerin verwechselbar ähnlichen Bezeichnung anzubieten und/oder zu erbringen;

2. binnen drei Monaten ihre Firma derart zu ändern, dass darin die Bezeichnung „Scorpio“ oder ein anderes, dem Kennzeichen „Skorpion“ der Klägerin verwechselbar ähnliches Wort nicht mehr aufscheint;

3. über die unter ihrer Firma erzielten Umsätze Rechnung zu legen und die Überprüfung der Rechnungslegung durch die Klägerin insbesondere durch einen Sachverständigen nach deren Wahl unter den Kostenfolgen des § 151 PatG zu dulden.

Damit verbindet die Klägerin ein Begehren auf Urteilsveröffentlichung im Textteil je einer Sonntag-Stammausgabe der Tageszeitungen „Kronen Zeitung“ und „Kurier“. Sie stützt sich auf ihre gegenüber der Firma der Beklagten ältere Marke. Zudem habe ein Dritter schon 1986 eine (andere) Wort-Bild-Marke „Skorpion“ angemeldet, die die Klägerin nach ihrer Gründung „übernommen“ habe. Da sie die Marke in „geänderter“ Form verwenden wollte, habe der Dritte aber die Löschung seiner Marke beantragt, gleichzeitig habe die Klägerin ihre eigene Marke angemeldet. Sie könne sich daher auch auf die Priorität des älteren Zeichens stützen.

Die Beklagte beantragt die Abweisung der Klage. Ihr Gründer habe vor 1990 eine mit „Skorpion“ bezeichnete Einheit der Wiener Polizei geführt. Er und seine Mitarbeiter seien unter diesem Namen auch aufgrund „privater“ Aufträge tätig geworden. Nach Auflösung der Polizeieinheit sei die Beklagte gegründet worden und habe den Namen weitergeführt. Sie verfüge daher über die älteren Rechte. Denn die Klägerin könne sich nicht auf die Priorität der vom Dritten angemeldeten Marke berufen. Diese habe anders ausgesehen, zudem sei sie gelöscht worden. Außerdem habe der Dritte seine Marke bis 1996 in seinem eigenen Unternehmen genutzt; die Klägerin habe sie daher nicht „übernommen“. Die Klägerin habe die Marke in der geschützten Form in den letzten fünf Jahren nicht ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt, da sie hauptsächlich auf dem Gebiet des Personenschutzes und damit in Zivil ohne Kennzeichnung tätig gewesen sei. Sie habe den ihr bekannten Auftritt der Beklagten jahrelang geduldet, weshalb die Ansprüche verwirkt seien. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr.

Die Klägerin erwidert, sie habe die Marke in den letzten fünf Jahren ernsthaft benützt, und zwar durch „verdeckte“ Verwendung entsprechender Dienstmarken im Personenschutz und Detektivbereich, auf ihrer Website und auf ihren Streifenwagen sowie durch eine im Jahr 2003 gegründete Tochtergesellschaft. Vom Auftritt der Beklagten habe sie erstmals im September 2010 erfahren. Auf die Nutzung eines vergleichbaren Zeichens durch eine Polizeieinheit könne sich die Beklagte zur Begründung der Priorität nicht berufen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren in den Punkten 1 bis 3 statt und wies das Veröffentlichungsbegehren ab. Von der Berufung der Beklagten bekämpft stellte es fest, die Klägerin habe

- ihre Bewachungs- und Detektivdienst-leistungen seit 1990 unter der Bezeichnung „Skorpion“ angeboten; insbesondere habe sie Uniformen, Dienstausweise, Dienstmarken ihrer Mitarbeiter und ihre Einsatzfahrzeuge mit ihrer Marke gekennzeichnet;

- vom Auftritt der Beklagten unter der Bezeichnung „Scorpio“ bis 2010 nichts gewusst.

„Scorpio“ im Firmenwortlaut der Beklagten und der Markenbestandteil „Skorpion“ seien nahezu ident, daher bestehe im Hinblick auf die zu denselben Warenklassen gehörenden Dienstleistungen Verwechslungsgefahr. Die Klägerin habe die älteren Rechte, weil sich die Beklagte nicht auf die „Verkehrsgeltung“ einer Polizeieinheit berufen könne. Die Klägerin habe ihre Marke geltungserhaltend benutzt, sie habe auf ihr Ausschließungsrecht nicht schlüssig verzichtet. Damit sei der Unterlassungs-, Beseitigungs- und Rechnungslegungsanspruch begründet. Ein Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit bestehe jedoch nicht, da sogar den Streitteilen der Auftritt des anderen branchenintern unbekannt geblieben sei.

Das von beiden Seiten angerufene Berufungsgericht wies Punkt 2 des Begehrens (Änderung der Firma) mit Teilurteil ab. Im Übrigen hob es das angefochtene Urteil auf und verwies die Rechtssache insofern zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurück. Es bewertete seinen Entscheidungsgegenstand mit (insgesamt) über 30.000 EUR und sprach aus, dass Rekurs gegen den Aufhebungsbeschluss zulässig, die ordentliche Revision gegen das Teilurteil hingegen nicht zulässig sei.

Die Beklagte sei nicht zur Änderung ihrer Firma verpflichtet. Nach § 10 Abs 1 iVm § 10a MSchG könne der Inhaber einer Marke (nur) deren Benutzung verbieten. Das Führen einer Firma sei nach der Entscheidung C 17/06, Céline, für sich allein noch keine Benutzung der Marke. Daher bestehe kein Anspruch auf Änderung der Firma. Ob sich dasselbe Ergebnis auch aus der sinngemäßen Anwendung der Rechtsprechung zum Nichtbestehen eines markenrechtlichen Anspruchs auf Löschung einer Domain ergebe, könne offen bleiben. Im Übrigen sei die Sache jedoch nicht spruchreif. Die Klägerin nehme in den Begehren auf ihr „Kennzeichen Skorpion“ Bezug. Dies bedürfe einer über das Markenrecht hinausgehenden Grundlage, da nicht jeder Markenteil für sich schon ohne weiteres ein eigenständiges „Kennzeichen“ des Markeninhabers sei. Dies sei mit den Parteien zu erörtern. Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Priorität sei bei registrierten Marken regelmäßig der Tag der Anmeldung, bei einer Firma der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme im Inland. Die Klägerin habe ihre Marke 1990 angemeldet, die Beklagte handle unter ihrer Firma erst seit 1992. Insofern besitze daher die Klägerin das bessere Recht. Nach § 33a Abs 1 MSchG könne aber jedermann die Löschung einer seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten Marke begehren, soweit diese innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft kennzeichenmäßig benutzt worden sei. In einem solchen Fall bestehe auch kein Unterlassungsanspruch. Hätte also die Klägerin ihre Marke beispielsweise in den Jahren 1991 bis 1996 nicht entsprechend benutzt und somit an sich den Löschungstatbestand verwirklicht, so wäre ein im Jahre 1997 von ihr erhobenes Unterlassungsbegehren erfolglos geblieben. Damit wäre auch der Verlust ihrer vormaligen Priorität aus dem Jahr 1990 verbunden gewesen. Später begonnene Benutzungshandlungen könnten demjenigen, der zwischenzeitig ein Schutzrecht erworben habe, nicht mehr „rückwirkend entgegengehalten“ werden. Damit habe die Beklagte aufgrund ihrer seit 1992 verwendeten Firma Priorität. Entscheidungswesentlich dafür, ob die Klägerin ihre Marke iSd § 33a MSchG fünf Jahre lang ernsthaft benutzt habe, seien somit nicht die letzten fünf Jahre vor Klagseinbringung, sondern der Beginn der 1990er Jahre. Diese bisher nicht beachtete Rechtslage sei mit den Parteien zu erörtern, dann seien konkrete Feststellungen zu Benutzungshandlungen zu treffen. Weiters habe sich die Beklagte auf noch ältere Rechte im Zusammenhang mit einer einzelunternehmerischen Tätigkeit ihres Gründers bereits 1989 berufen. Das angefochtene Urteil enthalte dazu weder Feststellungen noch Rechtsausführungen. Verwirkung nach § 58 MSchG könne abgesehen von der subjektiven Kenntnis des Markeninhabers vom Eingriff in sein Markenrecht nur eintreten, wenn die Beklagte ihrerseits ein schutzfähiges Kennzeichen verwendet habe. Das setze mangels eigener Markenregistrierung Verkehrsgeltung voraus. Solange die Beklagte daher nicht behaupte und beweise, dass ihrer Bezeichnung Verkehrsgeltung zukomme, gehe ihr Verwirkungseinwand jedenfalls fehl. Daher müsse derzeit nicht geprüft werden, ob die Feststellungen des Erstgerichts zur Kenntnis der Beklagten zuträfen. Zu den bekämpften Feststellungen, auf die es nicht ankomme, lägen bloße „Scheinbegründungen“ vor, die das Erstgericht im zweiten Rechtsgang vermeiden müsse. Das Veröffentlichungsinteresse könne nicht von vornherein verneint werden, weil es insofern auf die Verhältnisse bei Schluss der Verhandlung ankomme.

Die Revision sei nicht zulässig, weil die Rechtslage insofern durch die zitierte Entscheidung des EuGH nicht zweifelhaft sei. Hingegen fehle höchstgerichtliche Rechtsprechung zur Priorität „in Fällen wie dem gegenständlichen, in dem zwar der ursprüngliche Ablauf der fünfjährigen Benutzungsschonfrist des § 33a MSchG, jedoch eine nachträgliche ernsthafte Markenbenutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor Klagseinbringung im Raum“ stehe. Der Rekurs sei daher zulässig.

Gegen diese Entscheidung richten sich eine außerordentliche Revision und ein Rekurs der Klägerin . Sie beantragt, ihrem Begehren zur Gänze stattzugeben, hilfsweise das Teilurteil und den Aufhebungsbeschluss des Berufungsgerichts aufzuheben und dem Erstgericht (sic!) die neuerliche Entscheidung aufzutragen.

Die Beklagte beantragt, die Rechtsmittel der Klägerin zurückzuweisen, hilfsweise ihnen nicht Folge zu geben.

A. Die Revision der Klägerin ist zulässig , weil die Rechtslage einer Klarstellung bedarf, sie ist aber nicht berechtigt .

1. Es trifft zu, dass der Oberste Gerichtshof in der Vergangenheit ohne weitere Differenzierung einen Anspruch auf Unterlassung des Führens einer Marke oder eines (kennzeichnungskräftigen) Markenbestandteils in einer Firma bejaht hat (4 Ob 334/75 = ÖBl 1976, 39; RIS-Justiz RS0078749; 4 Ob 80/92 = wbl 1993, 164 Coss). Daraus wird in der Lehre in sich schlüssig abgeleitet, dass bei Vorliegen von Verwechslungsgefahr ein Anspruch auf Änderung der (jüngeren) Firma bestehe, der als Beseitigungsanspruch iSv § 52 Abs 1 MSchG zu qualifizieren sei ( Korn in Kucsko , marken.schutz [2006] 740; Koppensteiner , Markenrecht [2012] F Rz 89).

2. Diese Auffassung kann allerdings nicht aufrecht erhalten werden.

2.1. Nach § 10 Abs 1 MSchG (Art 5 Abs 1 MarkenRL) kann der Inhaber einer Marke Mitbewerbern untersagen, (a) ein identisches Zeichen zur Kennzeichnung identischer Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Doppelidentität) oder (b) die Marke oder eine ähnliche Zeichenmarke in einer Verwechslungsgefahr begründenden Weise zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Waren oder Dienstleistungen zu verwenden. Eine solche kennzeichenmäßige Verwendung wurde in der früheren Rechtsprechung ohne weitere Differenzierung auch bei der Verwendung einer Marke oder eines Markenbestandteils als Firma oder Teil einer Firma bejaht, weil damit zwar unmittelbar auf die Person des Unternehmensinhabers, mittelbar aber doch auch auf die Herkunft der aus diesem Unternehmen stammenden Waren und Dienstleistungen hingewiesen würde (4 Ob 339/81 = SZ 54/68 = ÖBl 1981, 162 [ Schönherr ] Euro.TV-Produktion; RIS-Justiz RS0066705; ebenso die frühere Rechtsprechung des BGH, zuletzt etwa I ZR 161/02 = GRUR 2005, 871 - Seicom).

2.2. Aufgrund der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache C-17/06 (Céline, Slg 2007 I 7041) bedarf diese Auffassung einer Korrektur. Danach ist die Benützung einer Marke durch den Inhaber einer gleichnamigen Firma infolge der unterschiedlichen Funktionen von Firma und Marke kein Kennzeichenverstoß (Rz 21), es sei denn, dass der dazu nicht befugte Dritte seine Firma auf den Waren, die er vertreibt, anbringt (Rz 22) oder sie in der Weise benutzt, dass eine Verbindung zwischen der Firma und den vom Dritten vertriebenen Waren hergestellt wird (Rz 23), sie also gewissermaßen zur Marke macht, und dadurch die Funktionen der Marke, insbesondere die Herkunftsfunktion, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (Rz 26). Eine solche Verwendung einer Firma als Warenzeichen war in der Entscheidung 17 Ob 36/08f (= ecolex 2009, 697 [ Horak