33R112/23t – OLG Wien Entscheidung

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatspräsidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden, die Richterin Mag. Tscherner und die fachkundige Laienrichterin Hofrätin Mag. Mutz in der Markenschutzsache der Antragstellerin Spanische Hofreitschule – Lipizzanergestüt Piber , Hofburg, Michaelerplatz 1, 1010 Wien, vertreten durch die NOMOS Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Eintragung der Wortmarke LIPIZZANER, über den Rekurs der Antragstellerin gegen den Beschluss der Rechtsabteilung des Patentamts vom 12.5.2023, AM 10860/2022 5, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Dem Rekurs wird teilweise Folge gegeben.

I. Bestätigt wird die abweisende Entscheidung in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen:

Klasse 3: Tierpflegemittel;

Klasse 9: Bespielte magnetische und optische Datenträger, insbesondere bespielte Videokassetten, Musikkassetten, CDs und DVDs;

USB Sticks;

Videofilme, Tonaufnahmen, insbesondere Podcasts und Hörbücher;

Reithüte und Reithelme;

Klasse 14: Figuren, Statuetten und Statuen aus Edelmetall;

Ziergegenstände (Statuen) aus Edelmetall;

Klasse 16: Kunstwerke und Figuren aus Papier oder Pappe, insbesondere Bilder (Gemälde), Drucke, Stiche, Grafiken (Zeichnungen), Zeichnungen, Fotografien;

gedruckte Bücher;

Plakate;

Klasse 21: Statuen, Figuren und Kunstwerke aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas;

Klasse 25: Schuhwaren, insbesondere Reitschuhe, Reitstiefel und Gummistiefel;

Klasse 28: Spielfiguren, Spielzeugtiere, Puppen, Stoff- und Plüschtiere.

II. Darüber hinaus wird die Entscheidung in ihrem Punkt A) dahin abgeändert, dass die Wortmarke LIPIZZANER für folgende Waren und Dienstleistungen in das Markenregister eingetragen wird:

Klasse 3: Nicht medizinische Kosmetika und Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, insbesondere gefüllte Kosmetiknecessaires und Makeup Sets, Lippenstifte, Schminkstifte;

Lippenbalsam;

Duftkissen und -Säckchen.

Klasse 4: Kerzen, insbesondere Zier- und Duftkerzen.

Klasse 8: Essbesteck;

gefüllte Besteckkästen, Taschenmesser (Klappmesser).

Klasse 9: Brillen, insbesondere Sonnenbrillen;

Brillenetuis.

Klasse 14: Juwelier- und Schmuckwaren, insbesondere Anhänger, Armbänder, Armreifen, Broschen, Anstecknadeln, Halsketten, Ohrringe, Krawattennadeln, Manschettenknöpfe;

Armbanduhren, Taschenuhren, Etuis für Juwelier- und Schmuckwaren, Uhrenetuis; Schatullen aus Edelmetall.

Klasse 16: Zeitschriften, Zeitungen und andere Medien in Papierform;

Alben, insbesondere Fotoalben;

Notizblöcke, Schachteln aus Papier oder Pappe;

Fahnen und Wimpel aus Papier;

Servietten aus Papier;

Untersetzer aus Karton.

Klasse 18: Regen- und Sonnenschirme, Spazier und Wanderstöcke, Taschen, insbesondere Handkoffer, Handtaschen, Aktentaschen, wiederverwendbare Einkaufstaschen;

Brieftaschen, Geldbörsen und Geldbeutel.

Klasse 21: Geschirr zum Kochen und Servieren, insbesondere Teller;

Andenkenteller;

Trinkgefäße, insbesondere Becher, Krüge, Kannen und Tassen aus Porzellan, Keramik oder Steingut;

Trinkgläser;

Trinkflaschen;

Karaffen;

Flaschenöffner, Korkenzieher;

Vasen aus Porzellan, Keramik, Steingut oder Glas.

Klasse 24: Küchen- und Tischwäsche, insbesondere Tischdecken aus textilen Materialien, Stoffservietten, Platzdeckchen aus Stoff, Geschirrtücher;

Bettwäsche und Decken, insbesondere Bett-, Kissen- und Bettdeckenbezüge;

Badwäsche, insbesondere Badetücher, Handtücher und Waschlappen.

Klasse 25: Kopfbedeckungen (ausgenommen Reithüte und Reithelme), insbesondere Hüte, Mützen, Kappen, Bandanas, Kopftücher;

Bekleidungsstücke, insbesondere T Shirts, Sweatshirts, Polohemden, Pullover, Socken und Strümpfe, Handschuhe, Krawatten, Halstücher, Schals;

Schlafanzüge, Nachthemden, Babywäsche;

Badekleidung, insbesondere Badeanzüge, Bikinis und Badehosen, Bademäntel; Schürzen.

Klasse 28: Spielwaren und Spielzeug, Masken;

Spiele, insbesondere Brettspiele, Spielkarten, Lernspiele, Puzzles;

Schneekugeln;

Christbaumschmuck, Christbaumdekorationen.

Klasse 29: Konfitüren, Marmeladen.

Klasse 30: Feine Backwaren und Konditorwaren, insbesondere Torten, Kuchen und Kekse;

Schokolade;

Bonbons, Lakritze, Geleegummis (Süßwaren);

Honig.

Klasse 32: Biere und alkoholfreie Biere;

alkoholfreie Getränke, Mineralwässer, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte.

Klasse 34: Feuerzeuge für Raucher;

Streichhölzer.

Klasse 43: Verpflegung von Gästen;

Betrieb von Restaurants, Buffets und Cafés.

III. Der Wert des Entscheidungsgegenstands übersteigt EUR 30.000. Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulässig.

Begründung

1. Die Antragstellerin, eine Gesellschaft öffentlichen Rechts (§ 1 Spanische Hofreitschule-Gesetz), beantragt die Eintragung der Wortmarke

LIPIZZANER

zuletzt (Fassung laut Schriftsatz vom 13.6.2022) für Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28 bis 34, 41, 43 und 44.

Nachdem die Rechtsabteilung in Bezug auf bestimmte Waren und Dienstleistung antragsgemäß die Schützbarkeit im Fall des Nachweises nach § 4 Abs 2 MSchG festgestellt und für bestimmte andere Waren und Dienstleistungen die Schützbarkeit anerkannt hat, sind im Rekursverfahren nur mehr die folgenden Waren und Dienstleistungen bedeutsam, die von der Abweisung des Antrags betroffen sind:

2. Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Patentamt die Eintragung der Marke für diese Waren und Dienstleistungen ab.

3. Dagegen richtet sich der Rekurs der Antragstellerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung. Sie beantragt, die Wortmarke für alle diese Waren und Dienstleistungen einzutragen.

Der Rekurs ist teilweise berechtigt.

4. Von der Registrierung als Marke sind nach § 4 Abs 1 Z 3 MSchG Zeichen ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben.

4.1. Eine Marke ist unterscheidungskräftig im Sinne des § 4 Abs 1 Z 3 MSchG, wenn sie geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nur unter dieser Bedingung kann eine Marke ihre Hauptfunktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft erfüllen (RS0118396; 4 Ob 153/21k, Myflat ; 4 Ob 49/14f; MyTaxi II ; C 104/00 P, Companyline ; C 108/97, Chiemsee ). Die Beurteilung, ob einer Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung Unterscheidungskraft zukommt, ist anhand des Gesamteindrucks des Zeichens nach Maßgabe der Auffassung der beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen; entscheidend ist daher, ob die Marke im Geschäftsverkehr als Zeichen der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen aufgefasst werden kann (RS0079038). Beteiligte Verkehrskreise sind alle Personen, die als Erwerber der Ware und Konsumenten der Dienstleistung in Betracht kommen (4 Ob 78/18a, Schneewette ; 4 Ob 49/14f, MyTaxi II ; Asperger in Kucsko/Schumacher , Marken.Schutz³ § 4 Rz 61 mwN; RS0079038).

4.2. Nach § 4 Abs 1 Z 4 MSchG sind Zeichen von der Registrierung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können. Eine Marke ist beschreibend, wenn die beteiligten Verkehrskreise den Begriffsinhalt zwanglos und ohne komplizierte Schlussfolgerungen erschließen können und das Wort oder die Wortkombination als beschreibenden Hinweis auf die Art der Tätigkeit des betreffenden Unternehmens verstehen (RS0109431). Dabei müssen die beteiligten Verkehrskreise „sofort und ohne weiteres Nachdenken einen konkreten und direkten Bezug zum fraglichen Zeichen und den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen“ herstellen können (C 326/01 P, Universaltelefonbuch , Rn 33; C 494/08 P, Pranahaus , Rn 29; 4 Ob 153/21k, Myflat ). Lässt sich die Beziehung zwischen Ware und Zeichen nur im Wege besonderer Schlussfolgerungen oder Gedankenoperationen herstellen, dann ist die Registrierung des Zeichens auch ohne Verkehrsgeltung ebenso erlaubt, wie wenn es sich um eine bloße Andeutung irgendwelcher Eigenschaften der Ware, der Art ihrer Herstellung oder ihrer Zweckbestimmung handelt (vgl RS0066456; RS0109431; RS0090799).

4.3. Die Gründe nach § 4 Abs 1 Z 3 bis 5 MSchG (Art 3 Abs 1 lit b bis lit d Marken RL) sind gesondert zu prüfen. Unterscheidungskraft fehlt bei einer Marke aber jedenfalls dann, wenn die maßgebenden Verkehrskreise sie als Information über die Art der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen verstehen, nicht aber als Hinweis auf deren Herkunft. Eine beschreibende Marke im Sinne von § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist daher auch nicht unterscheidungskräftig im Sinne von § 4 Abs 1 Z 3 MSchG (4 Ob 11/14t, Expressglas , 4 Ob 153/21k, Myflat ; 4 Ob 49/15f, MyTaxi II ; RS0132934).

5. Die Beurteilung, ob das Eintragungshindernis des Fehlens der Unterscheidungskraft vorliegt, erfolgt anhand der konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen, für die das Zeichen angemeldet wurde (4 Ob 49/14f; Mytaxi II ; 4 Ob 153/21k, Myflat mwN; RS0133787). Grundsätzlich wird in der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zur Überprüfung des Eintragungshindernisses des Fehlens der Unterscheidungskraft ein großzügiger Maßstab angelegt; jede noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden. Somit verhindert nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft die Eintragung (4 Ob 96/19z, Digitale Vignette ; 4 Ob 153/21k, Myflat ; 4 Ob 46/18w, STIMMUNG HOCH ZWEI ).

Unterscheidungskraft haben bei Wortmarken grundsätzlich nur frei erfundene, keiner Sprache angehörende Fantasiewörter (im engeren Sinn) oder Zeichen, die zwar dem allgemeinen Sprachgebrauch angehören, jedoch mit der Ware oder Dienstleistung, für die sie bestimmt sind, in keinem Zusammenhang stehen (Fantasiewörter im weiteren Sinn). Entscheidend ist, ob die Worte im Verkehr als Fantasiebezeichnung aufgefasst werden (RS0066644).

Dass beschreibende Angaben im Sinne des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG nicht schützbar sind, soll verhindern, dass Begriffe monopolisiert werden, mit denen im Allgemeinen und speziell durch Mitbewerber Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, beschrieben und/oder beworben werden können.

6. Dem Zeichen „Lipizzaner“ fehlt im Hinblick auf die Waren der Klasse 3: Tierpflegemittel; der Klasse 9: Reithüte und Reithelme; und der Klasse 25: Schuhwaren, insbesondere Reitschuhe, Reitstiefel und Gummistiefel; die Unterscheidungskraft schon wegen dieses beschreibenden Charakters:

Im allgemeinen Sprachgebrauch ist das Wort „Lipizzaner“ die Bezeichnung für eine Pferderasse. Die angesprochenen Verkehrskreise werden den Begriff im Zusammenhang mit den genannten Waren als beschreibenden Hinweis auf ihre Eigenschaft als Gegenstand verstehen, der für die Pflege von Pferden oder beim Reiten von Pferden allgemein und speziell von Lipizzanern verwendet wird.

Würde man das Wort „Lipizzaner“ für Figuren, Statuen etc (Klasse 14), für Kunstwerke und Figuren etc, gedruckte Bücher, Plakate (Klasse 16), für Statuen, Figuren etc (Klasse 21) und für Spielfiguren, Spielzeugtiere etc (Klasse 28) schützen, hätte das zur Folge, dass niemand derartige Gegenstände herstellen oder vertreiben dürfte, die entweder einen Lipizzaner darstellen oder einem Lipizzaner ähnlich sind, ohne ins Markenrecht der Antragstellerin einzugreifen. Da das Wort „Lipizzaner“ in Bezug auf solche Gegenstände, sollten Sie einem (weißen) Pferd ähnlich sein oder daran erinnern, beschreibend wäre, ist es für diese Waren nicht schützbar.

Die gleichen Überlegungen gelten für alle Waren, die bestimmungsgemäß Inhalte transportieren, seien es geschriebene oder gesprochene Texte, Bilder oder Filme. Davon betroffen sind die Datenträger etc, Videofilme etc (Klasse 9) sowie die gedruckten Bücher und Plakate (Klasse 16). Ein Schutz für diese Waren würde bedeuten, dass niemand ohne Markenrechtsverletzung derartige Waren mit dem Inhalt und mit dem Hinweis auf diesen Inhalt vertreiben dürfte, die sich mit Lipizzanern befassen. Solche Waren mit dem Wort „Lipizzaner“ zu markieren würde die Erwartung wecken, es wären Informationen über diese Pferdeart enthalten. Deshalb ist dieses Zeichen im hier gegebenen Zusammenhang als beschreibend zu werten und nicht schützbar.

7. Das Patentamt begründet seine abweisende Entscheidung im Übrigen damit, dass „Lipizzaner“ teilweise als beschreibender Hinweis oder Inhaltsangabe wahrgenommen werde, teilweise eine werbliche Funktion aufweise und teilweise einen sonstigen naheliegenden Zusammenhang mit den betroffenen Dienstleistungen aufweise. Diese Einschätzung teilt das Rekursgericht nicht:

Abgesehen von den oben unter 6. genannten Waren haben die weiteren im Rekursverfahren angesprochenen Waren und Dienstleistungen keinen speziellen und naheliegenden Bezug zu Pferden oder zum Reiten von Pferden. Die Gedankenoperation, mit der das Patentamt eine beschreibende Beziehung zwischen dem Zeichen und den Waren begründet, die genannten „Merchandisingartikel“ könnten so gestaltet sein, dass sie Pferde oder konkret Lipizzaner zeigen, sodass ein Bezug zwischen der betreffenden Ware und dem Zeichen bestehe, geht zu weit. Allein, dass man – um ein Beispiel zu nennen – auf jedem Trinkglas und auf jedem Teller das Bild eines Lipizzaners anbringen oder aufmalen kann, stellt noch keinen ausreichenden Zusammenhang zwischen der Ware und dem Wort her. Eine solche Betrachtungsweise würde das Schutzhindernis der beschreibenden Eigenschaft uferlos machen.

Vielmehr erfolgt die Prüfung der Schützbarkeit anhand der hinter dem Zeichen stehenden Waren und Dienstleistungen. Auch wenn „Merchandisingartikel“ mit einem Lipizzaner gestaltet sind, beschreibt das Zeichen „Lipizzaner“ nicht die betroffene Warengattung. Ein Regenschirm oder eine Christbaumkugel, auf denen ein Lipizzaner abgebildet ist, bleiben ein Regenschirm und eine Christbaumkugel.

Auch im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 43: Verpflegung von Gästen; Betrieb von Restaurants, Buffets und Cafés; hat „Lipizzaner“ keine beschreibende Funktion. Die Begründung des Patentamts, eine Beherbergung und Verpflegung von Gästen könne etwa mit Sicht auf Pferdekoppeln erfolgen, wirkt sehr weit hergeholt. Sofort und ohne weiteres Nachdenken werden die beteiligten Verkehrskreise keinen Bezug zwischen dem Begriff „Lipizzaner“ und der Beherbergung und Verpflegung von Gästen herstellen.

Dass das Zeichen in der Firma der Antragstellerin enthalten ist, führt noch nicht zur Beurteilung, dass es die von der Antragstellerin angebotenen Waren und Dienstleistungen beschreibt.

8. Ausgehend vom Zwischenergebnis, dass „Lipizzaner“ – abgesehen von den unter 6. behandelten Waren – nicht beschreibend im Sinne des § 4 Abs 1 Z 4 MSchG ist, ist für die Frage der Registrierbarkeit zu prüfen, ob die Marke sich grundsätzlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft eignet. Dies bejaht das Rekursgericht:

Das Zeichen ist für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ungewöhnlich. Die Marke wird bei den beteiligten Verkehrskreisen nicht unmittelbar eine Assoziation zur Art, Eigenschaft oder Herkunft der angebotenen Waren und Dienstleistungen herstellen (vgl etwa OLG Wien 133 R 125/18g, Lipizzanergestüt Piber ). Auch wenn der Begriff „Lipizzaner“ als positiv besetzter Begriff anzusehen sein mag, kann das Zeichen nicht als bloße Anpreisung der dahinter stehenden Waren und Dienstleistungen in einem werblichen Sinn gesehen werden. Außerdem können auch werbliche Hinweise die Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft erfüllen (vgl etwa 4 Ob 46/18w, STIMMUNG HOCH ZWEI mwN). Jedenfalls bleibt der Begriff „Lipizzaner“ im Hinblick auf die hier noch relevanten Waren und Dienstleistungen interpretationsbedürftig und gibt den beteiligten Verkehrskreisen die Möglichkeit, ihn sich als unterscheidungskräftige Marke für die Waren und Dienstleistungen einzuprägen (vgl etwa OLG Wien 33 R 19/22i, FÜR DIE BESTEN MITARBEITERINNEN DER WELT ).

Dass die Lipizzaner Pferde nicht zuletzt aufgrund der Tätigkeit der Antragstellerin eine kulturelle Bedeutung haben, ändert nichts daran, dass der Begriff „Lipizzaner“ im Hinblick auf die hier noch zu beurteilenden Waren und Dienstleistungen ein Fantasiewort im weiteren Sinn ist, weil es mit diesen Waren und Dienstleistungen in keinem Zusammenhang steht. Markenrechtlich gibt es kein Hindernis für die Eintragung eines Zeichens, das einem „österreichischen Kulturgut“ entspricht oder damit in Verbindung gebracht wird. Dass die Bezeichnung und/oder Geschäftstätigkeit eines Anmelders kulturell bekannt sind, wirkt sich auf die Registrierbarkeit einer daran angelehnten Marke grundsätzlich nicht aus (vgl OLG Wien 133 R 125/18g, unter Hinweis auf EuGH C 488/16P, Neuschwanstein ).

Für ein vom Patentamt angedeutetes allgemeines und umfassendes Freihaltebedürfnis an der Bezeichnung für eine in Österreich bekannte Pferderasse gibt es damit keine Rechtsgrundlage. Darüber hinaus ist das markenrechtliche Freihaltebedürfnis im Gedanken begründet, dass ein allgemeines Interesse an der Benützung von beschreibenden Angaben für Waren und Dienstleistungen besteht (vgl Newerkla in Kucsko/Schumacher , Marken.Schutz³ § 4 Rz 186). Da „Lipizzaner“ aber keinen beschreibenden Zusammenhang zu den Waren und Dienstleistungen, die hier noch zu beurteilen sind, aufweist, kann auch kein Freihaltebedürfnis bestehen. In den vom Patentamt angeführten Beispielen eines Pferdehofs, der sich „Lipizzaner Paradies“ nennt oder eines Verbands der Lipizzanerzüchter in Österreich wird das Zeichen „Lipizzaner“ gerade nicht für die hier relevanten Waren und Dienstleistungen verwendet.

9. Ob ein Begriff beschreibend ist oder Unterscheidungskraft besitzt, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und wirft keine erhebliche Rechtsfrage auf (vgl 4 Ob 78/18a; 4 Ob 16/15d; RS0121895). Aus diesem Grund war der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuzulassen.

In diesem Fall hat das Rekursgericht nach § 59 Abs 2 AußStrG auszusprechen, ob der Wert des Entscheidungsgegenstands insgesamt EUR 30.000 übersteigt. Diese Voraussetzung ist angesichts der Bedeutung des Markenschutzes im Wirtschaftsleben gegeben.