Om10/12 – OPMS Entscheidung

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Präsidentin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Räte des Obersten Patent- und Markensenates Mag. Gerald PILZ, Dr. Friedrich JENSIK und Dr. Elisabeth LOVREK als rechtskundige Mitglieder und der Rätin des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Maria KRENN als fachtechnisches Mitglied in der Markenrechtssache der Antragstellerin   C***** g e s e l l s c h a f t   m . b . H . ,   ***** vertreten durch Dr. Christof PÖCHHACKER, Rechtsanwalt, Seilergasse 16, 1010 Wien, gegen die Antragsgegnerin   C *****  A G ,   ***** Liechtenstein, vertreten durch Marxer Partner Rechtsanwälte, Heiligkreuz 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein, wegen teilweiser Unwirksamerklärung der internationalen Marken Nr IR 859 177, IR 618 254, IR 618 255, IR 748 492 für das Gebiet der Republik Österreich, über die Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung des Österreichischen Patentamtes vom 17. August 2011, GZ Nm 130-133/2008-8 entschieden:

Der Berufung wird Folge gegeben und die angefochtene Entscheidung, die in ihrem Punkt 2. als unbekämpft unberührt bleibt, in ihrem Punkt 1. dahin abgeändert, dass der Antrag der Antragstellerin auf Unwirksamerklärung der Marken IR 859 177, IR 618 254 und IR 618 255 für Österreich abgewiesen wird.

Die Antragstellerin ist schuldig, der Antragsgegnerin die mit 5.566,20 EUR (darin 1.113,24 EUR Umsatzsteuer) bestimmten Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung und die mit 5.686,28 EUR (darin 544,20 EUR Umsatzsteuer und 2.420 EUR Barauslagen) bestimmten Kosten des Berufungsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Gründe:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin folgender Marken:

1. IR 859 177 (Wortbildmarke), Priorität vom 18. Jänner 2005

für folgende Dienstleistungen der

Klasse 35: “Auditing, business appraisals, professional business consultancy and performance audits; business management consultancy services; accounting services for third parties; business management and organization assistance for third parties” (Buchprüfung, Wertermittlungen in Geschäftsangelegenheiten, betriebswirtschaftliche Beratung und Betriebsprüfungen, Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Rechnungslegung für Dritte; Geschäftsführung und Hilfe bei der Organisation in Geschäftsangelegenheiten für Dritte);

Klasse 36: “Fiduciary functions of all kinds; financial management and investment advice; custody and administration of securities held in a fiduciary capacity; tax advice” (Treuhänderdienstleistungen aller Art; Vermögensverwaltung und Beratung bei Investmentgeschäften; Verwahrung und Verwaltung von Sicherheiten in Treuhändereigenschaft; Beratung in Steuerangelegenheiten).

2. IR 618 254 CONFIDA (Wortmarke), Priorität vom 9. Dezember 1993 für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: “Révision, évaluation d'entreprises, expertise et contrôle; consultation d'entreprises; comptabilité pour des tiers; gestion et opération d'affaires commerciales pour des tiers; services en rapport avec les services cités, tels que services de comptabilité pour compte de tiers au moyen d'un centre électronique effectués par le demandeur” (Unternehmensprüfung und -be-wertung Begutachtung und Kontrolle; Unternehmensberatung; Rechnungslegung für Dritte; Geschäftsführung und Hilfe bei der Organisation in Geschäftsangelegenheiten für Dritte; Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Rechnungslegung für Dritte mit Hilfe eines elektronischen Zentrums, welches vom Schutzwerber betrieben wird)

Klasse 36: “Services fiduciaires; conseil fiscal” (Dienstleistungen eines Treuhänders; finanzielle Beratung).

3. IR 618 255 (Wortbildmarke), Priorität vom 9. Dezember 1993

für folgende Dienstleistungen:

Klasse 35: ”Révision, évaluation d'entreprises, expertise et contrôle; consultation d'entreprises; comptabilité pour des tiers; gestion et opération d'affaires commerciales pour des tiers; services en rapport avec les services cités, tels que services de comptabilité pour compte de tiers au moyen d'un centre électronique effectués par le demandeur” (Unternehmensprüfung und -be-wertung Begutachtung und Kontrolle; Unternehmensberatung; Rechnungslegung für Dritte; Geschäftsführung und Hilfe bei der Organisation in Geschäftsangelegenheiten für Dritte; Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Rechnungslegung für Dritte mit Hilfe eines elektronischen Zentrums, welches vom Schutzwerber betrieben wird)

Klasse 36: “Services fiduciaires; conseil fiscal” (Dienstleistungen eines Treuhänders; finanzielle Beratung).

Gestützt auf § 32 Abs 1 MSchG beantragte die Antragstellerin die Unwirksamerklärung (Teillöschung) der drei angeführten Marken (das Verfahren zur Wortbildmarke IR 748 492 wurde rechtskräftig eingestellt) für Österreich für alle Dienstleistungen der Klasse 35 und näher bezeichnete Dienstleistungen der Klasse 36. Sie trete seit 1978 in Österreich unter der Firma „CONFIDA Wirtschaftstreuhand Gesellschaft m.b.H.“ im geschäftlichen Verkehr auf. Die angefochtenen Marken überschnitten sich in den Klassen 35 und 36 mit der von der Antragstellerin ausgeübten Tätigkeit des Wirtschaftstreuhänders. Diese umfasse auch sämtliche Beratungsdienstleistungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem betrieblichen Rechnungswesen und der Errichtung und Organisation des internen Kontrollsystems sowie die Übernahme von Treuhandaufgaben und die Verwaltung von Vermögen.

Die Verwechslungsgefahr sei evident. Der Firmenbestandteil „CONFIDA“ im Firmenwortlaut der Antragstellerin sei unterscheidungskräftig. Ihm komme Namensfunktion zu.

Die Antragsgegnerin habe sich nicht dauerhaft in Österreich wirtschaftlich betätigt. Eine gelegentliche Korrespondenz vom Ausland her mit potentiellen inländischen Geschäftspartnern sei kein Zeichengebrauch im Inland. Die Eintragung der Firma in Liechtenstein begründe keine Rechte in Österreich. Die Antragsgegnerin könne den äußerst sporadischen Gebrauch ihrer Firma in Österreich – wenn überhaupt – erst ab dem Jahr 1998 belegen. Ein Verkehrsgeltungsnachweis für die Zeit vor 1992 fehle.

Die Antragsgegnerin trat den Anträgen entgegen. Die Antragstellerin habe ihr behauptetes prioritätsälteres Firmenrecht nachzuweisen. Die Antragsgegnerin sei seit 13. Oktober 1964 im Firmenregister des Grundbuchs- und Öffentlichkeitsregisteramts in Liechtenstein eingetragen. Seit diesem Zeitpunkt sei sie in Liechtenstein und auch in Österreich geschäftlich unter ihrer Firma tätig. Die Marken der Antragsgegnerin hätten seit 13. Oktober 1964 aufgrund kontinuierlicher Benutzung in Österreich Priorität. Es widerspräche dem „europarechtlichen Gleichbehandlungsgebot“, wenn der Markengebrauch in einem EWR-Mitgliedsstaat nicht als Markengebrauch in einem anderen Mitgliedstaat eingestuft würde.

Im Übrigen wandte die Antragsgegnerin Verwirkung gemäß § 32 Abs 2 MSchG ein: Die Antragstellerin habe die Benutzung der Marken durch die Antragsgegnerin zumindest während fünf aufeinanderfolgenden Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet.

Die Nichtigkeitsabteilung gab den Anträgen hinsichtlich der Marken IR 859 177, 618 254 und 618 255 mit Wirksamkeit vom Zeitpunkt ihrer Registrierung für das Gebiet der Republik Österreich statt.

Sie traf – nach ausführlicher Darstellung und Würdigung der Ergebnisse des Beweisverfahrens – zusammengefasst folgende, zum Teil in der Beweiswürdigung und der rechtlichen Beurteilung enthaltene Sachverhaltsfeststellungen:

Die Antragstellerin wurde 1978 gegründet. Sie betrieb in den ersten vier bis fünf Jahren nach ihrer Gründung insgesamt acht Kanzleien in Österreich. Ihr Tätigkeitsbereich umfasste Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Bis 2005 waren die einzelnen Kanzleien mit jener in Wien rechtlich verbunden. Danach fand eine Trennung statt. Vier Kanzleien in Villach, Klagenfurt, St. Veit und Wien blieben über und traten (und treten) weiterhin unter dem Namen „CONFIDA“ auf.

Die Antragsgegnerin wurde am 13. Oktober 1964 in Liechtenstein für den Betrieb einer Treuhand- und Revisionsgesellschaft für folgende Tätigkeiten eingetragen: Revision, Unternehmensbewertung, Expertisen, Controlling, Steuer- und Unternehmensberatung, Buchführung für Dritte, Halten und Verwalten von Wertpapieren auf fiduziarischer Basis, Gestion und Abwicklung von Kommerzgeschäften für Dritte, Immobilienverwaltung, Immobilienhandel und Immobilientreuhand, Testamentsvollstreckung, Erbteilungen, Liquidationen, Treuhandfunktionen aller Art, EDV-Beratung und EDV-Ent-wicklung sowie Betrieb eines Rechenzentrums für Dritte.

In den 60er, 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts war die Antragsgegnerin im zu Liechtenstein grenznahen Raum für Kunden aus Vorarlberg geschäftlich tätig. Ihre Hauptbetätigung fand in Liechtenstein, Schweiz und in Westösterreich statt. Sie bot ihre Dienstleistungen unter der Firma „Confida“ an. 1977 hatte die Antragsgegnerin 30 bis 40 Kunden aus ganz Österreich. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erledigte die Antragsgegnerin auch die Buchhaltung für österreichische Firmen. Sie bot Beratungen an, um Optimierungen zu erzielen. Auch die Durchführung von Steuererklärungen bot sie an. Alle diese Dienstleistungen wurden bei den privaten Kunden und bei KMUs in Österreich erbracht; Buchhaltungstätigkeiten für österreichische KMUs waren auf die 70er Jahre beschränkt. Die Antragsgegnerin übernahm auch Mehrwertsteuerabwicklungen für Lieferungen österreichischer Kunden in die Schweiz. Diese Dienstleistung erbrachte sie in Liechtenstein. Dienstleistungen für große Unternehmen erfolgten von Liechtenstein aus.

Die Hälfte der Mitarbeiter, die bei der Antragsgegnerin beschäftigt sind, stammt aus Österreich. Mitarbeiter der Antragsgegnerin, die in Österreich ihren Wohnsitz hatten und österreichische Staatsbürger waren, akquirierten die österreichischen Kunden. Kunden aus Österreich wurden auch über Sparkassen und Banken akquiriert, die Angestellte der Antragsgegnerin alle drei bis vier Monate aufsuchten. Diese Praxis wird seit dem Jahr 1973 geübt.

Insgesamt hat die Antragsgegnerin (gemeint: derzeit) ca 800 Kunden, darunter sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen in einem Verhältnis von 20:80. 50 dieser Kunden stammen aus Österreich. Die Antragsgegnerin bietet ua Finanzierungsberatungen für österreichische Unternehmen bei liechtensteinischen und österreichischen Banken an, zB bei der Dornbirner Spar-kasse und der Hypobank.

Ca 10 % des von der Antragsgegnerin erzielten Gesamtumsatzes – dessen Höhe nicht feststellbar ist – stammt aus Österreich. Das galt auch im Jahr 1978. Von diesen 10 % des Umsatzes wurde ein großer Teil in Liechtenstein erwirtschaftet.

Im Jahr 1993 gründete die Antragsgegnerin eine eigene Bank, die Centrum Bank in Liechtenstein. 2005 ging sie eine Allianz mit der BDO ein, wodurch sie Zugang zu österreichischen Kunden erhielt. Die Antragsgegnerin ist Teil eines Kompetenzzentrums, das aus einer 1925 gegründeten liechtensteinischen Rechtsanwaltspartnerschaft, der 1964 gegründeten Antragsgegnerin und der 1993 gegründeten Centrum Bank AG besteht.

Werbemittel nach Österreich versendete die Antragsgegnerin nicht. Ihre Mitarbeiter nahmen allerdings Werbebroschüren zu Kundenbesuchen in Österreich mit. Messeauftritte fanden nicht statt.

Rechtlich vertrat die Nichtigkeitsabteilung, soweit für das Berufungsverfahren noch wesentlich, die Auffassung, dass eine dauernde wirtschaftliche Betätigung der Antragsgegnerin aus den Feststellungen nicht abzuleiten sei. Die in Österreich erzielten Umsätze lägen weit unter 10 % des Gesamtumsatzes der Antragsgegnerin. Der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit habe im Westen Österreichs stattgefunden, insbesondere im grenznahen Raum zu Liechtenstein.

Eine Löschung nach § 32 MSchG könne ua dann nicht begehrt werden, wenn beide Parteien das gleiche kennzeichnungskräftige Wort, welches auch wesentlicher Bestandteil der angefochtenen Marke sei, in ihrem Firmennamen führten und die Firma der Antragstellerin zwar gegenüber der angefochtenen Marke die bessere Priorität habe, aber jünger sei als die Firma der Antragsgegnerin. Da der Antragsgegnerin der Nachweis einer dauernden wirtschaftlichen Tätigkeit in Österreich nicht gelungen sei, sei von einem prioritätsälteren Firmenrecht der Antragstellerin auszugehen.

Die Antragsgegnerin beantragte mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten Berufung die Abänderung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung im Sinne einer Abweisung der Anträge der Antragstellerin.

Die Antragstellerin beantragt in ihrer Berufungsbeantwortung , der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung ist berechtigt.

1. Unstrittig ist, dass der Firmenbestandteil „CONFIDA“ originär kennzeichnungskräftig ist und dass Verwechslungsgefahr besteht.

2. Allein verfahrensentscheidend ist, ob der unterscheidungskräftige Kennzeichenbestandteil „CONFIDA“ der Firma der Antragsgegnerin auf einem im Verhältnis zur Antragstellerin prioritätsälteren Firmenrecht beruht.

2.1. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, ob und wann die Antragsgegnerin diese Firma in Österreich so in Gebrauch genommen hat, dass daraus auf den Beginn einer dauernden wirtschaftlichen Betätigung im Inland geschlossen werden konnte. Auf den Erwerb einer gewissen Verkehrsbekanntheit kommt es entgegen älterer Rechtsprechung nicht an (OPM Om 12/92 = ÖBl 1994, 134 – Dr. Schnell; 4 Ob 47/04x; RIS-Justiz RS0009433 [T6, T7]; zur Rechtslage in Deutschland vergleiche BGH I ZR 159/05 – afilias.de [Rz 16]). Eine Niederlassung ist nicht erforderlich, es genügt auch der Vertrieb von Waren über ein anderes Unternehmen (OPM Om 12/92 = ÖBl 1994, 134 – Dr. Schnell) oder jede andere wirtschaftliche Tätigkeit, die sich gezielt an inländische Kunden richtet (BGH I ZR 159/05 – afilias.de [Rz 17]).

2.2. Die Antragstellerin ist nach den Feststellungen seit 1978 unter ihrer Firma geschäftlich in Österreich tätig. Dieser Zeitpunkt ist somit für die Beurteilung, ob sich die Antragsgegnerin auf ein prioritätsälteres Firmenrecht berufen kann, maßgeblich.

2.3. Die Auffassung der Nichtigkeitsabteilung, eine dauernde wirtschaftliche Betätigung der Antragsgegnerin in Österreich sei nicht erkennbar, steht mit den getroffenen Feststellungen in Widerspruch:

2.3.1. Die Nichtigkeitsabteilung begründet ihre rechtliche Beurteilung im Wesentlichen damit, dass die in Österreich erzielten Umsätze der Antragsgegnerin im Vergleich zu ihrem Gesamtumsatz „weit unter 10%“ lagen und (Seite 8 der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung) „der Schwerpunkt der geschäftlichen Tätigkeit im Westen Österreichs war“.

2.3.2. Auf das Verhältnis des von der Antragsgegnerin in Österreich erzielten Umsatzes zu ihrem Gesamtumsatz kommt es allerdings ebenso wenig an wie darauf, ob der Schwerpunkt des in Österreich erwirtschafteten Umsatzes aus Westösterreich oder einem anderen Teil des Bundesgebiets stammt. Maßgeblich ist nur, ob die Antragsgegnerin unter ihrer Firma im Inland in einer Weise auftrat, die auf eine dauerhafte wirtschaftliche Betätigung schließen lässt.

2.3.3. Es steht fest, dass die Antragsgegnerin zum maßgeblichen Zeitpunkt des Beginns der Geschäftstätigkeit der Antragstellerin unter ihrem Firmennamen 30 bis 40 Kunden aus Österreich hatte. Ferner steht fest, dass die Antragsgegnerin nicht nur Dienstleistungen für österreichische Kunden in Liechtenstein und der Schweiz erbrachte – wie etwa Mehrwertsteuerabwicklungen und Dienstleistungen für große Unternehmen -, sondern dass sie auch in Österreich selbst für private Kunden und KMUs tätig war. Mitarbeiter der Antragsgegnerin – die etwa zur Hälfte aus Österreich stammen – akquirierten Kunden aus Österreich, wobei auch Werbebroschüren in Österreich übermittelt wurden. Überdies suchten Angestellte der Antragsgegnerin alle drei bis vier Monate österreichische Sparkassen und Banken auf, die ihrerseits der Antragsgegnerin Kunden vermittelten. Die Feststellungen belegen überdies, dass die Antragsgegnerin durchgehend, also bis zum heutigen Tag, Dienstleistungen für österreichische Kunden im Inland erbrachte. Entgegen dem erstinstanzlichen Vorbringen der Antragstellerin beschränkte sich die Tätigkeit nicht auf eine bloß gelegentliche Korrespondenz mit potentiellen inländischen Geschäftspartnern vom Ausland her. Nur wenn dies der Fall gewesen wäre, wäre ein Firmengebrauch im Inland zu verneinen (OPM Om 12/92 = ÖBl 1994, 134 – Dr. Schnell).

2.4. Die Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung reichen somit aus, um nach den maßgeblichen Umständen des Einzelfalls und unter Berücksichtigung der Art der von der Antragsgegnerin angebotenen Dienstleistungen – die zu einem wesentlichen Teil gegenüber österreichischen Kunden in einer beratenden Tätigkeit und der Erstellung der Buchhaltung bestanden bzw bestehen – eine dauernde wirtschaftliche Betätigung der Antragsgegnerin im Inland seit ihrer Gründung zu bejahen.

3. Bereits aus diesem Grund ist der Berufung der Antragsgegnerin Folge zu geben. Eines Eingehens auf den in der Berufung aufrecht erhaltenen Einwand der Verwirkung gemäß § 32 Abs 2 MSchG bedarf es daher ebenso wenig wie eines Eingehens auf die in der Berufung ebenfalls aufrecht erhaltenen europarechtlichen Erwägungen der Antragsgegnerin und ihren „Vorlageantrag an den EuGH“.

4. Die Entscheidung über die Kosten des Verfahrens vor der Nichtigkeitsabteilung und über die Kosten des Berufungsverfahrens gründet sich auf § 42 Abs 1 MSchG iVm §§ 122 Abs 1, 140 Abs 1 PatG und §§ 41, 50 ZPO. Die in der Berufung verzeichnete „Verbindungsgebühr“ (bezogen offenbar auf den „Vorlageantrag an den EuGH“) steht nicht zu.